定牌加工,其英文缩写为OEM(original Equipment Manufacture),直译为“原始设备厂商”,亦称“贴牌”、“定牌生产”、“代工生产”、“三来加工”。定牌加工有广义和狭义之分。狭义的定牌加工,是指自然人、法人或其他组织等接受定作人委托,生产带有他人注册商标的商品,商品全部交付定作人或者定作人指定的第三人,加工方对所加工的商品无处置权的行为。随着经济全球化、贸易自由化的发展,我国许多制造企业选择为大型跨国公司进行贴牌生产。定牌加工在推动我国经济发展的同时,也常常使加工企业陷入商标侵权的泥潭。一方面是由于定牌加工企业缺乏知识产权法律意识;另一方面,对于我国企业接受为国外商标权人的委托加工生产产品,贴附委托方的商标,并将产品销往国外,如果国外商标权人的商标与国内注册商标相同或者近似且使用于相同或者类似商品上时,委托方与加工方的行为是否构成商标侵权,知识产权界存在较大争议。深圳中院审理的“耐克商标案”为此类案件之典型。在司法实践和行政执法中,均把此类案件作为商标侵权处理。实际上,无论从商标侵权理论、相关法律规定还是从国家利益等方面考虑,都欠妥当。因此,正确认识定牌加工中的商标侵权问题成为必要。目前,对定牌加工商标侵权的探讨主要停留在个案认定,学术界至今没有从理论上对其进行全面、系统的研究。本文着眼于定牌加工的概念及法律特征,以商标侵权理论为基础,深入分析了定牌加工商标侵权的类型以及如何认定,并提出相关立法建议,力为解决实践中的难题。本文分四个部分对定牌加工商标侵权问题进行研究。第一部分是关于定牌加工的概述。该部分主要论述了定牌加工的概念、法律特征,定牌加工的产生及发展以及研究定牌加工商标侵权问题的必要性。首先,对定牌加工的定义,有狭义和广义之分。狭义的定牌加工与广义的定牌加工的主要区别在于,狭义的定牌加工中的加工方没有销售权,而广义的定牌加工,加工方可以根据委托方的授权销售加工产品。对于加工方销售产品的行为,可根据委托销售、商标使用许可等法律关系予以处理。因此,为论述之方便,本文采用狭义的定牌加工。其次,介绍了定牌加工产生的国际背景和国内背景,并从经济学的角度,以价值链理论为基础,简要论述了定牌加工产生的经济学基础,证明了定牌加工这种生产经营方式存在的合理性。最后,着眼于我国定牌加工的现状和实践中出现的商标侵权问题,指出研究定牌加工商标侵权的必要性。第二部分是关于定牌加工中商标侵权判定的理论基础,主要概述了混淆理论以及一般商标侵权行为的认定和侵权责任的归责原则,旨在构筑理论平台,为下一部分具体分析定牌加工中商标侵权问题做好铺垫。首先,从商标的识别功能出发,论述混淆理论是判定商标侵权的核心原则。其次,分析了侵权行为、侵权责任、归责原则的概念和关系,指出知识产权的民事责任归责原则的讨论,必须针对具体的侵权行为和责任形式。在商标侵权领域中,停止侵害与损害赔偿为主要的侵权责任形式。对停止侵害,应当采用无过错原则;对损害赔偿,应当采用过错原则。第三部分是文章重点论述的部分,在前一部分的基础上,深入分析了定牌加工的商标侵权类型以及如何认定的问题。这一部分又分为三个方面。首先,对加工方交付定作物的性质进行了分析。笔者从销售行为与加工行为的法律特点上分析比较,认为加工方交付定作物不是销售行为。其次,对什么是商标法上的“商标使用”进行了界定。“商标使用”在商标法上具有十分重要的意义,它既是维持商标权的必要条件,也是判断某种行为是否属于侵犯商标权行为的事实标准。在比较各国立法的基础上,提出“商标使用”应以“销售之目的”作为实质要件。在定牌加工中,加工方交付定作物不是销售行为,因此,其贴附商标不是商标法上的“商标使用”,仅为完成定作加工任务的行为。从定牌加工的本质上来说,商标使用人应为委托方。然后,以委托方是否享有商标权和加工产品销售地为标准,将定牌加工分为六种类型,并分别对六种类型是否构成对国内注册商标权的侵犯进行了分析,以理清定牌加工中纷繁复杂的问题。第四部分在前面论述的基础上深入分析“耐克商标案”。我国加工企业接受国外商标权人的委托加工生产产品,贴附委托方的商标,并将产品销往国外,如果国外商标权人的商标与国内注册商标相同或者近似且使用于相同或者类似商品上时,委托方与加工方的行为是否构成商标侵权的问题为理论界讨论的热点,而“耐克商标案”正是此类定牌加工之典型。该部分对“耐克商标案”进行了深入剖析。笔者认为,从混淆理论、商标侵权理论以及定牌加工的性质等方面都不应当认定委托方与加工方构成商标侵权。根据《联合国国际货物销售合同公约》的相关规定,国内注册商标权人如果提出权利主张应当以货物最终销售地的法律,而不是加工方所在地的法律为依据。也就是说,商标侵权判定应当以货物销售地的法律为准。此外,本案也引发了笔者对此类案件的进一步思考:其一,此类案件体现了商标地域性与国际自由贸易的冲突;其二,此案还反映出我国《知识产权海关保护条例》保护过严的问题。第五部分是关于解决定牌加工中商标侵权问题的立法建议。首先,在商标法上应当明确规定是否导致“混淆”为判断商标侵权的原则,并将“为销售之目的”作为商标使用的实质要件予以规定。对于定牌加工中的商标侵权问题,应当出台相关司法解释,以处理实践中的纠纷。对于知识产权海关保护过严是否应当予以修改的问题,笔者认为,在我国假冒仿冒名牌较为严重的情况下,过严保护有利于阻止侵权产品流往国外,有其存在的必要性。但鉴于涉外定牌加工中问题的特殊性,可以采取较为灵活的处理方式,例如加工方如果能够提供委托方为合法商标权人的权利证明书,且经审查在进口国不构成商标侵权的,海关就不应当扣留货物。