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摘 要：创造性是发明专利实质审查意见通知书中最常见的内容，也是最能考验申请人或代理人对审查意见答复技巧的部分，审查意见答复中的意见陈述的理由的充分程度对于一件案件的最终走向常常起到很重要的作用。该文结合实际案例对审查意见答复的技巧进行分析，希望对申请人或代理人能有一定的帮助。
关键词：事实 创造性 技术特征
中图分类号：G306.3 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2019）04（c）-0224-02
1 仔细核对本申请及对比文件，准确把握事实
首先，申请人或代理人要充分理解本申请、对比文件的技术内容以及审查意见通知书，然后仔细核对审查意见通知书中所列出的对比文件公开的特征和区别是否存在遗漏、偏差等情况。如果申请人或代理人能够准确把握事实，发现并指出审查员审查意见通知书中存在的事实认定不恰当的地方，那么后续审查员的审查意见将会重新考虑本申请的创造性，这样即使审查意见仍认为本申请不具备创造性也会给申请人后续再一次意见陈述创造了机会。此外，对于审查员认定准确公开的事实，切忌胡乱进行质疑，以免给审查员留下不专业的影响。
审查员针对技术构思和机械机构的主体部分已经采用对比文件评述或者适当说理，但是申请人针对机械元件的种类予以无限制的扩大讨论。比如某申请，采用PLC控制炉窑温度的系统，为了争辩其创造性问题，从骡马拉货，谈论到独轮车拉货、自行车拉货、三轮车拉货、小卡车拉货，普通火车拉货、高铁拉货，飞机拉货和航天器拉货，意见陈述洋洋洒洒，就是不针对PLC控制系统的结构性特征予以意见陈述，这样没有就事论事，未作出有效的意见陈述，并没有起到针对言之有物的内容予以充分沟通交流的目的。
案例1：本申请涉及一种有源RFID标签，对比文件公开了一种用于射频识别的RFID标签，审查员在审查意见通知书中认为对比文件公开了“RFID标签”就隐含公开了“有源RFID标签”，而在现有技术中射频标签包括有源和无源两种，因此对比文件并没有公开“有源”，应该将其列为区别。如果此时申请人或代理人就此事实认定进行有理有据的意见陈述，就有可能会给申请人或代理人后续创造再一次意见陈述的机会。
（2）不就事论事而无限制的扩大讨论范围。
审查员针对技术构思和机械机构的主体部分已经采用对比文件评述或者适当说理，但是申请人针对机械元件的种类予以无限制的扩大讨论。比如某申请，采用PLC控制炉窑温度的系统，为了争辩其创造性问题，从骡马拉货，谈论到独轮车拉货、自行车拉货、三轮车拉货、小卡车拉货，普通火车拉货、高铁拉货，飞机拉貨和航天器拉货，意见陈述洋洋洒洒，就是不针对PLC控制系统的结构性特征予以意见陈述，审查员认为没有就事论事，未作出有效的意见陈述，在作出回应时可一笔带过，而是针对言之有物的内容予以沟通交流。
2 抓住重点进行有效陈述
（1）针对发明点进行重点陈述。
本申请与对比文件的区别是创造性意见陈述的切入点，不管是什么样的技术效果都是由所述区别带来的。在意见陈述时，首先应指出本申请与对比文件所具有的区别有哪些，然后针对重要的、体现发明点的区别进行详细陈述，比如，对技术效果有重要影响的、对工艺流程有突破性的。对于区别所带来的技术效果，可以引用说明书的依据进行说明，以便更具有说服力。下面以案例2进行举例说明。
案例2：本申请与对比文件的区别在于：若所述场强值小于所述第二门限值，则禁止与所述磁信号的发射装置通过射频通道进行数据交换;若所述场强值小于所述第一门限值并且大于所述第二门限值，则允许与所述磁信号的发射装置通过射频通道进行数据交换;若所述场强值大于所述第一门限值，则发出报警信号。
审查意见通知书中指出：设置两个门限值以对场强值进行判断，根据场强值的范围确定是否允许交易，是本领域常用的设计选择，为有效地阻止了人为地改造读卡器等磁信号发射装置导致误刷卡和盗刷卡的现象，保证用户的刷卡安全，本领域技术人员容易想到设置两个门限值对场强值进行判断，只有磁信号强度值满足在门限区间内时才允许进行交易。
申请人在意见陈述中指出：现有技术中没有记载“采用设置两个门限值确定有效刷卡距离范围，使得只有磁信号强度值满足在门限区间内时才允许进行交易”的设计方式。根据本申请说明书第19段的记载：本发明利用两个门限值确定有效刷卡距离范围，使得只有磁信号强度值满足在门限区间内时才允许进行交易，而一旦超过门限区间的上限，就会报警并中断交易，因而提高了交易距离的可靠性，有效地阻止了人为地改造读卡器等磁信号发射装置导致误刷卡和盗刷卡的现象，保证了用户的刷卡安全，提升了用户体验。
可见，申请人或代理人在意见陈述中并没有对场强值的范围而执行什么样的操作进行陈述，因为这些特征确实是本领域的常用的技术手段，即申请人或代理人花费再多的笔墨进行说理或强调其技术效果，也难令人信服，果断放弃陈这类技术特征不仅省时省力，也使得意见陈述重点突出，有利于审查员理解本申请的发明点所在，便于后续的审查，使得交流更有针对性。申请人或代理人在意见陈述中仅仅抓住了本申请与对比文件的重要区别，即设置两个门限值确定有效刷卡距离范围，其意见陈述很简短但恰恰抓住了本案的要害。根据该意见陈述，审查员得到的信息是：本申请突破了常规的设计，采用两个门限值确定有效刷卡距离范围，保证了用户刷卡安全，起到了很好的技术效果。在这种情况下，申请人或代理人给出了这样的结论：在没有检索到本申请发明点的现有技术的情况下，审查员应对本申请的创造性予以考虑。
（2）不能仅指出某技术特征不是本领域的常规技术手段而无说理。 申请人或代理人如果仅指出某特征不是本领域的常规技术手段而没有充分的说理，该意见陈述通常会被认为不具有说服力。如果在意见陈述中加强说理，就有可能会给申请人或代理人创造再一次意见陈述的机会。例如，案例2就是由于申请人或代理人充分陈述区别特征不是本领域的常规技术手段的例子。
（3）切忌意见陈述强调的技术特征未限定在权利要求中。
申请人或代理人在意见陈述中强调本申请采用了特定技术特征，如特定的原料，但是一原料没有限定在独立权利要求中，甚至没有出现权利要求书中，那么这一重要特征对权利要求是没有限定作用的，这种陈述也是没有意义的，应该将该特征补入独立权利要求中。
（4）判断创造性的依据。
在我国，判断创造性的依据是专利法、专利法实施细则和审查指南的相关内容，与发明创立的途径、其他国家的审查结论和学术期刊的收录情况均无关。因此，申请人或代理人在意见陈述中指出“本发明大量劳动获得”、“本发明在国外已获授权”以及“本发明已发表于……”都是不具有说服力的。
3 修改独立權利要求，挖掘从属权利要求及说明书中的技术贡献
审查员认定的技术贡献特别是独立权利要求1的技术构思，已经被对比文件记载;审查员依然采用公知常识等理由对从属权利要求的创造性予以了质疑，这个时候申请人别一味地否定自己。因为审查员为了维护公众的利益，对其他技术方案的质疑是合理的。基于这种情形，申请人最好认定有其他技术构思和贡献在从属权利要求中，合并到原独立权利要求中，对审查员予以合理的说服。比如某申请在说明书中能够看出有蓝牙技术控制光线、LED反向扫描的技术思路，申请人在原权利要求1中明显只是记载了蓝牙技术控制光线，而这个时候的审查员至检索到第一项技术能够评述创造性，对于其他特征均采用了公知说理，对于第二项技术思路并未找到合适的文件或者根本找不到。此时申请人不如对于真正的技术贡献要求保护予以明确。
参考文献
[1] 张殊卓，旭昀，赵楠，等.创造性意见陈述的撰写重点及误区[J].中国发明与专利，2016（2）：124-128.
[2] 梁明升.中华人民共和国国家知识产权局，答复审查意见时修改申请文件之技巧[J].中国发明与专利，2007（11）：63-64.
关键词：事实 创造性 技术特征
中图分类号：G306.3 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2019）04（c）-0224-02
1 仔细核对本申请及对比文件，准确把握事实
首先，申请人或代理人要充分理解本申请、对比文件的技术内容以及审查意见通知书，然后仔细核对审查意见通知书中所列出的对比文件公开的特征和区别是否存在遗漏、偏差等情况。如果申请人或代理人能够准确把握事实，发现并指出审查员审查意见通知书中存在的事实认定不恰当的地方，那么后续审查员的审查意见将会重新考虑本申请的创造性，这样即使审查意见仍认为本申请不具备创造性也会给申请人后续再一次意见陈述创造了机会。此外，对于审查员认定准确公开的事实，切忌胡乱进行质疑，以免给审查员留下不专业的影响。
审查员针对技术构思和机械机构的主体部分已经采用对比文件评述或者适当说理，但是申请人针对机械元件的种类予以无限制的扩大讨论。比如某申请，采用PLC控制炉窑温度的系统，为了争辩其创造性问题，从骡马拉货，谈论到独轮车拉货、自行车拉货、三轮车拉货、小卡车拉货，普通火车拉货、高铁拉货，飞机拉货和航天器拉货，意见陈述洋洋洒洒，就是不针对PLC控制系统的结构性特征予以意见陈述，这样没有就事论事，未作出有效的意见陈述，并没有起到针对言之有物的内容予以充分沟通交流的目的。
案例1：本申请涉及一种有源RFID标签，对比文件公开了一种用于射频识别的RFID标签，审查员在审查意见通知书中认为对比文件公开了“RFID标签”就隐含公开了“有源RFID标签”，而在现有技术中射频标签包括有源和无源两种，因此对比文件并没有公开“有源”，应该将其列为区别。如果此时申请人或代理人就此事实认定进行有理有据的意见陈述，就有可能会给申请人或代理人后续创造再一次意见陈述的机会。
（2）不就事论事而无限制的扩大讨论范围。
审查员针对技术构思和机械机构的主体部分已经采用对比文件评述或者适当说理，但是申请人针对机械元件的种类予以无限制的扩大讨论。比如某申请，采用PLC控制炉窑温度的系统，为了争辩其创造性问题，从骡马拉货，谈论到独轮车拉货、自行车拉货、三轮车拉货、小卡车拉货，普通火车拉货、高铁拉货，飞机拉貨和航天器拉货，意见陈述洋洋洒洒，就是不针对PLC控制系统的结构性特征予以意见陈述，审查员认为没有就事论事，未作出有效的意见陈述，在作出回应时可一笔带过，而是针对言之有物的内容予以沟通交流。
2 抓住重点进行有效陈述
（1）针对发明点进行重点陈述。
本申请与对比文件的区别是创造性意见陈述的切入点，不管是什么样的技术效果都是由所述区别带来的。在意见陈述时，首先应指出本申请与对比文件所具有的区别有哪些，然后针对重要的、体现发明点的区别进行详细陈述，比如，对技术效果有重要影响的、对工艺流程有突破性的。对于区别所带来的技术效果，可以引用说明书的依据进行说明，以便更具有说服力。下面以案例2进行举例说明。
案例2：本申请与对比文件的区别在于：若所述场强值小于所述第二门限值，则禁止与所述磁信号的发射装置通过射频通道进行数据交换;若所述场强值小于所述第一门限值并且大于所述第二门限值，则允许与所述磁信号的发射装置通过射频通道进行数据交换;若所述场强值大于所述第一门限值，则发出报警信号。
审查意见通知书中指出：设置两个门限值以对场强值进行判断，根据场强值的范围确定是否允许交易，是本领域常用的设计选择，为有效地阻止了人为地改造读卡器等磁信号发射装置导致误刷卡和盗刷卡的现象，保证用户的刷卡安全，本领域技术人员容易想到设置两个门限值对场强值进行判断，只有磁信号强度值满足在门限区间内时才允许进行交易。
申请人在意见陈述中指出：现有技术中没有记载“采用设置两个门限值确定有效刷卡距离范围，使得只有磁信号强度值满足在门限区间内时才允许进行交易”的设计方式。根据本申请说明书第19段的记载：本发明利用两个门限值确定有效刷卡距离范围，使得只有磁信号强度值满足在门限区间内时才允许进行交易，而一旦超过门限区间的上限，就会报警并中断交易，因而提高了交易距离的可靠性，有效地阻止了人为地改造读卡器等磁信号发射装置导致误刷卡和盗刷卡的现象，保证了用户的刷卡安全，提升了用户体验。
可见，申请人或代理人在意见陈述中并没有对场强值的范围而执行什么样的操作进行陈述，因为这些特征确实是本领域的常用的技术手段，即申请人或代理人花费再多的笔墨进行说理或强调其技术效果，也难令人信服，果断放弃陈这类技术特征不仅省时省力，也使得意见陈述重点突出，有利于审查员理解本申请的发明点所在，便于后续的审查，使得交流更有针对性。申请人或代理人在意见陈述中仅仅抓住了本申请与对比文件的重要区别，即设置两个门限值确定有效刷卡距离范围，其意见陈述很简短但恰恰抓住了本案的要害。根据该意见陈述，审查员得到的信息是：本申请突破了常规的设计，采用两个门限值确定有效刷卡距离范围，保证了用户刷卡安全，起到了很好的技术效果。在这种情况下，申请人或代理人给出了这样的结论：在没有检索到本申请发明点的现有技术的情况下，审查员应对本申请的创造性予以考虑。
（2）不能仅指出某技术特征不是本领域的常规技术手段而无说理。 申请人或代理人如果仅指出某特征不是本领域的常规技术手段而没有充分的说理，该意见陈述通常会被认为不具有说服力。如果在意见陈述中加强说理，就有可能会给申请人或代理人创造再一次意见陈述的机会。例如，案例2就是由于申请人或代理人充分陈述区别特征不是本领域的常规技术手段的例子。
（3）切忌意见陈述强调的技术特征未限定在权利要求中。
申请人或代理人在意见陈述中强调本申请采用了特定技术特征，如特定的原料，但是一原料没有限定在独立权利要求中，甚至没有出现权利要求书中，那么这一重要特征对权利要求是没有限定作用的，这种陈述也是没有意义的，应该将该特征补入独立权利要求中。
（4）判断创造性的依据。
在我国，判断创造性的依据是专利法、专利法实施细则和审查指南的相关内容，与发明创立的途径、其他国家的审查结论和学术期刊的收录情况均无关。因此，申请人或代理人在意见陈述中指出“本发明大量劳动获得”、“本发明在国外已获授权”以及“本发明已发表于……”都是不具有说服力的。
3 修改独立權利要求，挖掘从属权利要求及说明书中的技术贡献
审查员认定的技术贡献特别是独立权利要求1的技术构思，已经被对比文件记载;审查员依然采用公知常识等理由对从属权利要求的创造性予以了质疑，这个时候申请人别一味地否定自己。因为审查员为了维护公众的利益，对其他技术方案的质疑是合理的。基于这种情形，申请人最好认定有其他技术构思和贡献在从属权利要求中，合并到原独立权利要求中，对审查员予以合理的说服。比如某申请在说明书中能够看出有蓝牙技术控制光线、LED反向扫描的技术思路，申请人在原权利要求1中明显只是记载了蓝牙技术控制光线，而这个时候的审查员至检索到第一项技术能够评述创造性，对于其他特征均采用了公知说理，对于第二项技术思路并未找到合适的文件或者根本找不到。此时申请人不如对于真正的技术贡献要求保护予以明确。
参考文献
[1] 张殊卓，旭昀，赵楠，等.创造性意见陈述的撰写重点及误区[J].中国发明与专利，2016（2）：124-128.
[2] 梁明升.中华人民共和国国家知识产权局，答复审查意见时修改申请文件之技巧[J].中国发明与专利，2007（11）：63-64.