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[摘 要]惯用手段的直接置换通常仅用于使用抵触申请评价专利申请的新颖性。在抵触申请的审查实践中，对于惯用手段的直接置换的理解和把握是评判新颖性的关键。本文基于实际案例分析了惯用手段的直接置换在新颖性审查中的局限性，从立法宗旨出发，结合国外的一些关于惯用手段的直接置换的审查标准以及我国目前的实际情况，阐述了如何把握惯用手段的直接置换的审查标准，并提出以“广义的重复授权”为原则来判断抵触申请中惯用手段的直接置换。
[关键词]惯用手段的直接置换 抵触申请 新颖性 广义的重复授权
中图分类号：D923.43 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）16-0318-02
引言
专利法第二十二条第二款的规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。对于后半部分的规定，这是判断新颖性时应当考虑的一种较为特殊的情况，当在后申请的权利要求所要求保护的发明或实用新型已经被在先申请的整个申请文件所披露，则在先申请构成了在后申请的抵触申请。
在先申请是一种特殊的现有技术，在认定在先申请构成在后申请的抵触申请的情况下[1]，其审查基准适用《专利审查指南》第二部分第三章第3.2节的“新颖性的审查基准”规定：相同内容的发明或者实用新型；具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围。而在实际的审查实践中，抵触申请的判断难点主要在于“惯用手段的直接置换”。尽管《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节对“惯用手段的直接置换”的问题给出了螺栓与螺钉的示例参考，但是在涉及到具体发明申请审查时，对这一示例参考的理解和扩展应用存在诸多疑惑，并因此会导致不一致的审查结论。为了更准确地贯彻三性评判为主线的全面审查，本文将结合实际案例从立法宗旨出发，对其进行理论分析和研究，以深入理解和正确使用“惯用手段的直接置换”。
一、各局有关“惯用手段的直接置换”的规定
1.他局关于“惯用手段的直接置换”的判定
（1）《欧洲专利局审查指南》
《欧洲专利局审查指南》的G部分第六章（CHAPTER Ⅵ）第2节：在考虑新颖性时，将一篇文件的教导不能解释为 “包含了该文件并未公开的公知等同物（Well-know Equivalents）”，“包含了该文件并未公开的公知等同物”的理解应属于一个创造性的问题。也就是说，这种公知等同物的使用不能破换新颖性，只能影响创造性。
同时，《欧洲专利公约》第54条第（3）款规定现有技术包括抵触申请，但是其第56条明确规定在判断创造性时不考虑抵触申请；本条第五款规定现有技术不包括抵触申请，本条第三款规定“创造性，是指与现有技术相比……”，间接地表明也不考虑抵触申请[1]。
由此可见，尽管我国与欧洲专利局关于抵触申请的表达方式有所不同，但是却殊途同归，抵触申请均不作为创造性的判断标准。
（2）日本专利局审查指南
在JPO的判定中，如果技术方案记载在在先申请中，则权利要求与之实质相同就不具备新颖性。在新颖性部分，对于实质上相同的发明的规定是：（A）、仅为“惯用手段的转换”；（B）、仅为“惯用手段的附加或削除”；（C）、仅为“材料转换或均等物取代”；（D）、仅为“均等手段的转换”；（E）、仅为“形状或配置的限定或变更”。即如果专利申请要求保护的技术方案与在先申请的内容之间存在区别为：用于解决问题的具体手段的添加、删除、替换，没有产生新的效果时，也认为是相同的发明。
JPO解释“实质上相同”这一做法的考虑是，抵触申请不能用于评述创造性，如果不采取实质相同的标准，则其中记载的方案只要与权利要求不完全相同，即使非常接近也不能阻止该权利要求被授予专利权。因此为了防止低水平的发明申请被授权，JPO采取了上述抵触申请新颖性的判断法[2]。
2.我局关于“惯用手段的直接置换”的判定
相似于欧洲专利局的“公知等同物”只能影响创造性，在我国《专利审查指南》中则采用了“惯用手段的直接置换”和“已知手段的等效替代”两种不同的描述，而“已知手段的等效替代”适用于评述创造性，“惯用手段的直接置换”适用于抵触申请。
二、“惯用手段的直接置换”在现有审查实践中的判定标准
根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节的相关内容，我局关于“惯用手段的直接置换”的判定目前存在如下的理解方式：惯用手段的直接置换应当是所属技术领域的技术人员在解决某个问题时熟知和常用、可以互相置换，且产生技术效果预期相同的技术手段。若置换的技术手段与原技术手段的特征相比，并非熟知或经常使用；或者可以解决不同的技术问题；或者在技术方案中所起的功能或作用不同；或者置换为整个技术方案带来了一定的技术效果，则不能简单认定这种置换属于惯用手段的直接置换。另外，这种惯用技术之间的简单置换仅仅涉及技术方案中无关紧要之处的非实质性变化[3]。因此，在审查实践中，部分审查员认为应该严格按照类似螺栓和螺钉的“惯用手段”作为审查标准，此类型外的在后申请则不受抵触申请的影响，并且“惯用手段的直接置换”不能涉及申请人请求保护的发明点。
下面通过一个具体案例来对上述观点进行分析。
案例一：一种可调节的预应力连接装置
在先申请的发明提供一种可调节的预应力连接装置，其包括由圆头连接螺栓和大正六棱柱体套筒连接组成连接件Ⅰ，小正六棱柱体套筒组成的连接件Ⅱ构成，小正六棱柱体套筒内部设有正反扣内螺纹，并公开了预应力连接装置的连接方法为：先将连接件Ⅰ和连接件Ⅱ连接在一起，再将连接杆分别插入连接件Ⅰ和连接件Ⅱ以组成连接杆、连接件Ⅰ和连接件Ⅱ的水平连接。
[关键词]惯用手段的直接置换 抵触申请 新颖性 广义的重复授权
中图分类号：D923.43 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）16-0318-02
引言
专利法第二十二条第二款的规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利文件中。对于后半部分的规定，这是判断新颖性时应当考虑的一种较为特殊的情况，当在后申请的权利要求所要求保护的发明或实用新型已经被在先申请的整个申请文件所披露，则在先申请构成了在后申请的抵触申请。
在先申请是一种特殊的现有技术，在认定在先申请构成在后申请的抵触申请的情况下[1]，其审查基准适用《专利审查指南》第二部分第三章第3.2节的“新颖性的审查基准”规定：相同内容的发明或者实用新型；具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段的直接置换、数值和数值范围。而在实际的审查实践中，抵触申请的判断难点主要在于“惯用手段的直接置换”。尽管《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节对“惯用手段的直接置换”的问题给出了螺栓与螺钉的示例参考，但是在涉及到具体发明申请审查时，对这一示例参考的理解和扩展应用存在诸多疑惑，并因此会导致不一致的审查结论。为了更准确地贯彻三性评判为主线的全面审查，本文将结合实际案例从立法宗旨出发，对其进行理论分析和研究，以深入理解和正确使用“惯用手段的直接置换”。
一、各局有关“惯用手段的直接置换”的规定
1.他局关于“惯用手段的直接置换”的判定
（1）《欧洲专利局审查指南》
《欧洲专利局审查指南》的G部分第六章（CHAPTER Ⅵ）第2节：在考虑新颖性时，将一篇文件的教导不能解释为 “包含了该文件并未公开的公知等同物（Well-know Equivalents）”，“包含了该文件并未公开的公知等同物”的理解应属于一个创造性的问题。也就是说，这种公知等同物的使用不能破换新颖性，只能影响创造性。
同时，《欧洲专利公约》第54条第（3）款规定现有技术包括抵触申请，但是其第56条明确规定在判断创造性时不考虑抵触申请；本条第五款规定现有技术不包括抵触申请，本条第三款规定“创造性，是指与现有技术相比……”，间接地表明也不考虑抵触申请[1]。
由此可见，尽管我国与欧洲专利局关于抵触申请的表达方式有所不同，但是却殊途同归，抵触申请均不作为创造性的判断标准。
（2）日本专利局审查指南
在JPO的判定中，如果技术方案记载在在先申请中，则权利要求与之实质相同就不具备新颖性。在新颖性部分，对于实质上相同的发明的规定是：（A）、仅为“惯用手段的转换”；（B）、仅为“惯用手段的附加或削除”；（C）、仅为“材料转换或均等物取代”；（D）、仅为“均等手段的转换”；（E）、仅为“形状或配置的限定或变更”。即如果专利申请要求保护的技术方案与在先申请的内容之间存在区别为：用于解决问题的具体手段的添加、删除、替换，没有产生新的效果时，也认为是相同的发明。
JPO解释“实质上相同”这一做法的考虑是，抵触申请不能用于评述创造性，如果不采取实质相同的标准，则其中记载的方案只要与权利要求不完全相同，即使非常接近也不能阻止该权利要求被授予专利权。因此为了防止低水平的发明申请被授权，JPO采取了上述抵触申请新颖性的判断法[2]。
2.我局关于“惯用手段的直接置换”的判定
相似于欧洲专利局的“公知等同物”只能影响创造性，在我国《专利审查指南》中则采用了“惯用手段的直接置换”和“已知手段的等效替代”两种不同的描述，而“已知手段的等效替代”适用于评述创造性，“惯用手段的直接置换”适用于抵触申请。
二、“惯用手段的直接置换”在现有审查实践中的判定标准
根据《专利审查指南》第二部分第三章第3.2.3节的相关内容，我局关于“惯用手段的直接置换”的判定目前存在如下的理解方式：惯用手段的直接置换应当是所属技术领域的技术人员在解决某个问题时熟知和常用、可以互相置换，且产生技术效果预期相同的技术手段。若置换的技术手段与原技术手段的特征相比，并非熟知或经常使用；或者可以解决不同的技术问题；或者在技术方案中所起的功能或作用不同；或者置换为整个技术方案带来了一定的技术效果，则不能简单认定这种置换属于惯用手段的直接置换。另外，这种惯用技术之间的简单置换仅仅涉及技术方案中无关紧要之处的非实质性变化[3]。因此，在审查实践中，部分审查员认为应该严格按照类似螺栓和螺钉的“惯用手段”作为审查标准，此类型外的在后申请则不受抵触申请的影响，并且“惯用手段的直接置换”不能涉及申请人请求保护的发明点。
下面通过一个具体案例来对上述观点进行分析。
案例一：一种可调节的预应力连接装置
在先申请的发明提供一种可调节的预应力连接装置，其包括由圆头连接螺栓和大正六棱柱体套筒连接组成连接件Ⅰ，小正六棱柱体套筒组成的连接件Ⅱ构成，小正六棱柱体套筒内部设有正反扣内螺纹，并公开了预应力连接装置的连接方法为：先将连接件Ⅰ和连接件Ⅱ连接在一起，再将连接杆分别插入连接件Ⅰ和连接件Ⅱ以组成连接杆、连接件Ⅰ和连接件Ⅱ的水平连接。