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中国企业怎样才能避免“断头台”的伤害。理想的情况是，如果中国公司或其他国家的公司通过许可来避免被美国法律制度纠缠而顺利进入美国市场，被授权人必须尽可能地避免断头许可，尽力获得针对有关专利的“终生许可”。
美国专利赋予其所有者将侵犯其专利的产品逐出美国市场的权利。美国专利的所有者可以向美国地区法院或美国国际贸易委员会（ITC）或其他机构呈交诉状，起诉他们认为进口侵犯其产品专利的公司。适用美国法律制度的中国及其他外国公司经常在美国因为专利许可问题遭到起诉。但是，如果你想利用许可来避免在美国被卷入官司或在诉讼中胜出，你就必须学会怎样在许可到期之时保护自己。
1、适用美国法律制度的外国公司面临的问题
美国法院运用陪审团来裁定专利案件，陪审团成员来自普通美国公民。研究了美国的陪审团裁决方法之后，我们发现，陪审团在裁决过程中往往明显地偏袒本国公司，而做出对外国公司不利的裁决。现任美国联邦巡回上诉法院法官的金伯利·穆尔（Kimberly Moore）进行了大量调查，就这个问题发表了一系列文章。例如署名为“金伯利·穆尔”的《法官、陪审团、专利案件——暗箱操作实证研究》（参见 99 Mich. L. Rev. 363 (2000)）。虽然该项研究没有获得一致性结论，但是有权威人士认为：“专利陪审团表示出对专利发明者的明显偏袒和对外国人的明显不公。”（引自《知识产权和信息财富：数字时代的问题与实践》第2卷，余大梓（Peter Yu）编辑（2007），添加了强调符号）。
另外，美国法律制度允许广泛的“文件透露”。文件透露是一个文件审查过程。根据相关法律，专利所有人可以强迫对方出具有关涉嫌侵权的产品的设计、制作、销售的纸质或电子记录，强迫对方的工程师和主管人员在所谓“宣誓作证”的过程中接受律师的质询，并回答专利所有人草拟和提交的书面问题（分别称为“质询”和“请求确认”）（参见《联邦民事诉讼程序规则》第26、30、33、34、37和45条）。虽然如果在美国被起诉，您也可以运用这些文件透露工具，但是美国公司已经将美国法律制度精神融入其日常运作之中，而您的公司可能很难对付这种独特的、带有很大强制性的“文件透露”。
2、用许可来规避美国公司的诉讼：在现有许可结束之前，甚至在初次签署许可之前就规划好这种潜在问题
因为美国市场的重要地位，同时也因为美国法律制度中陪审团裁决和“文件透露过程”的特殊性，为了避免上述过程，中国和其他外国公司大都同意向美国的专利所有人支付许可费。但是，一般来说，这些许可的有效期只有一年：对于被许可人来说，这种专利许可授权方式存在陷阱，尤其当这种许可属于“断头许可”的时候。
那么，何为“断头许可”？这种许可和陪审团审判有什么关系？断头许可是一种许可协议，这种许可协议授予被授权人的专利使用期为一年，期满后有效期立即被“砍断”。因此可能出现这样一种情况：一个产品昨天还享有专利使用许可，今天就成了侵权产品。
中国企业怎样才能避免“断头台”的伤害。理想的情况是，如果中国公司或其他国家的公司通过许可来避免被美国法律制度纠缠而顺利进入美国市场，被授权人必须尽可能地避免断头许可，尽力获得针对有关专利的“终生许可”。也就是说，在该专利的有效期内，该许可一直有效。若该许可的授权人在该许可的有效期内申请了新的专利，那么在有效期方面，该许可同样适用于后来的专利，即，在后者的有效期内，该许可一直有效。但是，在很多时候，谈判的结果介于“砍刀高悬”和“终生许可”之间。
任何不能满足“终生许可”要求的许可都是专利所有人为后来在美国进行专利侵权诉讼埋下的“伏笔”：在许可期满后的第二次谈判中，专利所有人就拥有了相较于第一次谈判更高专利使用费的更多话语权。为什么？因为在任何一个美国陪审团审判诉讼中，有效期已经到期或即将到期的先前许可将会成为陪审团的覆核证据，先前的许可将被陪审团视为中方被授权人承认侵权的供认书。其中的逻辑是，如果中方产品不会侵犯对方的专利，那中方为什么在过去要向对方支付使用费呢？
如果企业获得的许可不是针对该专利的“终生许可”，也就是说，假如该企业获得是断头许可的话，那么这种安排就是一种权宜之计。要想真正远离官司，被授权人必须认真规划，在许可有效期内开发出自己的设计，摆脱许可人的专利或组合。同时，还要能够证明被许可人对其产品的改变有多显著。不管被授权人是否能够开发出自己的设计，在“现实生活”中，人们一般将许可看作是继续正常经营的条件，而不是转用其他设计或技术的“腾挪空间”。当然，在许可的有效期内，被许可人可以通过申请或购买专利来打造自己的专利组合，以期将来在更新许可的谈判中获得更多的话语权。但是，首先被许可人会因为过去曾支付了专利使用费而让自己处于不利地位；其次中国企业会因为美国陪审团偏袒本国公司而受损失。
3、许可协议更新的仲裁条款让相关规则趋于公平
一般说来，中国企业最好避免和美国法院打交道。中国企业怎样才能在许可到期且尚未达成更新或延期协议的情况下远离美国法院？可以采取下面两个方案之一：1）在第一次谈判中务必获得专利的终生许可，这样就可以无需进行第二次谈判；2）在许可协议中坚持仲裁条款，申明将来一旦出现有关专利、许可协议、许可更新、许可后行为或被许可的产品、产品侵权诉讼的争议，不管索赔要求的性质如何，不管是专利侵权、不正当竞争，还是根据州法律或联邦法律（包括337条款、美国国际贸易委员会的诉讼原则）提出的任何其他索赔要求，一律通过仲裁，而不是通过法院解决出现的纠纷。
美国的专利所有者一般都会同意进行仲裁，但同时会提出一个例外条款：允许专利所有者向法院提出禁令，或要求法院下令禁止美国进口中国企业的产品。中国企业没必要否决禁令这种例外条款，因为专利所有者先前转让许可是为了获得金钱，不难看出，专利所有者的目的只不过是为了金钱，他们之所以要求增加例外条款、采用禁令救济，其意图就是绕过仲裁，试图获得法院指令或ITC禁止入境令，运用这种高压策略在更新许可谈判的过程中索要更高价格。
中国企业应选用什么样的仲裁方式？除了很多小型机构外，美国有两个大型仲裁机构管理仲裁业务。另外，双方可以协商一致，进行内部仲裁，而无需申请外部仲裁。在美国，最受欢迎的两个仲裁机构是美国仲裁协会（AAA）和国际商会仲裁院（ICC）。这两个机构不裁定纠纷，而是通过采取相关规则，通过向仲裁员发放相关费用、分配文件处理工作来管理仲裁流程。在职责上，两个机构属于辅助和文书性质：实际的仲裁决定都是由具体负责各个案件的专门仲裁小组裁定。仲裁决定由法院执行。在执行仲裁决定过程中，法院的质疑空间很有限（比如发现仲裁过程存在欺诈）。
AAA拥有一系列日程事务处理程序和一系列允许美国式文件透露的复杂案件处理规则。但是，AAA最近向仲裁员发布了一份指导文件。该文件规定，在仲裁案件涉及外国公司或个人的时候，不得进行美国式的宣誓作证和书面文件透露。在广泛的文件透露范围这一点上，AAA仲裁逐渐接近于美国诉讼程序。在极少数情况下，AAA仲裁被视为仲裁员的摇钱树（因为美国仲裁员按小时收费）。这份指导文件在努力“推翻”“美国式”程序，减少申请仲裁的外国企业的费用。
ICC位于巴黎，裁决方式与美国法院不同。除了少量的文件交换之外（裁决的依据和有直接关系的文件），一般不进行大范围的文件透露。从表面上看，ICC规则赋予了仲裁员超越小范围文件透露的权利，但是在实践中，他们很少这样做。ICC仲裁一般要在限定的时间内完成，因此，最终裁决结果往往会在从提交仲裁申请开始的一年内产生。
仲裁双方可以相互协商而无需仲裁机构管理仲裁过程。双方可以从类似 J.A.M.S这样的仲裁机构中选择一位仲裁员，或双方自行选择一位仲裁人，帮助他们进行调解和仲裁。
最后，仲裁员只有根据仲裁双方的一致意见行事和做出裁决的权利：仲裁是一种契约型协议，仲裁人行使权利不得超越双方达成的协议。仲裁不是一个法外的纠纷解决方式。也就是说，仲裁双方可以相互协商，一致同意不得仲裁有关巨额赔偿金、故意侵权、成本转移、“败诉方支付”律师费等方面的纠纷。
AAA仲裁、ICC仲裁、“自助式仲裁”这三种仲裁我都经历过。这三种仲裁中，我感觉ICC仲裁对国外企业最有利，因为ICC仲裁员被灌输了反对美国式文件透露的思想。而且，ICC规则中的有关仲裁时限方面的要求（虽然经常会有少许延长）往往有助于控制仲裁方向。一旦确定了仲裁小组的人选，接下来的第一件事就是召开聆讯前会议，起草《授权仲裁范围》，确定需要仲裁员为仲裁双方裁定的具体问题和事项。ICC将从总体上审核和批准这个文件：《授权仲裁范围》是否明确说明了需要仲裁员仲裁的具体内容。ICC根据案件涉及金额的大小确定管理费用的数额。
美国公司不大愿意通过仲裁解决纠纷，这是因为被逐出大多数国外市场的威胁不如与被逐出美国市场的威胁更有震慑力。而且，美国司法制度与仲裁不同，不存在管理费或仲裁费一说。虽然如此，需要指出的是，置身于国外的很多美国公司因为不熟悉当地语言、法律程序和习俗，往往更愿意选择通过仲裁途径，而不是诉讼来解决问题。但是，大多数美国公司在竭力解决这个问题：怎样通过选择诉讼地点和诉讼条款、指定美国法律和美国法庭来解决可能出现的纠纷，而不是通过仲裁来解决问题。
中国的被许可人应未雨绸缪，在许可有效期终止日到来之前做好计划。运用自身的影响力，力争在第一轮谈判中将纠纷解决方式确定为仲裁——等到断头台的砍刀落下来的时候就为时太晚。
美国专利赋予其所有者将侵犯其专利的产品逐出美国市场的权利。美国专利的所有者可以向美国地区法院或美国国际贸易委员会（ITC）或其他机构呈交诉状，起诉他们认为进口侵犯其产品专利的公司。适用美国法律制度的中国及其他外国公司经常在美国因为专利许可问题遭到起诉。但是，如果你想利用许可来避免在美国被卷入官司或在诉讼中胜出，你就必须学会怎样在许可到期之时保护自己。
1、适用美国法律制度的外国公司面临的问题
美国法院运用陪审团来裁定专利案件，陪审团成员来自普通美国公民。研究了美国的陪审团裁决方法之后，我们发现，陪审团在裁决过程中往往明显地偏袒本国公司，而做出对外国公司不利的裁决。现任美国联邦巡回上诉法院法官的金伯利·穆尔（Kimberly Moore）进行了大量调查，就这个问题发表了一系列文章。例如署名为“金伯利·穆尔”的《法官、陪审团、专利案件——暗箱操作实证研究》（参见 99 Mich. L. Rev. 363 (2000)）。虽然该项研究没有获得一致性结论，但是有权威人士认为：“专利陪审团表示出对专利发明者的明显偏袒和对外国人的明显不公。”（引自《知识产权和信息财富：数字时代的问题与实践》第2卷，余大梓（Peter Yu）编辑（2007），添加了强调符号）。
另外，美国法律制度允许广泛的“文件透露”。文件透露是一个文件审查过程。根据相关法律，专利所有人可以强迫对方出具有关涉嫌侵权的产品的设计、制作、销售的纸质或电子记录，强迫对方的工程师和主管人员在所谓“宣誓作证”的过程中接受律师的质询，并回答专利所有人草拟和提交的书面问题（分别称为“质询”和“请求确认”）（参见《联邦民事诉讼程序规则》第26、30、33、34、37和45条）。虽然如果在美国被起诉，您也可以运用这些文件透露工具，但是美国公司已经将美国法律制度精神融入其日常运作之中，而您的公司可能很难对付这种独特的、带有很大强制性的“文件透露”。
2、用许可来规避美国公司的诉讼：在现有许可结束之前，甚至在初次签署许可之前就规划好这种潜在问题
因为美国市场的重要地位，同时也因为美国法律制度中陪审团裁决和“文件透露过程”的特殊性，为了避免上述过程，中国和其他外国公司大都同意向美国的专利所有人支付许可费。但是，一般来说，这些许可的有效期只有一年：对于被许可人来说，这种专利许可授权方式存在陷阱，尤其当这种许可属于“断头许可”的时候。
那么，何为“断头许可”？这种许可和陪审团审判有什么关系？断头许可是一种许可协议，这种许可协议授予被授权人的专利使用期为一年，期满后有效期立即被“砍断”。因此可能出现这样一种情况：一个产品昨天还享有专利使用许可，今天就成了侵权产品。
中国企业怎样才能避免“断头台”的伤害。理想的情况是，如果中国公司或其他国家的公司通过许可来避免被美国法律制度纠缠而顺利进入美国市场，被授权人必须尽可能地避免断头许可，尽力获得针对有关专利的“终生许可”。也就是说，在该专利的有效期内，该许可一直有效。若该许可的授权人在该许可的有效期内申请了新的专利，那么在有效期方面，该许可同样适用于后来的专利，即，在后者的有效期内，该许可一直有效。但是，在很多时候，谈判的结果介于“砍刀高悬”和“终生许可”之间。
任何不能满足“终生许可”要求的许可都是专利所有人为后来在美国进行专利侵权诉讼埋下的“伏笔”：在许可期满后的第二次谈判中，专利所有人就拥有了相较于第一次谈判更高专利使用费的更多话语权。为什么？因为在任何一个美国陪审团审判诉讼中，有效期已经到期或即将到期的先前许可将会成为陪审团的覆核证据，先前的许可将被陪审团视为中方被授权人承认侵权的供认书。其中的逻辑是，如果中方产品不会侵犯对方的专利，那中方为什么在过去要向对方支付使用费呢？
如果企业获得的许可不是针对该专利的“终生许可”，也就是说，假如该企业获得是断头许可的话，那么这种安排就是一种权宜之计。要想真正远离官司，被授权人必须认真规划，在许可有效期内开发出自己的设计，摆脱许可人的专利或组合。同时，还要能够证明被许可人对其产品的改变有多显著。不管被授权人是否能够开发出自己的设计，在“现实生活”中，人们一般将许可看作是继续正常经营的条件，而不是转用其他设计或技术的“腾挪空间”。当然，在许可的有效期内，被许可人可以通过申请或购买专利来打造自己的专利组合，以期将来在更新许可的谈判中获得更多的话语权。但是，首先被许可人会因为过去曾支付了专利使用费而让自己处于不利地位；其次中国企业会因为美国陪审团偏袒本国公司而受损失。
3、许可协议更新的仲裁条款让相关规则趋于公平
一般说来，中国企业最好避免和美国法院打交道。中国企业怎样才能在许可到期且尚未达成更新或延期协议的情况下远离美国法院？可以采取下面两个方案之一：1）在第一次谈判中务必获得专利的终生许可，这样就可以无需进行第二次谈判；2）在许可协议中坚持仲裁条款，申明将来一旦出现有关专利、许可协议、许可更新、许可后行为或被许可的产品、产品侵权诉讼的争议，不管索赔要求的性质如何，不管是专利侵权、不正当竞争，还是根据州法律或联邦法律（包括337条款、美国国际贸易委员会的诉讼原则）提出的任何其他索赔要求，一律通过仲裁，而不是通过法院解决出现的纠纷。
美国的专利所有者一般都会同意进行仲裁，但同时会提出一个例外条款：允许专利所有者向法院提出禁令，或要求法院下令禁止美国进口中国企业的产品。中国企业没必要否决禁令这种例外条款，因为专利所有者先前转让许可是为了获得金钱，不难看出，专利所有者的目的只不过是为了金钱，他们之所以要求增加例外条款、采用禁令救济，其意图就是绕过仲裁，试图获得法院指令或ITC禁止入境令，运用这种高压策略在更新许可谈判的过程中索要更高价格。
中国企业应选用什么样的仲裁方式？除了很多小型机构外，美国有两个大型仲裁机构管理仲裁业务。另外，双方可以协商一致，进行内部仲裁，而无需申请外部仲裁。在美国，最受欢迎的两个仲裁机构是美国仲裁协会（AAA）和国际商会仲裁院（ICC）。这两个机构不裁定纠纷，而是通过采取相关规则，通过向仲裁员发放相关费用、分配文件处理工作来管理仲裁流程。在职责上，两个机构属于辅助和文书性质：实际的仲裁决定都是由具体负责各个案件的专门仲裁小组裁定。仲裁决定由法院执行。在执行仲裁决定过程中，法院的质疑空间很有限（比如发现仲裁过程存在欺诈）。
AAA拥有一系列日程事务处理程序和一系列允许美国式文件透露的复杂案件处理规则。但是，AAA最近向仲裁员发布了一份指导文件。该文件规定，在仲裁案件涉及外国公司或个人的时候，不得进行美国式的宣誓作证和书面文件透露。在广泛的文件透露范围这一点上，AAA仲裁逐渐接近于美国诉讼程序。在极少数情况下，AAA仲裁被视为仲裁员的摇钱树（因为美国仲裁员按小时收费）。这份指导文件在努力“推翻”“美国式”程序，减少申请仲裁的外国企业的费用。
ICC位于巴黎，裁决方式与美国法院不同。除了少量的文件交换之外（裁决的依据和有直接关系的文件），一般不进行大范围的文件透露。从表面上看，ICC规则赋予了仲裁员超越小范围文件透露的权利，但是在实践中，他们很少这样做。ICC仲裁一般要在限定的时间内完成，因此，最终裁决结果往往会在从提交仲裁申请开始的一年内产生。
仲裁双方可以相互协商而无需仲裁机构管理仲裁过程。双方可以从类似 J.A.M.S这样的仲裁机构中选择一位仲裁员，或双方自行选择一位仲裁人，帮助他们进行调解和仲裁。
最后，仲裁员只有根据仲裁双方的一致意见行事和做出裁决的权利：仲裁是一种契约型协议，仲裁人行使权利不得超越双方达成的协议。仲裁不是一个法外的纠纷解决方式。也就是说，仲裁双方可以相互协商，一致同意不得仲裁有关巨额赔偿金、故意侵权、成本转移、“败诉方支付”律师费等方面的纠纷。
AAA仲裁、ICC仲裁、“自助式仲裁”这三种仲裁我都经历过。这三种仲裁中，我感觉ICC仲裁对国外企业最有利，因为ICC仲裁员被灌输了反对美国式文件透露的思想。而且，ICC规则中的有关仲裁时限方面的要求（虽然经常会有少许延长）往往有助于控制仲裁方向。一旦确定了仲裁小组的人选，接下来的第一件事就是召开聆讯前会议，起草《授权仲裁范围》，确定需要仲裁员为仲裁双方裁定的具体问题和事项。ICC将从总体上审核和批准这个文件：《授权仲裁范围》是否明确说明了需要仲裁员仲裁的具体内容。ICC根据案件涉及金额的大小确定管理费用的数额。
美国公司不大愿意通过仲裁解决纠纷，这是因为被逐出大多数国外市场的威胁不如与被逐出美国市场的威胁更有震慑力。而且，美国司法制度与仲裁不同，不存在管理费或仲裁费一说。虽然如此，需要指出的是，置身于国外的很多美国公司因为不熟悉当地语言、法律程序和习俗，往往更愿意选择通过仲裁途径，而不是诉讼来解决问题。但是，大多数美国公司在竭力解决这个问题：怎样通过选择诉讼地点和诉讼条款、指定美国法律和美国法庭来解决可能出现的纠纷，而不是通过仲裁来解决问题。
中国的被许可人应未雨绸缪，在许可有效期终止日到来之前做好计划。运用自身的影响力，力争在第一轮谈判中将纠纷解决方式确定为仲裁——等到断头台的砍刀落下来的时候就为时太晚。