在中国和美国现有的专利法框架下，相同发明的创造性，在中国和美国会得出不同结论的可能性有多大，这个问题的认识需要以两国专利创造性判断方法的比较为基础。本文拟对中国和美国的专利创造性判断方法进行初步的比较研究，以供相关人士参考。 在我国，专利的创造性判断是专利授权确权审判的重点和难点；在美国，也是专利侵权抗辩理由是否成立经常涉及的重要问题。经济的一体化和互动性不断增强，越来越多的发明同时在中国和美国申请专利。专利权人当然希望相同的发明在中国和美国受到相同的保护，因此，发明人对于包括专利创造性在内的专利实质性条件在中国和美国的统一协调有实际的需求。目前，世界知识产权组织的专利法常设委员会（SCP）正在努力促进专利法的实体统一，但短期内难以有结果。 一、中国和美国专利创造性判断方法概述 我国的专利创造性判断方法主要体现在国家知识产权局制定的《审查指南》中，以及人民法院在审理专利授权确权案件的判决中；而美国的专利创造性判断方法，更多地体现在司法判例中，美国专利商标局的《审查指南》更多地只是对司法判例规则的归纳。 （一）中国的专利创造性判断方法 我国1993年《审查指南》并未规定创造性判断的具体方法，但在2001年《审查指南》中首次规定了“判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见”的三个步骤：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。2006年《审查指南》和2010年《专利审查指南》专门规定了突出的实质性特点的判断方法，上述三个判断步骤的规定没有变化。 为了判断创造性，欧洲专利局通常应用“问题——解决”方法。这种方法包括：（1）认定最接近现有技术；（2）认定相对于最接近现有技术发明申请取得的技术效果；（3）认定发明申请想要取得的结果为要解决的技术问题；（4）判断根据《欧洲专利公约》第54条第（2）款规定的现有技术，本领域技术人员是否被教导用发明申请的技术特征去获得发明申请取得的技术效果。显然，我国的专利创造性判断方法借鉴了欧洲专利局的规定。 虽然我国《审查指南》规定了创造性判断方法和步骤，但《审查指南》只是部门规章，在诉讼程序中可以为人民法院参考适用，但人民法院并不必须遵守。人民法院如何判断创造性，并没有法律或行政法规进行规定，最高人民法院也没有制定相应的司法解释。在司法实践中，人民法院的很多判决都严格按照三步法来判断创造性。但是，也有的判决并不严格按照三步法来判断创造性。 （二）美国的专利创造性判断方法 美国最高法院在1966年的Graham案对《专利法》第103条加以解释，提出了非显而易见性判断的“Graham要素”：决定现有技术的范围和内容；明确现有技术与所审查的权利要求之间的区别；确定本领域技术人员的水平。商业上的成功、长期渴望解决的技术需求、他人的失败等辅助判断因素，可以用来评价专利申请的技术方案所处的技术背景。正如美国最高法院在KSR案中所述，虽然这些要素的顺序在每个案件中是不相同的，但Graham要素一直被用于界定创造性的要件。美国《审查指南》要求审查员按照“Graham要素”进行非显而易见性的审查。联邦巡回上诉法院为了使创造性判断更加协调一致，采用了关税和专利上诉法院1961年首次确立的“教导——启示——动机”检验法。最高法院在KSR案中重新肯定了Graham案确定的创造性判断框架，但认为联邦巡回上诉法院在适用“教导——启示——动机”检验法过程中过于生硬和形式化，提出了修正的适用意见。 （三）概括比较 美国创造性判断方法的特点在于，强调认定本领域技术人员的水平，强调辅助判断因素在一开始就应当用于认定技术背景，而且在最后的判断步骤上一般会使用“教导——启示——动机”检验法。我国和欧洲专利局的特点在于强调认定客观技术问题，而且在最后的判断步骤上一般会使用“主观能——客观能”方法。因此有学者认为，欧洲专利局所采用的“问题——解决方法”与美国的创造性判断方法相比，多了些逻辑判断，少了些经验判断，体现了大陆法系法学思维中的强烈形式理性。 二、专利创造性判断方法的实质性趋同 我国的专利创造性判断方法不但借鉴了欧洲专利局的相关规定，也借鉴了美国的判例法。这可以体现为几处明显的法律移植，而且，在实践层面上，我国与美国在专利创造性判断上也在几个方面有实质性相似，这表明我国与美国在专利创造性判断方法上呈现实质性相同的趋势。 （一）法律移植的体现 法律移植的第一个体现是我国在专利创造性判断中对非显而易见性标准的采用。1952年美国《专利法》第103条规定了非显而易见性标准，我国《审查指南》也采用了非显而易见性标准。《审查指南》关于“突出的实质性特点”的判断规定：判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。 法律移植的第二个体现是我国明显借鉴了美国关于发明完成过程的规则。美国《专利法》第103条（a）款最后一句规定，专利性的认定不受发明完成过程的影响。这一观点在第103条制订前有过争议，被称为“美国专利法之父”的瑞奇为此还专门强调：“专利性应当根据技术进步的情况而不是发明完成过程的情况来判断。”虽然我国的《专利法》中并没有相同的规定，但我国1993年《审查指南》有类似的规定，而且这一规定在历次《审查指南》的修改中都予以保留。1993年《审查指南》规定：不管发明者在创立发明的过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，都不应当影响对该发明创造性的评价。 法律移植的第三个体现是我国《审查指南》对美国判例的直接引用。1979年美国关税和专利上诉法院有个判例涉及到带凹槽以排除表面水的碳刹车盘的发明。该判例被美国《审查指南》所引用，用以说明只是揭示现有技术中的内在属性并不能使已知的发明具备创造性。我国1993年和2001年《审查指南》中并没有此案例，但2006年《审查指南》中却引用了该案例。我国《审查指南》引用该案例为了说明：所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。 （二）客观技术问题的认定 我国与美国的专利创造性判断都涉及到客观技术问题的认定。确定客观技术问题作为我国创造性判断的一个步骤最先规定在2001年《审查指南》中，2006年和2010年《审查指南》沿用相同的规定。认定客观技术问题的原因在于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题，在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。我国《审查指南》的规定，实际上参照了欧洲专利局的相关规定。 美国《审查指南》也规定，只要取得相同技术进步或者效果，发明人改进的原因与创造性判断者认为的原因不相同并不影响显而易见的判断。是否有技术启示应当根据发明人面临的普遍问题来确定，而不是由发明具体解决的问题来决定。美国最高法院也强调在确定技术问题时注意客观性，在有的情况下不一定要与发明申请人或专利权人声称的技术问题相同。在KSR案中，最高法院还特别地指出了联邦巡回上诉法院在四个方面存在错误，其中第一项就是认为联邦巡回上诉法院和专利审查员局限于考虑专利权人意图解决的技术问题。 （三）技术启示的认定 我国与美国的专利创造性判断都涉及到技术启示的认定。我国的创造性判断采用的“三步法”，强调依据是否存在技术启示来判断是否显而易见，这一点其实与美国的“教导——启示——动机”检验法最为相近。但我国也有很多判决没有严格按照三步法来判断创造性，我国有判例认为创造性判断步骤与《审查指南》规定的步骤不一致，并不构成撤销的理由，是否应当撤销，取决于实体问题的认定是否正确。这表明，在我国的司法实践中，创造性判断方法具有一定灵活性，有一般做法，也有根据具体案件的情况灵活判断创造性的方法。 在美国，主流观点也认为有无技术启示的考察不应当过于僵化，根本出发点和归结点还是技术方案整体上是否显而易见。过分强调有无具体的技术启示，而忽略考虑技术方案在整体上是否显而易见，也会导致整体上显而易见的发明被授予专利。最高法院在KSR案中认为联邦巡回上诉法院在适用 “教导——启示——动机”检验法时过于机械和僵化，特别地指出了联邦巡回上诉法院在四个方面存在错误，其中第二项是联邦巡回上诉法院认为面对技术问题的本领域技术人员只能从现有技术中解决相同技术问题的要素中得到教导。 （四）避免事后眼光或事后诸葛亮的努力 我国与美国都强调要避免事后眼光对专利创造性判断的不利影响。美国最高法院早在1911年的Diamond Rubber案中明确地批评了事后眼光（hindsight）对创造性判断的影响。在1943年的无线电报发明者马可尼（Marconi）案中，法兰克福特（Frankfurter）法官表示：以事后诸葛亮的眼光重新审视，当然会觉得在被公开之前相对于任何聪明大脑都根本不是显而易见的东西显得显而易见。这种情况很容易发生。为了防止事后眼光的不利影响，美国很多判例都强调了重视辅助判断因素、重视客观技术问题认定等方法。 我国《审查指南》专节规定了如何避免“事后诸葛亮”：审查发明的创造性时，由于审查员是在了解了发明内容之后才作出判断，因而容易对发明的创造性估计偏低，从而犯“事后诸葛亮”的错误。审查员应当牢牢记住，对发明的创造性评价是由发明所属技术领域的技术人员依据申请日以前的现有技术与发明进行比较而作出的，以减少和避免主观因素的影响。 三、美国的启示 美国的专利制度持续发展了很长时间，其对专利创造性判断方法积累的很多规则和经验都值得借鉴。例如，在具体的专利创造性判断方法中，应当学习美国对辅助判断因素的重视；为了促进专利创造性判断的客观化，应当促进专利创造性判断主体的集中化和 同质化。 （一）辅助判断因素的作用 1876年美国最高法院的Goodyear Dental案，被认为第一次采用了后来被称为“辅助性判断”因素或“显而易见或非显而易见的标志”的方法。这些辅助判断因素包括长期渴望解决的技术问题、他人解决相同问题的失败、被人模仿、商业上的成功等。汉德法官坚持依靠这些客观因素或非显而易见的标志来决定发明的专利性，直到1966年美国最高法院在Graham案中的正式认可。在该案中，美国最高法院承认“辅助判断因素”或者“非显而易见的标志”可以辅助判断第103条中的非显而易见。 促进创造性判断客观化的一个重要方法就是对辅助判断因素的重视。辅助因素的重视能够促进客观化的重要原因在于，辅助判断往往会使创造性判断者掌握的信息更加完整。正如汉德法官所述：为了表扬一个发明者对技术进步所做的贡献，正如我们常说的那样，最为可靠的标准是考察发明做出之前和之后的背景。只要可能，法院应当尽力通过对领先并成功了发明的产生的背景来评估发明的创意。 我国专利创造性判断中对辅助判断因素还不够重视，很少有判决直接依据辅助判断因素判断创造性。因而在我国，取得商业成功认定创造性的判例很少。我国还可以更多在借鉴美国司法判例所确定的一些辅助判断因素的使用规则，以利于促进专利创造性判断的客观化。当然，这需要当事人尤其是发明人更多地重视这方面的证据提交。 （二）判断主体的集中化 对我国专利行政案件的实证分析可以发现，判断主体差异是导致专利创造性判断标准不统一的主要原因，这从我国历年知识产权庭和行政庭审理案件的改判情况的差异可以看出。美国的经验表明，创造性判断者的相对集中有利于促进创造性判断的客观化。在联邦巡回上诉法院成立之前，虽然关税和专利上诉法院在专利授权案件中起到重要作用，规则相对统一，但其他巡回上诉法院在专利侵权案件中通过对专利权无效的抗辩主张的判断也确立了很多的创造性判断规则。不同的上诉法院确立的创造性判断规则简直就是“开了花”。正如瑞奇法官所说：“‘发明（即专利创造性）’是法律中的‘美丽的不确定’，专利法律职业界如何赖以谋生实际上是一个秘密。”但在联邦巡回上诉法院建立后，这种“乱象”得到了有效的控制。根本的原因还是专利上诉案件集中到了以瑞奇法官为首的少数联邦巡回上诉法院的法官手中，他们的同质性保证了创造性判断标准的统一。 从这个角度来讲，在我国，将所有专利行政案件统一给行政庭或者知识产权庭审理，都有利于创造性判断的客观化，因为创造性判断的主体趋向于同质化。因此可以预料，我国的创造性判断标准自2009年统一由知识产权庭审理专利行政案件后，会有一个向着更加稳定、统一的客观化方向靠近。 四、小结 前面的分析表明，虽然我国与美国的专利法制度和司法制度都不相同，但在最终的司法实践层面上，实质上的相似远远大于表面上的不同，因此，相同的发明在美国和我国基本上能够得到相同的保护。另外，美国的专利制度长期发展积累了大量的经验和详细的规则，有一些确实值得选择性地借鉴。中国专利审查和审判实务工作者与美国同行应当加强交流。