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摘要:对于企业的技术创新成果是采用专利还是采用商业秘密的方式保护？是申请发明专利还是申请实用新型专利？是尽早申请还是等到技术方案完善之后在提出申请？对这些问题的选择关乎到企业专利战略的有效实施。
关键词:专利申请 商业秘密 实用新型 优先权
作者简介：邢素军，天津商业大学法学院。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)10-183-02
在知识经济迅猛发展的今天，专利已成为企业竞争的锐利武器，成为企业抢占市场、获取利益的重要工具。美国企业流行着一句有关市场生存法则的格言，即“或有专利，或被淘汰”。对于尚缺乏专利运用经验的我国大多数企业而言，在进行专利管理时有许多需要注意和改进的地方，就专利申请的策略运用而言，为应对不同情况做出合理恰当的选择，需要“三思而后行”。
一、选择申请专利还是作为商业秘密
企业对于自己的创新成果采取专利权保护是最主要的一种方式，但并非是唯一的方式。企业申请专利之前应首先思考取得专利权是否是必要和最佳的保护方式。除申请专利外也可将其作为商业秘密加以保护。专利申请和商业秘密这两种保护形式各有优劣，对技术成果究竟采取何种保护方式,应视具体情况而定。专利保护与其他形式的保护相比是一种最严格的法律保护方式，具有绝对的排他性。但是，专利是一把“双刃剑”,专利的实质是发明创造者将其创新成果向社会公开为代价换取国家赋予的专有权。在市场信息的扩散具有快捷性的今天，创新成果一旦成为专利信息就会很快被竞争对手获得，并有可能在此基础上再创新，迅速形成对原技术的超越。所以，若不公开创新成果会使企业在市场竞争中处于更为有利的地位的情况下，则要慎用专利这种保护方式，可以用商业秘密的形式取而代之。
所谓商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。其中的技术信息是指秘诀、工艺流程、设计图纸、技术情报等技术方面的专有知识。采用商业秘密的形式保护自己的技术创新成果主要有三大优点：一来可以不用公开自己的发明创造，免除自己的创新成果被他人知晓和非法利用的顾虑；二来商业秘密保护没有期限的限制，只要秘密不被公开，就将一直受到保护，能给企业带来持续的收益。众所周知的经典案例就是可可可乐的配方，如果可口可乐公司当初将其申请了专利，这个配方早就进入公有领域，成为任何一家饮料企业随意使用的技术了；三是不用担心专利申请一旦不能获批可能出现的创新成果白白公布于世、研发投入付之东流的后果。此外，商业秘密保护的范围比专利要宽泛，入门条件也无需像专利那样需严格审查。
1．保护途径的择决要与创新技术的特点相适应。如果自己不过是比别人提早一步发明了某项技术，而他人按照技术发展的正常路径很快也会实现该技术，其效力不具有长期性，存在的时间较短的话，或者该技术会很轻易的被反向工程所获得，那么就应该对其采取申请专利的方式进行保护。反之，如果该技术信息能够在长时间之内保持先进性，并且在相当长的时间之内均可以得到市场的认可，且不易被反向工程所获得，则应采用商业秘密的保护方式。
2．专利和商业秘密两种手段的融合运用。在可行的情况下，在申请发明专利时保留适当的技术秘密。只要措施得当，在一定程度上保留技术秘密可以使企业大大降低维权成本，使申请人既获得了一定的权利保护，又不至于使某些特定的技术细节大白于天下而背负心理和经济的负担。专利法对申请文件的公开要求是“充分”，但是认定发明创造公开的充分性并没有一个客观的标准。充分公开一般指使同专业一般技术人员能够根据公开的专利申请文件理解并实施该发明创造，并不要求申请人毫无保留地公开所有的技术信息细节。因此，申请人在满足法定要求的“充分公开”前提下，可以把某些技术内容以商业秘密的形式进行保护，这种做法兼顾了专利和商业秘密保护的各自优点。但是采用这种保护方案时，要十分注意专利申请文件特别是专利说明书和权利要求书的撰写，既要确保该专利占领这个发明创造的基本领域，又要尽量不泄漏想要保留的商业秘密，要注意保留对象应局限于很难被人发现或不引人注意的信息和维权成本较高的内容，并力争将技术保留控制在足够小的范围内。
二、选择申请发明专利还是实用新型专利
我国专利的种类包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。实践中，企业遇到较多的情形是，如果一项发明创造既可以申请发明专利，又可以申请实用新型专利时，就面临采用哪种专利申请最恰当和稳妥的选择。现行专利法第九条第一款规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利”。该规定允许同一申请人可以同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是对当事人這种选择权的尊重与确认。专利审查实践中，由于对发明专利申请须进行实质审查，因而耗时较长、授权相对较晚；而对实用新型专利申请由于不进行实质审查，因而耗时较短、授权相对较早。但是，根据“一发明创造一专利”原则，不会对同一申请人就同样的发明创造分别授予实用新型和发明两项专利权，鉴于实用新型专利的法定保护期短于发明专利法定保护期，按规定先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利。而且，一旦发明专利申请因创造性不够而未获批准时,创造性要求较低的实用新型仍可能获得批准,从而增加了取得专利权的可能性。
1．单项申请的选择。对既可以申请发明专利，又可以申请实用新型专利的一项产品发明创造来说，如果在企业内部经认真考量认为基本符合发明专利授予的条件,从获得专利权保护期限和专利权的有效性两方面来看，还是以申请发明专利为宜。对于有固定形状产品的发明创造,如果该产品估计有较长的市场寿命,有较大的利益空间,而且创造性也较高,就应尽量申请发明专利。这样就能使创新成果在较长的期限里受到保护。特别是对原创性较强的创新技术尤当如此。如果只是针对产品的形状、构造所做出的改进、技术革新等，该产品投产、见效快,而市场寿命不会很长,为了尽早获得专利授权，使产品在市场中能尽快获得专利保护，最好申请实用新型专利，以缩短授权周期。
2．发明和实用新型专利同时申请的选择。如前所述，我国专利申请受理部门允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利，又申请发明专利，但是必须同日提出。这种规定也不会给申请人带来额外的负担。对同样的发明创造，申请人既然能够提出发明专利申请或者实用新型专利申请中的一份申请，同时提交另一份申请当然没有困难，尤其当申请人申请获得一项产品专利权时，两份申请的内容可以完全相同，复制一份稍加修改即可。
3．巧用优先权制度实现发明与实用新型专利申请的相互转换。我国专利法实施细则第三十二条第二款规定：“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请”。利用这一规定可以进行实行申请专利种类的转换。也就是说，在专利优先权期间内，作为申请人的企业可就已申请发明专利提出相同主题的实用新型专利申请，或者就已申请的实用新型专利申请发明专利。例如，当申请人发现了影响在先申请的发明专利申请创造性的现有技术文件时，可以在优先权期限内就相同主题向专利局提交要求优先权的实用新型专利申请，以确保申请不被驳回。
三、选择早申请还是晚申请
对有技术创新成果的企业来说，把握专利申请时机是一个非常重要的问题。我国实行的是先申请原则，即对相同主题的发明创造，在符合授权条件的基础上，授予最先申请的人。因此，凡确定了有申请专利的可能性和必要性的发明创造，应争取尽早申请专利。申请领先一步，就可在市场抢占先机。专利申请能够获得批准的首要条件是具有新颖性，要保证发明创造具备新颖性就要确保在申请日之前该项技术未被公开。尽早申请专利可以防止不经意的公开对发明创造新颖性的破坏。因为，一旦发明内容在申请日前被公开，即使这种公开是申请人自己造成的，也将导致申请人丧失获得专利权的资格。若不尽早申请，被晚于自己做出相同发明创造的竞争对手抢先申请了专利，那先做出发明创造的企业不仅无法得到专利保护，还将失去对该项技术自由使用的权利。但也并非越早越好，也不能一味追求抢先，而把还未成熟、只有简单构思和想法、尚没有形成完整技术的方案提出专利申请。如果发明人在提交专利申请后再做出更先进、更完整的技术方案的新改进，则无法加入到原申请的说明书和权利要求书中去，只得重新申请。而原先提交的申请实际上可能因构思不成熟、内容不充实、漏洞较大、申请文件公开不充分、权利要求得不到说明书的支持、不具备实用性等问题而通不过实质审查。还有可能出现外围专利(如应用和改进专利)的申请跟不上，反而受制于人被动局面。可见，企业把握好申请专利的时机就显得非常关键。
1．为避免“公开”尽量早申请。企业的创新技术一旦形成就有被公开的可能存在，而一经公开也就很难获得专利的保护。最好在发明创造基本完成、发明构思成熟、技术方案完整、技术实施路线清晰、请求保护的范围比较明确时就提出专利申请。不要非得等样机生产制造出来或等对发明创造做出成果鉴定后才去申请专利。在遇有公开的情形时，要注意把握先后顺序：一是：先申请专利、后发表文章。防止出现论文公开发表的时间在申请日之前；二是先申请专利、再进行技术转让。防止在技术转让过程中，由于泄密而造成发明创造技术内容的公开；三是先申请专利、再进行技术鉴定。防止在进行技术鉴定的环节中易于发生的发明内容泄漏；四是先申请专利、再进行产品展示。防止创新产品展示时被竞争对手模仿，对自己的产品形成市场障碍。
2．巧用优先权制度弥补早申请可能带来的不足。專利法中关于国内优先权的规定不仅可以实现专利种类的转换，而且也可用来弥补早申请所产生的欠缺。在优先权期间内，申请人可以对在先申请补充实施例或者增加新的技术方案，以完善在先申请。从优先权原则的要求来看，只要在先申请作为一个整体记载了包括全部必要技术特征的完整的技术方案，那么，在先申请即可成为在后申请的优先权基础，在后申请即可以通过一项权利要求来享有在先申请的优先权。对于在后申请来说，可以在说明书中增加新的内容，所增加的内容可以是改进的附加的技术特征，可以是支持权利要求所保护的技术方案具有的有益效果的各种试验数据，还可以是和在先申请具有单一性的属于不同类别的技术方案，进而可以要求部分优先权和多项优先权。在不变更在先申请的主题前提下，只要申请文件从整体看已经明确地写明了新增加的技术内容，专利审批机关不会以要求优先权的在后申请中的某些技术方案没有包括在作为优先权基础的在先申请权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，或将其驳回。
企业申请专利时所能应用的策略还有很多，但在申请专利时如果注意了对上述三个方面的思考，就能够保证企业在申请途径、申请类型和申请时机上做出符合市场竞争需要的正确选择，为企业专利战略的实施打好基础。
关键词:专利申请 商业秘密 实用新型 优先权
作者简介：邢素军，天津商业大学法学院。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592(2011)10-183-02
在知识经济迅猛发展的今天，专利已成为企业竞争的锐利武器，成为企业抢占市场、获取利益的重要工具。美国企业流行着一句有关市场生存法则的格言，即“或有专利，或被淘汰”。对于尚缺乏专利运用经验的我国大多数企业而言，在进行专利管理时有许多需要注意和改进的地方，就专利申请的策略运用而言，为应对不同情况做出合理恰当的选择，需要“三思而后行”。
一、选择申请专利还是作为商业秘密
企业对于自己的创新成果采取专利权保护是最主要的一种方式，但并非是唯一的方式。企业申请专利之前应首先思考取得专利权是否是必要和最佳的保护方式。除申请专利外也可将其作为商业秘密加以保护。专利申请和商业秘密这两种保护形式各有优劣，对技术成果究竟采取何种保护方式,应视具体情况而定。专利保护与其他形式的保护相比是一种最严格的法律保护方式，具有绝对的排他性。但是，专利是一把“双刃剑”,专利的实质是发明创造者将其创新成果向社会公开为代价换取国家赋予的专有权。在市场信息的扩散具有快捷性的今天，创新成果一旦成为专利信息就会很快被竞争对手获得，并有可能在此基础上再创新，迅速形成对原技术的超越。所以，若不公开创新成果会使企业在市场竞争中处于更为有利的地位的情况下，则要慎用专利这种保护方式，可以用商业秘密的形式取而代之。
所谓商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。其中的技术信息是指秘诀、工艺流程、设计图纸、技术情报等技术方面的专有知识。采用商业秘密的形式保护自己的技术创新成果主要有三大优点：一来可以不用公开自己的发明创造，免除自己的创新成果被他人知晓和非法利用的顾虑；二来商业秘密保护没有期限的限制，只要秘密不被公开，就将一直受到保护，能给企业带来持续的收益。众所周知的经典案例就是可可可乐的配方，如果可口可乐公司当初将其申请了专利，这个配方早就进入公有领域，成为任何一家饮料企业随意使用的技术了；三是不用担心专利申请一旦不能获批可能出现的创新成果白白公布于世、研发投入付之东流的后果。此外，商业秘密保护的范围比专利要宽泛，入门条件也无需像专利那样需严格审查。
1．保护途径的择决要与创新技术的特点相适应。如果自己不过是比别人提早一步发明了某项技术，而他人按照技术发展的正常路径很快也会实现该技术，其效力不具有长期性，存在的时间较短的话，或者该技术会很轻易的被反向工程所获得，那么就应该对其采取申请专利的方式进行保护。反之，如果该技术信息能够在长时间之内保持先进性，并且在相当长的时间之内均可以得到市场的认可，且不易被反向工程所获得，则应采用商业秘密的保护方式。
2．专利和商业秘密两种手段的融合运用。在可行的情况下，在申请发明专利时保留适当的技术秘密。只要措施得当，在一定程度上保留技术秘密可以使企业大大降低维权成本，使申请人既获得了一定的权利保护，又不至于使某些特定的技术细节大白于天下而背负心理和经济的负担。专利法对申请文件的公开要求是“充分”，但是认定发明创造公开的充分性并没有一个客观的标准。充分公开一般指使同专业一般技术人员能够根据公开的专利申请文件理解并实施该发明创造，并不要求申请人毫无保留地公开所有的技术信息细节。因此，申请人在满足法定要求的“充分公开”前提下，可以把某些技术内容以商业秘密的形式进行保护，这种做法兼顾了专利和商业秘密保护的各自优点。但是采用这种保护方案时，要十分注意专利申请文件特别是专利说明书和权利要求书的撰写，既要确保该专利占领这个发明创造的基本领域，又要尽量不泄漏想要保留的商业秘密，要注意保留对象应局限于很难被人发现或不引人注意的信息和维权成本较高的内容，并力争将技术保留控制在足够小的范围内。
二、选择申请发明专利还是实用新型专利
我国专利的种类包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。实践中，企业遇到较多的情形是，如果一项发明创造既可以申请发明专利，又可以申请实用新型专利时，就面临采用哪种专利申请最恰当和稳妥的选择。现行专利法第九条第一款规定：“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利”。该规定允许同一申请人可以同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，是对当事人這种选择权的尊重与确认。专利审查实践中，由于对发明专利申请须进行实质审查，因而耗时较长、授权相对较晚；而对实用新型专利申请由于不进行实质审查，因而耗时较短、授权相对较早。但是，根据“一发明创造一专利”原则，不会对同一申请人就同样的发明创造分别授予实用新型和发明两项专利权，鉴于实用新型专利的法定保护期短于发明专利法定保护期，按规定先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利。而且，一旦发明专利申请因创造性不够而未获批准时,创造性要求较低的实用新型仍可能获得批准,从而增加了取得专利权的可能性。
1．单项申请的选择。对既可以申请发明专利，又可以申请实用新型专利的一项产品发明创造来说，如果在企业内部经认真考量认为基本符合发明专利授予的条件,从获得专利权保护期限和专利权的有效性两方面来看，还是以申请发明专利为宜。对于有固定形状产品的发明创造,如果该产品估计有较长的市场寿命,有较大的利益空间,而且创造性也较高,就应尽量申请发明专利。这样就能使创新成果在较长的期限里受到保护。特别是对原创性较强的创新技术尤当如此。如果只是针对产品的形状、构造所做出的改进、技术革新等，该产品投产、见效快,而市场寿命不会很长,为了尽早获得专利授权，使产品在市场中能尽快获得专利保护，最好申请实用新型专利，以缩短授权周期。
2．发明和实用新型专利同时申请的选择。如前所述，我国专利申请受理部门允许同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利，又申请发明专利，但是必须同日提出。这种规定也不会给申请人带来额外的负担。对同样的发明创造，申请人既然能够提出发明专利申请或者实用新型专利申请中的一份申请，同时提交另一份申请当然没有困难，尤其当申请人申请获得一项产品专利权时，两份申请的内容可以完全相同，复制一份稍加修改即可。
3．巧用优先权制度实现发明与实用新型专利申请的相互转换。我国专利法实施细则第三十二条第二款规定：“申请人要求本国优先权，在先申请是发明专利申请的，可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请；在先申请是实用新型专利申请的，可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请”。利用这一规定可以进行实行申请专利种类的转换。也就是说，在专利优先权期间内，作为申请人的企业可就已申请发明专利提出相同主题的实用新型专利申请，或者就已申请的实用新型专利申请发明专利。例如，当申请人发现了影响在先申请的发明专利申请创造性的现有技术文件时，可以在优先权期限内就相同主题向专利局提交要求优先权的实用新型专利申请，以确保申请不被驳回。
三、选择早申请还是晚申请
对有技术创新成果的企业来说，把握专利申请时机是一个非常重要的问题。我国实行的是先申请原则，即对相同主题的发明创造，在符合授权条件的基础上，授予最先申请的人。因此，凡确定了有申请专利的可能性和必要性的发明创造，应争取尽早申请专利。申请领先一步，就可在市场抢占先机。专利申请能够获得批准的首要条件是具有新颖性，要保证发明创造具备新颖性就要确保在申请日之前该项技术未被公开。尽早申请专利可以防止不经意的公开对发明创造新颖性的破坏。因为，一旦发明内容在申请日前被公开，即使这种公开是申请人自己造成的，也将导致申请人丧失获得专利权的资格。若不尽早申请，被晚于自己做出相同发明创造的竞争对手抢先申请了专利，那先做出发明创造的企业不仅无法得到专利保护，还将失去对该项技术自由使用的权利。但也并非越早越好，也不能一味追求抢先，而把还未成熟、只有简单构思和想法、尚没有形成完整技术的方案提出专利申请。如果发明人在提交专利申请后再做出更先进、更完整的技术方案的新改进，则无法加入到原申请的说明书和权利要求书中去，只得重新申请。而原先提交的申请实际上可能因构思不成熟、内容不充实、漏洞较大、申请文件公开不充分、权利要求得不到说明书的支持、不具备实用性等问题而通不过实质审查。还有可能出现外围专利(如应用和改进专利)的申请跟不上，反而受制于人被动局面。可见，企业把握好申请专利的时机就显得非常关键。
1．为避免“公开”尽量早申请。企业的创新技术一旦形成就有被公开的可能存在，而一经公开也就很难获得专利的保护。最好在发明创造基本完成、发明构思成熟、技术方案完整、技术实施路线清晰、请求保护的范围比较明确时就提出专利申请。不要非得等样机生产制造出来或等对发明创造做出成果鉴定后才去申请专利。在遇有公开的情形时，要注意把握先后顺序：一是：先申请专利、后发表文章。防止出现论文公开发表的时间在申请日之前；二是先申请专利、再进行技术转让。防止在技术转让过程中，由于泄密而造成发明创造技术内容的公开；三是先申请专利、再进行技术鉴定。防止在进行技术鉴定的环节中易于发生的发明内容泄漏；四是先申请专利、再进行产品展示。防止创新产品展示时被竞争对手模仿，对自己的产品形成市场障碍。
2．巧用优先权制度弥补早申请可能带来的不足。專利法中关于国内优先权的规定不仅可以实现专利种类的转换，而且也可用来弥补早申请所产生的欠缺。在优先权期间内，申请人可以对在先申请补充实施例或者增加新的技术方案，以完善在先申请。从优先权原则的要求来看，只要在先申请作为一个整体记载了包括全部必要技术特征的完整的技术方案，那么，在先申请即可成为在后申请的优先权基础，在后申请即可以通过一项权利要求来享有在先申请的优先权。对于在后申请来说，可以在说明书中增加新的内容，所增加的内容可以是改进的附加的技术特征，可以是支持权利要求所保护的技术方案具有的有益效果的各种试验数据，还可以是和在先申请具有单一性的属于不同类别的技术方案，进而可以要求部分优先权和多项优先权。在不变更在先申请的主题前提下，只要申请文件从整体看已经明确地写明了新增加的技术内容，专利审批机关不会以要求优先权的在后申请中的某些技术方案没有包括在作为优先权基础的在先申请权利要求中为理由，而拒绝给予优先权，或将其驳回。
企业申请专利时所能应用的策略还有很多，但在申请专利时如果注意了对上述三个方面的思考，就能够保证企业在申请途径、申请类型和申请时机上做出符合市场竞争需要的正确选择，为企业专利战略的实施打好基础。