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2013年新修订的商标法第12条又重复了2001年商标法第12条关于美学功能性形状（“使商品具有实质性价值的形状”）不得注册的规定。对此，学界和实务界自2001年开始就基本集体失声，似觉其理所当然。然而，该种排除规定果真立法理由充足，不值一议了吗？
近读美国著名商标法学者麦卡锡（J.Thomas McCarthy，1937年生）七大卷《McCarthy on Trademarks and Unfair Competition》第三版第一卷第七章，才发现几乎所有国人似乎被商标法立法者和部分学者给涮了。在第七章第二十六节第（4）至第（8）小节中，麦卡锡至少向我们展示了美学功能性理论在美国的真实状况。
按照美学功能性理论，视觉上具有吸引力和美学上使人身心愉悦的设计被认为是功能性设计，在没有专利权和著作权的情况下，任何人都可以自由复制和模仿。该理论最早出现于美国1938年版的《侵权法重述》第742节的评论a。该评论指出，当商品主要基于其美学价值而被购买时，其特征就可能具有功能性，因为这些特征明显有利于该商品的价值从而有助于实现其所需要达到的用途。该评论还给出了两个具体事例。一是心形糖果盒，二是具有独特风格的印刷字体。
美学功能性理论直到1952年才正式被美国第九巡回法院在Pagliero瓷器案中加以应用。第九巡回法院认为，“特定的特征是产品商业成功一个重要因素时，在缺少专利权和著作权的情况下，自由竞争的利益允许他人进行模仿。”该案中，原告瓷盘上的花型图案设计满足了消费者对美的需求，是原告产品商业成功中的重要因素，具有功能性，因此原告不能阻止竞争者进行复制。
然而，根据麦卡锡的考察，Pagliero案判决后，仅有少数几个法院小心谨慎地坚持了美学功能性理论，绝大多数法院则持否定态度。具体情况如下：
第三、第四、第五、第六、第十一以及联邦巡回上诉法院直接或者间接持否定态度。其中第三、第五和联邦巡回上诉法院的态度最为坚决。第三巡回法院坚持从实用性角度界定产品的功能性。在1981年的Keene判决中，法官sloviter认为，采用第九巡回法院在Pagliero中的美学功能性理论，将导致如下荒唐的结论，“设计越具有吸引力，受到的保护越小”。相反，越丑陋、越令人反感的设计，反而越少功能性，越应当受到商标法保护。第五巡回法院认为，“商业成功中的重要因素”标准会导致竞争者自由复制具备显著性的商业外观，功能性应当限制为实用性。联邦巡回上诉法院则一贯拒绝实用性之外的任何功能性理论，包括美学功能性理论。特别值得一提的是，第九巡回法院虽然是首次适用美学功能性理论的大本营，但自1952年开始，一直在修正其观点。至1987年，第九巡回法院基本上关闭了美学功能性理论的大门。
关于美国联邦最高法院对待美学功能性理论的态度，虽有观点认为，在1995年关于产品颜色的Qualitex案评论中，它赋予了早已消失的美学功能性理论一丝生命的迹象，但其从未在一个具体案件中将美学功能性作为一个决定性问题予以解决。
第二、第七、第十巡回法院虽然支持美学功能性理论，但态度前后不一，第二和第十巡回法院还对该理论进行了修正。第二巡回法院经过多年摇摆后，虽然在1990年的wallace案中支持了美学功能性抗辩，但并未依据“产品商业成功中的重要因素”来界定美学功能性，而是将其界定为纯粹的装饰性特征。并且进一步认为，只有当这种美的、非实用的装饰性特征没有给竞争者留下任何替代性设计时，商标法才排除其保护。第十巡回法院虽宣称其不会消灭美学功能性理论，但对其理论进行了压缩，认为只有“对产品美学吸引力来说所固有的特征，才不受商标保护。”第七巡回法院直到1989年对SCHWINN BICYCLE的判决，才让美学功能性理论死灰复燃，此前一直持否定态度。
总结了各巡回法院的不同态度后，麦卡锡从以下几个角度对美学功能性理论进行了批判。
第一，美学功能性内涵不确定。麦卡锡认为，根据“产品商业成功中的重要因素”判断何谓美学功能性，口径开得过大，标准含混不清，根本不能成为一个有用的法律规则。从字面上理解，它否定了所有商标的保护。究竟什么是美学功能性，全凭法官主观判断。美学功能性完全是对功能性毫无根据和逻辑的扩展。
第二，美学功能性理论关于美学功能的商标保护妨碍自由竞争的主张不成立。麦卡锡认为，同时将“实用的”和“美学的”两个词加在“功能性”身上，是令人误解的使用方法，“美学功能性”本身就是一个矛盾的概念。即使接受这样一种理论，认为自由竞争政策处于功能性规则的核心，此种政策也不会支持美学功能性理论。麦卡锡引用了另一个学者Krieger的如下观点支持自己的主张：“美感设计是无限的，就像渴望它们的消费者口味一样，给予美感设计商标保护并不会妨碍竞争。”在麦卡锡看来，美学功能性的随心所欲适用只会导致更多消费者对商品来源产生混淆。
第三，美学功能性理论是对这样一种担忧的不适当反应：某个特征仅仅是装饰性特征时，不会再被消费者作为商品来源的标志感知。也就是说，美学功能性理论坚持者认为，在此情况下，只有美学功能性理论才能排除此种特征的商标保护。然而，麦卡锡认为，商标法早就发展出了“纯粹装饰性规则”来解决这个问题。按照这个规则，要解决的基本问题是：存在争议的特征事实上是否被消费者作为商标感知？消费者究竟是仅仅将这个特征作为具有吸引力的装饰感知，还是作为识别和区别单一来源的标识感知？ 答案如果是前者，则说明该特征没有被作为商标使用，自然不受商标保护，根本用不着功能性理论排除此种特征的商标保护。
第四，即使商标是传达了“功能性信息”的文字商标，比如“使用前摇一摇”、“从这里打开”，也毫无必要利用“美学功能性理论”排除其保护，因为这些词汇属于传统实用性意义上的功能性。此外，在绝大多数案件中，这些文字的含义也不会使消费者将它们作为商标来源的标识加以认知。纵使文字构成商品本身完整不可分割的一部分，比如，泰迪熊身上的心形图案，礼品包装上的“圣诞快乐”，大多数情况下，消费者也不会认为它们是商品来源的标识，因而无需利用“美学功能性理论”来解决由此引发的纠纷。
总之，在麦卡锡看来，商标法及其政策并不需要美学功能性理论，美学功能性理论宣称所要达到的政策目标，完全能够被经过实践检验的“纯粹装饰性规则”更合理、更精确地加以贯彻。按照“纯粹装饰性规则”，起决定作用的，是消费者是否将某个特征作为商标感知，而不是法院对“产品商业成功的重要因素”是什么的判断。功能性只能从“实用性”角度进行理解。
从上述麦卡锡对美国联邦最高法院以及各巡回法院对美学功能性理论态度的梳理及其对美学功能性的批判可以看出，美学功能性理论在美国是一个极具争议性的话题，由于自身的缺陷，自产生之后，该理论并没有也不可能像懈怠、合理使用等一样，发展成为商标侵权的一项独立抗辩原则。
善于借鉴“国外特别是美国先进经验”的我国商标立法者和学者，对于美学功能性理论在美国的上述状况，是否有意做了鸵鸟呢？
近读美国著名商标法学者麦卡锡（J.Thomas McCarthy，1937年生）七大卷《McCarthy on Trademarks and Unfair Competition》第三版第一卷第七章，才发现几乎所有国人似乎被商标法立法者和部分学者给涮了。在第七章第二十六节第（4）至第（8）小节中，麦卡锡至少向我们展示了美学功能性理论在美国的真实状况。
按照美学功能性理论，视觉上具有吸引力和美学上使人身心愉悦的设计被认为是功能性设计，在没有专利权和著作权的情况下，任何人都可以自由复制和模仿。该理论最早出现于美国1938年版的《侵权法重述》第742节的评论a。该评论指出，当商品主要基于其美学价值而被购买时，其特征就可能具有功能性，因为这些特征明显有利于该商品的价值从而有助于实现其所需要达到的用途。该评论还给出了两个具体事例。一是心形糖果盒，二是具有独特风格的印刷字体。
美学功能性理论直到1952年才正式被美国第九巡回法院在Pagliero瓷器案中加以应用。第九巡回法院认为，“特定的特征是产品商业成功一个重要因素时，在缺少专利权和著作权的情况下，自由竞争的利益允许他人进行模仿。”该案中，原告瓷盘上的花型图案设计满足了消费者对美的需求，是原告产品商业成功中的重要因素，具有功能性，因此原告不能阻止竞争者进行复制。
然而，根据麦卡锡的考察，Pagliero案判决后，仅有少数几个法院小心谨慎地坚持了美学功能性理论，绝大多数法院则持否定态度。具体情况如下：
第三、第四、第五、第六、第十一以及联邦巡回上诉法院直接或者间接持否定态度。其中第三、第五和联邦巡回上诉法院的态度最为坚决。第三巡回法院坚持从实用性角度界定产品的功能性。在1981年的Keene判决中，法官sloviter认为，采用第九巡回法院在Pagliero中的美学功能性理论，将导致如下荒唐的结论，“设计越具有吸引力，受到的保护越小”。相反，越丑陋、越令人反感的设计，反而越少功能性，越应当受到商标法保护。第五巡回法院认为，“商业成功中的重要因素”标准会导致竞争者自由复制具备显著性的商业外观，功能性应当限制为实用性。联邦巡回上诉法院则一贯拒绝实用性之外的任何功能性理论，包括美学功能性理论。特别值得一提的是，第九巡回法院虽然是首次适用美学功能性理论的大本营，但自1952年开始，一直在修正其观点。至1987年，第九巡回法院基本上关闭了美学功能性理论的大门。
关于美国联邦最高法院对待美学功能性理论的态度，虽有观点认为，在1995年关于产品颜色的Qualitex案评论中，它赋予了早已消失的美学功能性理论一丝生命的迹象，但其从未在一个具体案件中将美学功能性作为一个决定性问题予以解决。
第二、第七、第十巡回法院虽然支持美学功能性理论，但态度前后不一，第二和第十巡回法院还对该理论进行了修正。第二巡回法院经过多年摇摆后，虽然在1990年的wallace案中支持了美学功能性抗辩，但并未依据“产品商业成功中的重要因素”来界定美学功能性，而是将其界定为纯粹的装饰性特征。并且进一步认为，只有当这种美的、非实用的装饰性特征没有给竞争者留下任何替代性设计时，商标法才排除其保护。第十巡回法院虽宣称其不会消灭美学功能性理论，但对其理论进行了压缩，认为只有“对产品美学吸引力来说所固有的特征，才不受商标保护。”第七巡回法院直到1989年对SCHWINN BICYCLE的判决，才让美学功能性理论死灰复燃，此前一直持否定态度。
总结了各巡回法院的不同态度后，麦卡锡从以下几个角度对美学功能性理论进行了批判。
第一，美学功能性内涵不确定。麦卡锡认为，根据“产品商业成功中的重要因素”判断何谓美学功能性，口径开得过大，标准含混不清，根本不能成为一个有用的法律规则。从字面上理解，它否定了所有商标的保护。究竟什么是美学功能性，全凭法官主观判断。美学功能性完全是对功能性毫无根据和逻辑的扩展。
第二，美学功能性理论关于美学功能的商标保护妨碍自由竞争的主张不成立。麦卡锡认为，同时将“实用的”和“美学的”两个词加在“功能性”身上，是令人误解的使用方法，“美学功能性”本身就是一个矛盾的概念。即使接受这样一种理论，认为自由竞争政策处于功能性规则的核心，此种政策也不会支持美学功能性理论。麦卡锡引用了另一个学者Krieger的如下观点支持自己的主张：“美感设计是无限的，就像渴望它们的消费者口味一样，给予美感设计商标保护并不会妨碍竞争。”在麦卡锡看来，美学功能性的随心所欲适用只会导致更多消费者对商品来源产生混淆。
第三，美学功能性理论是对这样一种担忧的不适当反应：某个特征仅仅是装饰性特征时，不会再被消费者作为商品来源的标志感知。也就是说，美学功能性理论坚持者认为，在此情况下，只有美学功能性理论才能排除此种特征的商标保护。然而，麦卡锡认为，商标法早就发展出了“纯粹装饰性规则”来解决这个问题。按照这个规则，要解决的基本问题是：存在争议的特征事实上是否被消费者作为商标感知？消费者究竟是仅仅将这个特征作为具有吸引力的装饰感知，还是作为识别和区别单一来源的标识感知？ 答案如果是前者，则说明该特征没有被作为商标使用，自然不受商标保护，根本用不着功能性理论排除此种特征的商标保护。
第四，即使商标是传达了“功能性信息”的文字商标，比如“使用前摇一摇”、“从这里打开”，也毫无必要利用“美学功能性理论”排除其保护，因为这些词汇属于传统实用性意义上的功能性。此外，在绝大多数案件中，这些文字的含义也不会使消费者将它们作为商标来源的标识加以认知。纵使文字构成商品本身完整不可分割的一部分，比如，泰迪熊身上的心形图案，礼品包装上的“圣诞快乐”，大多数情况下，消费者也不会认为它们是商品来源的标识，因而无需利用“美学功能性理论”来解决由此引发的纠纷。
总之，在麦卡锡看来，商标法及其政策并不需要美学功能性理论，美学功能性理论宣称所要达到的政策目标，完全能够被经过实践检验的“纯粹装饰性规则”更合理、更精确地加以贯彻。按照“纯粹装饰性规则”，起决定作用的，是消费者是否将某个特征作为商标感知，而不是法院对“产品商业成功的重要因素”是什么的判断。功能性只能从“实用性”角度进行理解。
从上述麦卡锡对美国联邦最高法院以及各巡回法院对美学功能性理论态度的梳理及其对美学功能性的批判可以看出，美学功能性理论在美国是一个极具争议性的话题，由于自身的缺陷，自产生之后，该理论并没有也不可能像懈怠、合理使用等一样，发展成为商标侵权的一项独立抗辩原则。
善于借鉴“国外特别是美国先进经验”的我国商标立法者和学者，对于美学功能性理论在美国的上述状况，是否有意做了鸵鸟呢？