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摘 要 预先发明转让协议是美国雇员发明制度中的重要内容。本文认为分析美国预先发明转让协议产生的背景，法律依据以及正当性，可对我国职务发明奖酬制度的完善有一定启发。
关键词 美国 雇员发明 预先发明 转让协议 职务发明
作者简介：唐素琴，中国科学院大学副教授，博士，研究方向：知识产权、科技法；周轶男，中国科学院大学 2015 级民商法硕士研究生。
中图分类号：D9712 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.260
2014年4月1日国家知识产权局向社会公布了《职务发明条例（送审稿）》（以下简称《条例》），社会各界特别是企业界认为《条例》相关内容有干预企业经营自主权的嫌疑，这也成为《条例》出台受阻的主要原因之一。有学者认为，美国作为市场经济发达的国家，法律对雇主的权益没有进行过多干预，我国更不应该通过立法对企业经营自主权予以过多干预。事实上，美国在“雇员优先”模式下对雇员权益有特殊的保护措施，突出表现在预先发明转让协议及其限制上。
一、美国预先发明转让协议产生的背景
1790年美国国会通过的第一部《专利法》第111条规定：“申请专利，除本编另有规定外，应由发明人书面向专利与商标局局长提出。”这一规定奠定了美国“雇员优先”的发明制度的基础。1793年修改后的《专利法》同样强调专利权仅授予美国公民个人。在1840年“雇员发明”概念被正式提出以前，美国发明专利以个人创意为主，鲜有个人发明家愿意受集体组织束缚进行发明创造的。1840年以后，雇员与雇主之间的发明专利权利归属和利益分配问题逐渐走进法官的视线。19世纪末期，以研发为目的的雇佣大量出现①，雇主与雇员间因发明创造产生的矛盾愈来愈激烈。到了20世纪初，为解决与日俱增的雇主与雇员之间的发明权属矛盾，美国雇员发明制度开始尝试在契约的基础上按贡献分配专利利益的方法②。其中以1924年高等法院审理的Standard Parts co.vs.Peck案为代表。法院认为，只要企业在契约中明确该发明专利属于受雇发明的性质，且企业为该发明的产生作出了贡献即付给雇员相当数额的酬金，并为发明人提供了足以使发明产生的物质技术条件，企业就应当拥有与该雇佣意图相关的发明专利的完整权属。③此后，越来越多的企业选择在雇佣合同签订之时，确定雇佣的性质或明确雇佣期间产生的发明专利的归属问题，预先发明转让协议随之广泛出现。
二、预先发明转让协议的合法性及正当性分析
（一）預先发明转让协议的法律依据
不同于针对已有专利签署的发明专利转让协议，预先发明转让协议（Pre-invention Assignment Agreement）多是就未来雇佣关系发生期间或者雇佣关系结束后的一段合理期限内就雇员发明做出的权属约定，通常在私营企业中普遍存在。在雇佣发明的权属分配和利益分配过程中，此类协议产生的纠纷具有普遍性、典型性。
20世纪90年代，美国《专利法》未对专利应当授予雇员发明人还是雇主作出明确的规定，而是将雇员和雇主视为一个统一的发明实体，并笼统地授予其专利权，美国专利法相关规定的缺失使得其难以在雇员发明纠纷上直接适用。实践中，雇主通常会在签订雇佣合同时提出与雇员签署发明转让协议，要求其书面同意将其在雇佣期间所做出的发明转让给雇主。④或者将预先转让发明的条款写进雇佣合同作为“能否入职”的决定性条款，同时雇员还有协助转让专利运营的义务等。⑤除此之外，尽管预先发明转让协议中约定的条款多样化，但其权属分配方案大多都倾向于雇主利益，雇员的专利权属以及利益空间常常受到不公正的挤压，这为意思自治原则在劳动合同领域的适用增加了障碍。一直以来，法律工作者们试图在此类协议上找到一个双方利益的平衡点，法官也通过判例确定了一系列的普通法规则来分配这些预先权利，但具有私人性质的雇佣协议在意思自治原则下大多会巧妙地规避这些普通法规则。当这些避开法律规定的预先发明转让协议产生纠纷后被呈上法庭时，除非雇主在签订协议时过分扩大其可以获得的发明专利权属范围，法庭反而很可能会支持这些预先发明转让协议，因为他们认为这些合同未超出双方意思自治的范围，并恰好填补了《专利法》中相关规定的空缺。
20世纪70年代以来，各个州试图通过立法限制雇主滥用雇佣合同谈判中的优势地位，分别对预先发明转让协议作出严格的限制，其中有三个州出台法案禁止将某种专利的预先转让作为签署雇佣合同的前提条件。1977年明尼苏达州首次对雇员“自由发明”、雇佣发明权属可分配的范围及发生纠纷后的证明责任作出界定：雇员发明人享有对雇佣发明范围之外的发明专利权利归属，且负有证明该项发明落入法令禁止的雇佣分配范围的义务；华盛顿州则规定此种情况下的证明责任应归雇主承担；不同于其他的州立法，加利福尼亚州通过缩小“雇主”的范围以减少该类协议附搭雇佣合同的适用。虽然这些州立法都试图平衡雇主与雇员在此类协议中的地位，但其结果都只是对预先发明转让协议的适用现状带来微小的影响，且各个州立法均未涉及雇员发明的奖酬问题，雇员发明人仍须在无任何奖酬的情况下和雇主签订专利权属分配协议⑥。
（二）预先发明转让协议的正当性分析
将预先发明转让协议作为雇佣合同的前提条件是否有其正当性？本文认为其正当性仍然有待考量。
首先，预先发明转让协议本质上是一种射幸合同，在签订预先发明转让协议时具有极大的不确定性，雇主无法期待雇员百分之百作出有价值的发明专利，雇员也无法绝对地保证其未来的创造性智力成果的产生和智力成果的价值。倘若雇员的发明成果价值产生的收益远高于预先发明转让协议中约定的收益，使得协议中约定的收益分配方式显失公平，或者入职后雇员并没有产生有价值的创造性智力成果，这些情况都会使得先前的预先发明转让协议陷入难以调和的纠纷。
其次，依一般社会经验，雇员有提供一般性智力劳动的合同义务，而由于创造性智力成果是一项具有极大随机性和偶然性的特殊智力劳动凝结物，在雇佣合同中简单地将特殊的创造性智力成果同一般性智力成果看待并约束雇员或者雇主，将导致极不稳定的、不合理的甚至不平等的雇佣关系。⑦ 再次，企业是以实现其自身利益最大化为目的的，对于给付雇员薪金之外的其它奖励，若无法律的规制则并无其他动力来源，企业可能会通过提高奖励门槛、故意贬低发明人发明专利的价值等方式暗中否定自己设定的雇员奖励措施，防止雇员主张雇佣关系期间产生的发明专利归自己所有而带来的专利权属纠纷。
有学者建议将原本由雇主享有的“工场权”反转，赋予雇员发明人，倘若协议约定专利权属部分或者全部归雇主所有，雇员得以无偿、非独占的方式使用该发明，但雇员发明人不得将该“工场权”转让给第三人或允许第三人实施该发明专利。通过这样的方式，一方面可以使得雇员获得奖酬的权利间接地得到保障，雇员获得的收益很大程度上由其自由支配，雇员可得利益会有很大的弹性空间。但是，这种解决方案缺乏可行性的考虑，雇主完全可以通过制定类似于竞业限制等的规则为雇员发明人的可得权利设置障碍，使得雇员发明人的“工场权”难以有效实施，相应地，雇员发明人的应得利益也就难以得到保障。
三、结论
无论是美国的“雇员优先”模式还是我国“雇主优先”模式的雇员发明制度，在制度安排上都是雇主利益与雇员利益博弈的结果。如何在这对矛盾中寻求平衡，是不同制度国家不断探究的问题，因为其制度设计优劣直接关系到科技创新的成效。相比较美国，我国虽然在雇员发明奖酬方面作了相对具体的规定，但以往这些规定适用的情形过于单一，报酬计算方式难以操作。2015年修订后的《中华人民共和国促进科技成果转化法》及其配套规定尽管对职务发明的奖励比例做了下限规定，但对奖励的落实仍然缺乏具体程序保障。《职务发明条例草案（送审稿）》在第4章第19条中专门规定了雇主应听取职务发明人对奖酬意见的义务和单位对职务发明人就其职务发明产生的经济效益的告知义务，第23条具体规定了雇主发放奖酬的时间节点等等，草案的这些规定能够帮助雇主确定一个合理的奖酬标准并使得行政机关发挥相关行政监管职能行之有据，也会给司法审判提供依据。
注释：
Steven Cherensky，A Penny for Their Thoughts：Employee-Inventors，Preinvention Assignment Agreements，Property，andPersonhood，California Law Review，Volume81（2），March 1993.608.
王重遠.美国职务发明制度演进及其对我国的启示.安徽大学学报（哲学社会科学版）.2012（1）.
李明德.美国知识产权法（第二版）.北京：法律出版社.2014.
杨筱.美国雇员发明制度解析.法制与社会.2012，3（下）.
MarkB.Hershovitz，Unhitching The Trailer Clause：The Rights of Inventive Employee and Their Employee，Journal of Intellectual Property Law..
WilliamP.Hovell，PatentOwnership：An Employer’s Rights to His Employee’s Invention，NotreDama Law Review，Issue 4，Volume 58.
何敏.新“人本理念”与职务发明专利制度的完善.法学.2012（9）.
关键词 美国 雇员发明 预先发明 转让协议 职务发明
作者简介：唐素琴，中国科学院大学副教授，博士，研究方向：知识产权、科技法；周轶男，中国科学院大学 2015 级民商法硕士研究生。
中图分类号：D9712 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.10.260
2014年4月1日国家知识产权局向社会公布了《职务发明条例（送审稿）》（以下简称《条例》），社会各界特别是企业界认为《条例》相关内容有干预企业经营自主权的嫌疑，这也成为《条例》出台受阻的主要原因之一。有学者认为，美国作为市场经济发达的国家，法律对雇主的权益没有进行过多干预，我国更不应该通过立法对企业经营自主权予以过多干预。事实上，美国在“雇员优先”模式下对雇员权益有特殊的保护措施，突出表现在预先发明转让协议及其限制上。
一、美国预先发明转让协议产生的背景
1790年美国国会通过的第一部《专利法》第111条规定：“申请专利，除本编另有规定外，应由发明人书面向专利与商标局局长提出。”这一规定奠定了美国“雇员优先”的发明制度的基础。1793年修改后的《专利法》同样强调专利权仅授予美国公民个人。在1840年“雇员发明”概念被正式提出以前，美国发明专利以个人创意为主，鲜有个人发明家愿意受集体组织束缚进行发明创造的。1840年以后，雇员与雇主之间的发明专利权利归属和利益分配问题逐渐走进法官的视线。19世纪末期，以研发为目的的雇佣大量出现①，雇主与雇员间因发明创造产生的矛盾愈来愈激烈。到了20世纪初，为解决与日俱增的雇主与雇员之间的发明权属矛盾，美国雇员发明制度开始尝试在契约的基础上按贡献分配专利利益的方法②。其中以1924年高等法院审理的Standard Parts co.vs.Peck案为代表。法院认为，只要企业在契约中明确该发明专利属于受雇发明的性质，且企业为该发明的产生作出了贡献即付给雇员相当数额的酬金，并为发明人提供了足以使发明产生的物质技术条件，企业就应当拥有与该雇佣意图相关的发明专利的完整权属。③此后，越来越多的企业选择在雇佣合同签订之时，确定雇佣的性质或明确雇佣期间产生的发明专利的归属问题，预先发明转让协议随之广泛出现。
二、预先发明转让协议的合法性及正当性分析
（一）預先发明转让协议的法律依据
不同于针对已有专利签署的发明专利转让协议，预先发明转让协议（Pre-invention Assignment Agreement）多是就未来雇佣关系发生期间或者雇佣关系结束后的一段合理期限内就雇员发明做出的权属约定，通常在私营企业中普遍存在。在雇佣发明的权属分配和利益分配过程中，此类协议产生的纠纷具有普遍性、典型性。
20世纪90年代，美国《专利法》未对专利应当授予雇员发明人还是雇主作出明确的规定，而是将雇员和雇主视为一个统一的发明实体，并笼统地授予其专利权，美国专利法相关规定的缺失使得其难以在雇员发明纠纷上直接适用。实践中，雇主通常会在签订雇佣合同时提出与雇员签署发明转让协议，要求其书面同意将其在雇佣期间所做出的发明转让给雇主。④或者将预先转让发明的条款写进雇佣合同作为“能否入职”的决定性条款，同时雇员还有协助转让专利运营的义务等。⑤除此之外，尽管预先发明转让协议中约定的条款多样化，但其权属分配方案大多都倾向于雇主利益，雇员的专利权属以及利益空间常常受到不公正的挤压，这为意思自治原则在劳动合同领域的适用增加了障碍。一直以来，法律工作者们试图在此类协议上找到一个双方利益的平衡点，法官也通过判例确定了一系列的普通法规则来分配这些预先权利，但具有私人性质的雇佣协议在意思自治原则下大多会巧妙地规避这些普通法规则。当这些避开法律规定的预先发明转让协议产生纠纷后被呈上法庭时，除非雇主在签订协议时过分扩大其可以获得的发明专利权属范围，法庭反而很可能会支持这些预先发明转让协议，因为他们认为这些合同未超出双方意思自治的范围，并恰好填补了《专利法》中相关规定的空缺。
20世纪70年代以来，各个州试图通过立法限制雇主滥用雇佣合同谈判中的优势地位，分别对预先发明转让协议作出严格的限制，其中有三个州出台法案禁止将某种专利的预先转让作为签署雇佣合同的前提条件。1977年明尼苏达州首次对雇员“自由发明”、雇佣发明权属可分配的范围及发生纠纷后的证明责任作出界定：雇员发明人享有对雇佣发明范围之外的发明专利权利归属，且负有证明该项发明落入法令禁止的雇佣分配范围的义务；华盛顿州则规定此种情况下的证明责任应归雇主承担；不同于其他的州立法，加利福尼亚州通过缩小“雇主”的范围以减少该类协议附搭雇佣合同的适用。虽然这些州立法都试图平衡雇主与雇员在此类协议中的地位，但其结果都只是对预先发明转让协议的适用现状带来微小的影响，且各个州立法均未涉及雇员发明的奖酬问题，雇员发明人仍须在无任何奖酬的情况下和雇主签订专利权属分配协议⑥。
（二）预先发明转让协议的正当性分析
将预先发明转让协议作为雇佣合同的前提条件是否有其正当性？本文认为其正当性仍然有待考量。
首先，预先发明转让协议本质上是一种射幸合同，在签订预先发明转让协议时具有极大的不确定性，雇主无法期待雇员百分之百作出有价值的发明专利，雇员也无法绝对地保证其未来的创造性智力成果的产生和智力成果的价值。倘若雇员的发明成果价值产生的收益远高于预先发明转让协议中约定的收益，使得协议中约定的收益分配方式显失公平，或者入职后雇员并没有产生有价值的创造性智力成果，这些情况都会使得先前的预先发明转让协议陷入难以调和的纠纷。
其次，依一般社会经验，雇员有提供一般性智力劳动的合同义务，而由于创造性智力成果是一项具有极大随机性和偶然性的特殊智力劳动凝结物，在雇佣合同中简单地将特殊的创造性智力成果同一般性智力成果看待并约束雇员或者雇主，将导致极不稳定的、不合理的甚至不平等的雇佣关系。⑦ 再次，企业是以实现其自身利益最大化为目的的，对于给付雇员薪金之外的其它奖励，若无法律的规制则并无其他动力来源，企业可能会通过提高奖励门槛、故意贬低发明人发明专利的价值等方式暗中否定自己设定的雇员奖励措施，防止雇员主张雇佣关系期间产生的发明专利归自己所有而带来的专利权属纠纷。
有学者建议将原本由雇主享有的“工场权”反转，赋予雇员发明人，倘若协议约定专利权属部分或者全部归雇主所有，雇员得以无偿、非独占的方式使用该发明，但雇员发明人不得将该“工场权”转让给第三人或允许第三人实施该发明专利。通过这样的方式，一方面可以使得雇员获得奖酬的权利间接地得到保障，雇员获得的收益很大程度上由其自由支配，雇员可得利益会有很大的弹性空间。但是，这种解决方案缺乏可行性的考虑，雇主完全可以通过制定类似于竞业限制等的规则为雇员发明人的可得权利设置障碍，使得雇员发明人的“工场权”难以有效实施，相应地，雇员发明人的应得利益也就难以得到保障。
三、结论
无论是美国的“雇员优先”模式还是我国“雇主优先”模式的雇员发明制度，在制度安排上都是雇主利益与雇员利益博弈的结果。如何在这对矛盾中寻求平衡，是不同制度国家不断探究的问题，因为其制度设计优劣直接关系到科技创新的成效。相比较美国，我国虽然在雇员发明奖酬方面作了相对具体的规定，但以往这些规定适用的情形过于单一，报酬计算方式难以操作。2015年修订后的《中华人民共和国促进科技成果转化法》及其配套规定尽管对职务发明的奖励比例做了下限规定，但对奖励的落实仍然缺乏具体程序保障。《职务发明条例草案（送审稿）》在第4章第19条中专门规定了雇主应听取职务发明人对奖酬意见的义务和单位对职务发明人就其职务发明产生的经济效益的告知义务，第23条具体规定了雇主发放奖酬的时间节点等等，草案的这些规定能够帮助雇主确定一个合理的奖酬标准并使得行政机关发挥相关行政监管职能行之有据，也会给司法审判提供依据。
注释：
Steven Cherensky，A Penny for Their Thoughts：Employee-Inventors，Preinvention Assignment Agreements，Property，andPersonhood，California Law Review，Volume81（2），March 1993.608.
王重遠.美国职务发明制度演进及其对我国的启示.安徽大学学报（哲学社会科学版）.2012（1）.
李明德.美国知识产权法（第二版）.北京：法律出版社.2014.
杨筱.美国雇员发明制度解析.法制与社会.2012，3（下）.
MarkB.Hershovitz，Unhitching The Trailer Clause：The Rights of Inventive Employee and Their Employee，Journal of Intellectual Property Law..
WilliamP.Hovell，PatentOwnership：An Employer’s Rights to His Employee’s Invention，NotreDama Law Review，Issue 4，Volume 58.
何敏.新“人本理念”与职务发明专利制度的完善.法学.2012（9）.