浅谈发明申请中“提前公开”的相关问题

来源 :中国知识产权 | 被引量 : 0次 | 上传用户:XIAO13075674309
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  在专利代理人的日常工作中,在客户确认专利代理人撰写的专利申请文件没有问题后,专利代理人与客户核对申请信息时,针对发明申请,通常需要和客户确认是否提前公开。
  那么,客户就会产生为什么要提出提前公开、提前公开的优缺点及针对客户的发明申请是否需要提前公开的疑问;对于专利代理人来说,客户提出的疑问其实就是专利代理人提供专业建议的地方,这考验专利代理人的业务能力,也考验其专业知识水平。
  发明申请为什么要提前公开
  在解释为什么有些发明申请需要提出提前公开之前,需要清楚我国法律的相关规定。根据我国专利法第三十四条的规定,国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合要求的,自申请日起满18个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。根据我国专利法第三十五条的规定,发明专利申请自申请日起3年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。国务院专利行政部门认为必要的时候,可以自行对发明专利申请进行实质审查。
  由上述可知,国务院专利行政部门(即国家知识产权局)在收到发明专利申请后,经初步审查认为符合要求的,自申请日起满18个月,即行公布,进而国家知识产权局依据申请人(这里为客户指示确认的)提出的实质审查请求启动实质审查环节。也就是说,一件发明专利从提交申请到授权,中间需要经历初步审查、公开和实质审查3个阶段。所谓提前公开,是指发明专利自申请日起,有优先权的自优先权日起,申请人可要求提前公开其专利申请,并应提交提前公开声明。对于要求提前公开的发明专利申请,该申请经初步审查合格后,即可进入公开程序,一般自申请日起6-10个月即可公布。
  若申请人提出提前公开,且提出实质审查的请求,则申请人将在自申请日起6-10个月的时候收到进入实质审查的通知书,收到实质审查通知书后随之而来的将会收到来自审查员针对发明专利申请提出的审查意见通知书。
  因此,该发明申请的审核流程将会比未提出提前公开的发明专利申请提前至少10个月进入实质审查。也就是说,提出提前公开的发明申请将会更早的获得授权,即延长了行使专利权的时间。
  因此,申请人提出提前公开将会在整个专利申请审查流程中缩短一件专利的审查周期,同时延长行使专利权利的时间。
  同样,对于客户来说,发明专利的授权除了保障了客户生产、销售的产品受到法律的保护外,客户将在质押、融资、资产评估等领域获得利益或收益。
  是不是所有发明申请都适合提出提前公开呢?也不尽然,这与提前公开的优缺点有关。
  提前公开的优缺点
  在分析提前公开的优缺点之前,需要分析下为什么客户有时会指示不提前公开,有的却提出提前公开。
  发明申请提出提前公开之后,授权之前,客户的同行将可以看到该发明申请是要解决什么问题,所采用的技术方案是什么,又能达到什么样的技术效果,那么如何跳出该发明申请的保护范围,又或者在该发明申请的基础上提出了新的技术方案,或如何获取该发明申请的核心技术,这些都是提前公开可能带来的风险,在决定是否对一件发明申请提出提前公开时,需要企业基于各方面进行考虑。
  但是,专利本身是通过公开获取法律保护。是不是尽量不要提前公开呢?也不尽然。根据专利法第十三条的规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用,即“临时保护”。临时保护只适用于公布后的发明专利申请,对于申请日至公布日期间的发明专利申请,没有规定临时保护。这是因为,在专利申请公布前,国家知识产权局工作人员及有关人员对其内容负有保密责任,第三人无法获悉专利申请的内容而予以实施。在此期间,如果有第三人获知并实施专利申请中的发明创造,则该发明创造的来源虽然可能是所述第三人独立研究开发的,但更大的可能是申请人自己公布的。
  所以有时候企业申请的发明专利是即将投放市场的成型产品,在申请了相应的发明专利后,企业即可放心地将该产品投放市场;或者企业在申请发明专利后,就可以通过广告或展览会对该发明专利进行广泛地宣传,进行详细地介绍。当第三人通过购买的产品或宣传资料获知所述发明专利后,将有可能实施该发明专利。那么,申请人如果要求提前公开,则可以尽早获得临时保护。
  发明申请是否需要提前公开
  这里对于一件发明申请是否提出提前公开的考虑大致可分为两类:
  其一,对于成熟的技术产品,申请提前公开的好处在于:第一,可以尽早获得临时保護,尽早地保护企业的利益;第二,可以尽早获得授权,使企业尽早地利用专利抢占市场;第三,可以延长行使专利权的时间。
  其二,对于尚处在开发阶段的技术产品,不申请提前公开的好处在于:第一,申请人在专利申请内容公开前可以随时撤回其申请,该申请仍然可以作为一项技术秘密由申请人拥有;第二,可以避免过早地暴露企业的技术动态。
  如果一个发明申请在第一次提交的时候,由于时间关系或者是技术还没有完全定型,那这个发明申请是不建议提前公开的;如果该发明申请提前公开以后,那么该案就成了现有技术,那日后所有的改进点就必须相对于这个技术方案都具有新颖性和创造性才行。
  如果该发明申请没有被公开,那么该案只是在后申请的抵触申请,在后申请的发明申请仅需要相对于该发明申请具有新颖性就行。
  因此,如果一个发明申请后续会有基于该发明申请的延续的专利申请的话,那么这个案件是不应该提前公开的;此外,如果提出PCT申请,也是不建议发明申请提出提前公开,因为进行PCT申请的时候会有一个修改的机会,如果PCT申请修改的范围比较大,而导致要求不到优先权的话,那么这个发明申请就成为了现有技术,会影响PCT申请时的新颖性和创造性。
  此外关于是否提前公开还可以考虑两个因素:一是技术方案本身是否为易于实施的,是否需要借助一些本领域公知常识或者技术秘密才能实施;二是有些专利申请可能是具有防御性的,本身就是为了阻止竞争对手获得专利权。
  综上,关于发明申请是否需要提前公开,哪些发明申请需要提前公开,专利代理人尽职尽责基于各个维度为客户提供有效专业的意见和分析这才是有价值的,这也是其职责所在。
其他文献
一、临时申请  在《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs协议)的乌拉圭回合谈判中,美国为使美国申请人在其国内享有等同于《巴黎公约》确定的国外专利申请在美国享有12个月优先权的相同权利,提出临时申请(Provisional Application)制度,主要规定体现在美国专利法(35 U.S.C.)第111条b款和119条e款。  (一) 临时申请简介  临时申请作为美国特有的专利制度,具有很多独
期刊
每个人的恋爱经历都是珍贵而难忘的,尤其难忘的是恋爱时的感觉和付出的那份真情。对于即将成为妈妈的我来说,虽然恋爱已是有些久远的事情了,但在知识产权咨询师的几年从业生涯中,这种恋爱的感觉不断地涌起,并被刷新和重复着——我们咨询服务的客户就像心仪已久的另一半,知识产权咨询师总是不自觉地想她所想;而争取客户、服务客户,最终与客户建立长久合作的关系,仿佛就是追求佳人、获得垂青、两情相悦的过程。客户就像女神一
期刊
新平衡公司诉纽巴伦(中国)有限公司不正当竞争案开庭审理,各方当事人都在紧张地等着法院的判决,我相信法院会做出公正的判决。我没有看过案件卷宗,对该案的具体情形不做评论,但有一点是明确的,即该案涉及到商标“恶意”使用、“恶意”注册的问题,这也是当下商标实务问题中最被关注的问题。本文结合几件具体案例,谈一下自己对商标确权案件中“恶意”的认定问题。  在商标异议案件及无效宣告案件中,对诉争商标做出是否核准
期刊
本文拟从涉专利民事纠纷之间接侵权问题相关实务和理论方面的讨论和观点出发,通过研读同类型公布典型法院案例,结合美国专利法类似规定,尝试对同类型案件司法实践观点的理解,并提出司法解释相关条款的适用问题。什么是专利间接侵权?  我国法律尚待形成对专利间接侵权的明确定义和规定。核心的依据是我国对专利侵权的判定标准采用全面覆盖原则1,以被控实施的技术方案是否落入专利保护范围为标准,将被诉侵权人具体实施的行为
期刊
在规制市场混淆行为方面,新修订的《反不正当竞争法》第6条第1项的规定,与《商标法》相比,其不同之处体现在三个方面:新法更强调行为人的主观状态、更强调侵权时的市场效果、不强调商品的类似性。  2017年11月4日,中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订通过了《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》),并规定修订后的《反不正当竞争法》自2018年1月1日起
期刊
按照专利法中“权利用尽”的原理,在商品经专利权人同意售出后,买方对专利商品的使用、转售行为不再被视为侵权,但买方制造专利商品的行为仍然构成侵权。当一个商品因被使用而发生损坏,对它进行充分的维修或维护,一般认为是正常的,被视为“使用”行为。而当需要维修的内容过多时,这种维修行为是属于“使用”还是“制造”就存在争议了。讨论者一般以“修理”与“再造”描述其间的区别。  这一问题曾因日本佳能墨盒案1在我国
期刊
诺欣妥(LCZ696,沙库巴曲缬沙坦钠片)是诺华公司开发的用于射血分数降低的慢性心力衰竭的组合药物,为沙库巴曲(sacubitril)和缬沙坦(valsartan)以1:1比例形成的三钠半五水超分子络合物1的口服制剂。该药物于2015年7月获FDA批准上市,有分析机构预测其全球销售额将高达100亿美元2。如此广阔的销售前景,使得诺欣妥仿制药市场成了中国药企的竞争高地。目前,恒瑞医药、江苏豪森、正大
期刊
当前,加强知识产权保护、提高自主创新能力,已经成为加快转变经济发展方式,实施创新驱动发展战略的内在要求。但《专利法》的实施情况还不能适应上述要求。2014年,全国人大常委会开展了专利法执法检查工作,指出《专利法》实施中存在下列突出的问题:专利质量总体上还处在较低水平,专利保护实际效果和创新主体的期待存在较大差距;专利运用能力不足,专利的市场价值没有得到充分体现;专利公共和社会服务能力不强,与快速增
期刊
根据《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。第三十三条规定,对初步审定公告的商标,自公告之日起三个月内,在先权利人、利害关系人认为违反本法第三十二条规定的可以向商标局提出异议。第四十五条规定,已经注册的商标,违反本法第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。因此,是否损害在先权利成为商标注册、异议及无效审查
期刊
身份认定是网络侵权案件的一大“痛点”。很多权利人在知识产权侵权案件中不知道侵权人是谁。很多受害人在“商业诽谤、名誉权”案件中不知道“谁在骂我”。权利人只能找到网络服务提供商,要求其披露实际侵权人的网络注册资料。网络服务提供商往往不敢,不愿,实际上也不会积极配合,而是要求权利人向法院起诉,由法院审查决定是否需要披露相关信息,事实上把司法审查当成信息披露的必经程序。笔者认为,司法审查不是信息披露的必经
期刊