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在利益的驱使下，恶意商标注册人往往会生出各种花招来规避被认定恶意的风险。待恶意申请获得注册后，恶意注册人往往又会通过叠加背景图案、对注册商标进行变形等方式来达到攀附在先商标商誉的目的。更有甚者，待商标获得注册后再将商标转卖给第三人，彻底断了在先权利人的问责风险。这些行为显然都违背了商标法的立法宗旨，不管是为了维护特定的在先权利人的合法权益，还是为了维护公平竞争的市场秩序，都应当予以遏制。中国贸促会专利商标事务所办理的“TGt”商标无效案就是以上情况的一个典型案例。
案情回顾
TCL是中国家喻户晓的家电品牌，2018年其品牌价值超过879亿元，持续13年居中国电视机制造业榜首，电视机出货量排名全球第二。
第3702456号商标（以下称“系争商标”）由自然人“楚自均”于2003年9月3日提交注册申请，指定商品为0908群组的“电视机；影碟机”等，并于2009年10月27日被准予注册。系争商标被大量恶意使用。TCL集团公司发现这一行为后，立即于2016年11月28日提交了无效宣告申请。无效申请递交后，系争商标于2016年12月13日被转让给了“广州市锦潮电子科技有限公司”（下称“锦潮公司”）。事实上，前述恶意使用商标的行为主体即为受让人“锦潮公司”。
案情分析
本案实体问题适用2001年《商标法》。根据该法第四十一条的规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条……自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。”本案中，由于系争商标注册时间已超过5年，因此必须证明TCL自身的商标达到驰名且系争商标原注册人在申请时具有恶意，否则将无法宣告其无效。
在无效宣告阶段，商评委认定TCL商标达到了一定知名度，因此争议焦点就在于原注册人楚自均在申请时是否具有恶意。虽然TCL公司递交了大量锦潮公司恶意使用商标的证据，并从系争商标与引证商标近似等角度进行了论证，但商评委裁定“系争商标申请人提交的证据不能证明原注册人楚自均在申请注册时具有傍名牌的恶意，故申请人的该项主张缺乏事实依据”，遂不予支持。显然，商评委认为商标经过转让之后的恶意使用行为不能证明原注册人的恶意。该裁定结果即意味着大量的恶意使用行为还可以继续，TCL公司遂于2017年12月19日向北京知识产权法院提起行政诉讼。
本案在诉讼阶段的争议焦点依然是“恶意注册”认定，更为具体的是指2001年《商标法》第四十一条第二款中“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”中所指的“恶意注册”。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（2017）》第二十五条指出：“人民法院判断诉争商标申请人是否‘恶意注册’他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的，人民法院可以推定其注册构成商标法第四十五条第一款所指的‘恶意注册’。”由此可见，商标知名度高，甚至达到驰名，并不意味着“恶意”必然成立。换言之，“驰名”和“恶意”是相对独立的要件，需要分别认定。
在北京高院2019年4月发布的《商标授权确权案件审理指南》第18.4条中指出：“认定商标法第四十五条第一款规定的‘恶意注册’，可以综合下列因素：（1）诉争商标与在先驰名商标近似程度较高；（2）在先驰名商标具有较强显著性和知名度；（3）诉争商标指定使用商品与在先驰名商标的商品关联程度较高；（4）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；（5）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近；（6）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾发生其他纠纷，足以知晓该驰名商标；（7）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；（8）诉争商标申请人申请注册该商标后，具有攀附在先驰名商标商誉的行为；（9）诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标。”可见，无论考虑哪些因素，目的都是证明在后申请人在注册时“明知或应知”驰名商标的存在。当多重因素叠加能够综合指向在后申请人具有某种不正当意图时，除非他能提供其他正当理由，否则就会被认定存在恶意。
决定要点
在本案的行政诉讼中，TCL着重从以下几个方面来证明存在“恶意注册”，并且得到了一审和二审法院的支持。
首先，商标的图样显然经过了精心的设计，前面两个字母TG为标准大写字母，而字母t不但采用了小写形式，并且还进行了非规范的特殊设计，使t的尾部特别长，而横线特别短也特别细，使设计后的字母t与字母L在外观上十分近似；而两件商标的第一个字母完全相同，第二个字母G与字母C本身外观就十分近似，从而导致两件商标在整体外观上十分近似。因此，系争商标构成对TCL商标的摹仿。
第二，法院认定了TCL商标在系争商标申请日之前已达到驰名程度，其影响力足以覆盖申请人楚自均所在的区域，因此其理应知晓，却仍然在相同商品上注册近似的标志，属于第四十一条规定的“恶意注册”行为。这里，由于TCL已达到驰名，导致可推定楚自均应知的事实，在其不能提供其他正当理由的情況下，可得到“恶意注册”的结论。
第三，本案中系争商标虽然经过转让，但受让人锦潮公司采用了有意贴近TCL商标的使用方式，法院认定“其主观意图难谓善意”。更为重要的是，该恶意使用直接可以认定产生了2001年《商标法》第十三条第二款所要求的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的后果。一审、二审法院一致认定：“相关公众看到诉争商标时，容易联想到原告的驰名商标‘TCL’，误认为诉争商标与‘TCL’的商品提供者存在特定关联，破坏‘TCL’商标与原告的电视机商品之间的联系，从而减弱驰名商标的显著性，致使原告的利益受到损害。”
锦潮公司在二审诉讼中主张“系争商标经使用已形成稳定的市场秩序”，但法院驳斥了该观点，指出“不能因系争商标的不良使用行为反而促使其注册具有合法性。”可见，恶意注册的商标并不能通过长期使用就洗白原罪，达到木已成舟、逼人就范的目的。
心得体会
回顾本案，虽然“恶意注册”的定案依据仍然是原注册人“楚自均”在提交商标注册申请时已经具有主观恶意，但系争商标转让后明显的恶意使用证据对于认定案件事实也起到了重要的参考价值。因此，对于商标权人来说，在发现恶意的在后申请商标后，不妨再对该商标的使用情况做更进一步的调查，说不定会有“意外收获”。恶意注册人往往在申请之时已然包藏祸心，其后的使用行为也必然露出马脚，甚至使其恶意昭然若揭。大量傍名牌、搭便车的事实告诉我们，如果从商标图样上已经可以看出某种恶意的端倪，恐怕往往也会伴随着恶意使用的事实。若是善意注册，就不会刻意贴合在先商标；若是恶意注册，最终一定会通过某种形式表现出来。
（作者单位系中国贸促会专利商标事务所）
案情回顾
TCL是中国家喻户晓的家电品牌，2018年其品牌价值超过879亿元，持续13年居中国电视机制造业榜首，电视机出货量排名全球第二。
第3702456号商标（以下称“系争商标”）由自然人“楚自均”于2003年9月3日提交注册申请，指定商品为0908群组的“电视机；影碟机”等，并于2009年10月27日被准予注册。系争商标被大量恶意使用。TCL集团公司发现这一行为后，立即于2016年11月28日提交了无效宣告申请。无效申请递交后，系争商标于2016年12月13日被转让给了“广州市锦潮电子科技有限公司”（下称“锦潮公司”）。事实上，前述恶意使用商标的行为主体即为受让人“锦潮公司”。
案情分析
本案实体问题适用2001年《商标法》。根据该法第四十一条的规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条……自商标注册之日起5年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受5年的时间限制。”本案中，由于系争商标注册时间已超过5年，因此必须证明TCL自身的商标达到驰名且系争商标原注册人在申请时具有恶意，否则将无法宣告其无效。
在无效宣告阶段，商评委认定TCL商标达到了一定知名度，因此争议焦点就在于原注册人楚自均在申请时是否具有恶意。虽然TCL公司递交了大量锦潮公司恶意使用商标的证据，并从系争商标与引证商标近似等角度进行了论证，但商评委裁定“系争商标申请人提交的证据不能证明原注册人楚自均在申请注册时具有傍名牌的恶意，故申请人的该项主张缺乏事实依据”，遂不予支持。显然，商评委认为商标经过转让之后的恶意使用行为不能证明原注册人的恶意。该裁定结果即意味着大量的恶意使用行为还可以继续，TCL公司遂于2017年12月19日向北京知识产权法院提起行政诉讼。
本案在诉讼阶段的争议焦点依然是“恶意注册”认定，更为具体的是指2001年《商标法》第四十一条第二款中“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”中所指的“恶意注册”。
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（2017）》第二十五条指出：“人民法院判断诉争商标申请人是否‘恶意注册’他人驰名商标，应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图。引证商标知名度高、诉争商标申请人没有正当理由的，人民法院可以推定其注册构成商标法第四十五条第一款所指的‘恶意注册’。”由此可见，商标知名度高，甚至达到驰名，并不意味着“恶意”必然成立。换言之，“驰名”和“恶意”是相对独立的要件，需要分别认定。
在北京高院2019年4月发布的《商标授权确权案件审理指南》第18.4条中指出：“认定商标法第四十五条第一款规定的‘恶意注册’，可以综合下列因素：（1）诉争商标与在先驰名商标近似程度较高；（2）在先驰名商标具有较强显著性和知名度；（3）诉争商标指定使用商品与在先驰名商标的商品关联程度较高；（4）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有贸易往来或者合作关系；（5）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人营业地址临近；（6）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾发生其他纠纷，足以知晓该驰名商标；（7）诉争商标申请人与在先驰名商标所有人曾有内部人员往来关系；（8）诉争商标申请人申请注册该商标后，具有攀附在先驰名商标商誉的行为；（9）诉争商标申请人大量注册他人具有较强显著性和知名度的商标。”可见，无论考虑哪些因素，目的都是证明在后申请人在注册时“明知或应知”驰名商标的存在。当多重因素叠加能够综合指向在后申请人具有某种不正当意图时，除非他能提供其他正当理由，否则就会被认定存在恶意。
决定要点
在本案的行政诉讼中，TCL着重从以下几个方面来证明存在“恶意注册”，并且得到了一审和二审法院的支持。
首先，商标的图样显然经过了精心的设计，前面两个字母TG为标准大写字母，而字母t不但采用了小写形式，并且还进行了非规范的特殊设计，使t的尾部特别长，而横线特别短也特别细，使设计后的字母t与字母L在外观上十分近似；而两件商标的第一个字母完全相同，第二个字母G与字母C本身外观就十分近似，从而导致两件商标在整体外观上十分近似。因此，系争商标构成对TCL商标的摹仿。
第二，法院认定了TCL商标在系争商标申请日之前已达到驰名程度，其影响力足以覆盖申请人楚自均所在的区域，因此其理应知晓，却仍然在相同商品上注册近似的标志，属于第四十一条规定的“恶意注册”行为。这里，由于TCL已达到驰名，导致可推定楚自均应知的事实，在其不能提供其他正当理由的情況下，可得到“恶意注册”的结论。
第三，本案中系争商标虽然经过转让，但受让人锦潮公司采用了有意贴近TCL商标的使用方式，法院认定“其主观意图难谓善意”。更为重要的是，该恶意使用直接可以认定产生了2001年《商标法》第十三条第二款所要求的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”的后果。一审、二审法院一致认定：“相关公众看到诉争商标时，容易联想到原告的驰名商标‘TCL’，误认为诉争商标与‘TCL’的商品提供者存在特定关联，破坏‘TCL’商标与原告的电视机商品之间的联系，从而减弱驰名商标的显著性，致使原告的利益受到损害。”
锦潮公司在二审诉讼中主张“系争商标经使用已形成稳定的市场秩序”，但法院驳斥了该观点，指出“不能因系争商标的不良使用行为反而促使其注册具有合法性。”可见，恶意注册的商标并不能通过长期使用就洗白原罪，达到木已成舟、逼人就范的目的。
心得体会
回顾本案，虽然“恶意注册”的定案依据仍然是原注册人“楚自均”在提交商标注册申请时已经具有主观恶意，但系争商标转让后明显的恶意使用证据对于认定案件事实也起到了重要的参考价值。因此，对于商标权人来说，在发现恶意的在后申请商标后，不妨再对该商标的使用情况做更进一步的调查，说不定会有“意外收获”。恶意注册人往往在申请之时已然包藏祸心，其后的使用行为也必然露出马脚，甚至使其恶意昭然若揭。大量傍名牌、搭便车的事实告诉我们，如果从商标图样上已经可以看出某种恶意的端倪，恐怕往往也会伴随着恶意使用的事实。若是善意注册，就不会刻意贴合在先商标；若是恶意注册，最终一定会通过某种形式表现出来。
（作者单位系中国贸促会专利商标事务所）