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【摘要】在计算机技术和电子商务迅猛发展的今天，专利保护商业方法发明已成为必然趋势。我国引进商业方法软件专利具有必要性和可行性，因此，当下更应当关注的是如何完善专利审查程序。文章结合国外做法和本国实际，主要从专利授予程序完善和专利审查步骤完善两个方面提出了相应的对策。
【关键词】商业方法软件专利 现有技术 创造性
历史上，商业方法一直被视为智力活动的规则和方法，属于抽象观念的范畴，排除于专利保护之外。然而，随着互联网和计算机技术的发展，商业方法与计算机技术、信息网络技术相结合，并以计算机软件的形式表现出来，逐步走入了专利保护的视野。商业方法软件专利也成为我国专利理论界、实务界亟待解决的现实问题。
一、我国商业方法软件专利保护的必要性和可行性
对于必要性的分析：一是针对发达国家专利标准化战略之防御需要分析。发达国家正在利用“技术专利化—专利标准化—标准许可化”战略以达到利益最大化之目的，6CDVD事件便是最好的例证。目前美、日、欧企业正在积极申请商业方法软件专利，沿用“专利标准化”战略。如果我国继续盲目坚持“商业方法除外”原则，必然不利于我国电子商务和网络金融的发展，闭关锁国到最后只能是被动挨打。在电子商务领域，我国面临巨大的挑战和机遇，要想使我国电子商务产业赶超美、日、欧等发达国家，形成中国的技术标准就必须尽快开放商业方法软件专利保护之门。我国企业只有拥有自己先进的商业方法软件专利，才能真正提高与外国公司的谈判能力，增加谈判筹码。否则，6CDVD事件的悲剧必将重演。二是针对我国企业参与经济全球化之竞争需要分析。随着经济全球化发展，跨国公司在申请商业方法软件专利时，一般采用全球同步战略。这种全球战略大大扩展了商业方法软件专利保护范围，使我国企业开展海外业务时成为外国公司专利狙击对象。此外，随着入世承诺的履行，我国已逐步开放金融业务，大量外国银行、金融机构纷纷进入中国市场。商业方法软件专利已渐渐成为主流，其他国家都已渐渐接受商业方法软件专利。在经济全球化背景下，我国也不可避免地要融入到新的情势之中，逆时而动，不利于我国企业与跨国大公司展开竞争，会在国际交流与合作中受到歧视，甚至在未来的一些重要游戏规则制订时失去主流地位和先机。
《专利审查指南》对“智力活动的规则和方法”具体规定：“第一，如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。如果一项权利要求，除其主题名称以外，对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。第二，除了上述第一条所描述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是智力活动的规则和方法，不应当根据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”可见，我国并没有对商业方法软件专利申请一概排斥。只有那些纯粹的组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法和制度，才属于智力活动的规则和方法，不授予专利。我国存在商业方法软件专利保护的迫切需要，并且具有专利保护潜在的法律资源和实践基础。目前我国关注的不应该是商业方法发明是否可以获得专利保护的问题，而应更多的关注如何提高商业方法软件专利审查质量，减少低质量专利。
二、我国商业方法软件专利授予程序的完善
1、申请人搜索义务之设立
我国《专利法》第36条第1款规定：“发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”虽然我国在专利授予程序中设置了申请人提交机制，却未规定申请人搜索现有技术的义务，也未规定其所需提交现在技术的最低程度。为避免商业方法软件专利申请被驳回，每个申请人都有拒绝搜索或隐匿不利现有技术的动机，与其他专利领域相比，商业方法软件专利申请人的隐匿动机更加强烈。然而，在市场竞争环境下，商业方法软件专利并非申请人维持竞争能力的主要手段，其申请专利的目的仅仅是为了获得额外的市场竞争优势，为杜绝这一现象并鼓励申请人向专利部门提供更多的现有技术，设立专利申请人的搜索义务就非常必要。
这一搜索义务迫使专利申请人搜索更多的在先资料，从而为专利审查员提供了有关商业方法发明详细的背景材料，也为专利申请人准确评价其发明提供了参考。然而，法院如何判断专利申请人到底有无履行搜索义务，并且怎样才算充分履行了搜索义务？这在举证上确实存在困难，而且也没有统一的标准。笔者认为，参照《专利法》第26条有关“说明书撰写要求”，搜索标准应当是：相关资料能够合理描述发明背景，使专利审查员或社会公众能够从随后的阅读中获益，并实质上理解商业方法发明及其背景。具体而言，以下几种情形可以作为搜索义务有无充分履行的参考：第一，如果专利部门引用了申请人搜索的相关资料，则可推定申请人已充分履行了搜索义务；第二，如果申请人能够证明其在与发明领域有关的数据库中进行了合理的搜索努力，几乎没有发现任何与该商业方法有关的实质性材料，则可推定申请人已充分履行了搜索义务；第三，如果专利审查员在很短的时间内就能在与发明领域有关的数据库中找到额外的现有技术，则可推定申请人未充分履行搜索义务；第四，如果第三方提交的现有技术证明这些资料是申请人通过努力本可以搜索到的，则认定申请人未充分履行搜索义务。总之，如果能够推定或者有充分证据证明申请人未充分履行搜索义务，那么专利审查员就可以驳回专利申请。
当然，某些商业方法没有公开使用以及不同申请人之间搜索能力、经验上的差异，即使进行了搜索努力也未必能找到相关现有技术。因此，搜索义务没有一个绝对的确定的判断标准，必须根据商业方法发明的内容和类型、申请人本身的搜索能力和经验综合判断，从而实现各方利益平衡。
2、第三方参与激励的创设
我国《专利法实施细则》第48条规定：“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日前，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。”第三方参与机制非常重要，有利于弥补专利审查员和专利申请人搜索能力的不足，能够向专利部门提供许多其无法获得的现有技术。虽然我国《专利法实施细则》第48条创设了第三方参与机制，但是专利审查实践证明该第三方参与机制很少被实际应用，形同虚设，因此，创设了第三方参与机制并不意味着同时也创设了该机制的使用激励。这就迫使我们必须创设使用激励以保证该机制发挥实际效用。对于拥有现有技术的第三方而言，其不愿参与该机制的主要原因是《专利法》第63条规定了“先使用抗辩权”，赋予了先使用人侵权免责事由。该条规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”因而使第三方对于商业方法软件专利授予与否没有直接利害关系。对商业方法软件专利而言，加强第三方参与一个最有效的激励就是建立私人利益关系即在侵权诉讼中否认其先使用抗辩权。具体而言，若第三方拥有商业方法发明的现有技术而未向专利部门提交，那么在将来的侵权诉讼中不允许其提交有关先发明或者先使用的证据，从而否认其免责抗辩权。这一制度安排就为相关第三方设置了直接利益关系，产生相应的参与激励。应该说，这一利益关系的设置对第三方的影响是非常巨大的，如果其拥有现在技术而不向专利部门提交就会在日后的侵权诉讼中被剥夺抗辩权。这就促使拥有在先技术并且希望继续保留抗辩权的第三方产生了强烈的提交激励。对于不拥有现有技术的第三方而言，其不愿参与该机制的主要原因是第三方担心耗费大量时间、金钱。专利部门可以建立奖励制度来激发第三方的参与积极性。若第三方提交的现有技术被专利部门引用，甚至作为驳回商业方法软件专利申请的主要依据时，可由专利部门给予第三方物质奖励。这样的奖励制度对于扩大现有技术范围也起到了积极作用。
三、我国商业方法软件专利审查步骤的完善
1、现有技术的确定
相关现有技术的确定对于商业方法软件专利创造性判断显得尤为重要，因为发明涉及了商业方法和计算机信息网络技术两大领域，若在现有技术范围上不进行必要限制极易走向另一极端，否认所有商业方法发明的创造性，使真正拥有创新精神极具商业价值的发明无法获得专利保护。因此，用于判断商业方法软件创造性的现有技术必须限定于与专利客体相关的现有技术，并非一切现有技术。1986年CAFC确立了有关现有技术确定的重要原则：一是有关的参考技术是否属于发明人从事努力的领域；二是如果不是，该技术是否与发明人试图解决的问题具有合理的关联。这样，只要有关的参考技术或属于发明人从事努力的领域，或与发明人要解决的问题具有合理的关联，不论该项技术是新是旧也不论发明人是否知道，都属于现有技术的范围。在审查商业方法发明的创造性时，也会面临同样的问题，由于审查员是在了解发明内容之后才做出判断的，容易低估发明的创造性。这就要求在专利审查过程中，必须避免在不相关领域中寻找现有技术以证明发明是显而易见的。
2、现有技术的综合
与新颖性的“单一来源”判断方法不同，在审查专利申请是否具有非显而易见性时需要综合两项以上的现有技术来判断。任何创新的发明都是对现有技术重新选择、排列、综合、改进，其创新部分也许已散见于各种现有技术之中要求专利审查员在审查发明的创造性时，必须考察这些现有技术中是否明示或暗示了这一综合。如果在这些现有技术中已经存在某种启示，使本领域的普通技术人员在面对相关问题时有动机去综合、改进现有技术以获得要求保护的发明，那么该专利申请就是显而易见的，不具有创造性。相反，如果这些现有技术中不存在综合、改进的启示，将现有技术重新综合排列完全是出自发明者的创造性劳动，那么该专利申请就是非显而易见的，具备了创造性。
总之，在商业方法软件专利授予程序中，建立申请人搜索义务、完善第三方参与机制，将有利于提交更多的现有技术。同时，也应注意现有技术确定和综合的问题，避免矫枉过正，防止“事后聪明”，从而为提高商业方法软件专利质量提供有力的程序保障。
【参考文献】
[1] 权衡：论电子商务商业方法的可专利性[D].武汉大学法学院，2005.
[2] 冯发贵：我国商业方法专利化的可行性——以美国为例的分析[J].社会科学研究，2006（3）.
[3] 王海浪：TRIPS框架下我国商业方法软件法律保护问题研究[D].湖南师范大学法学院，2003.
【关键词】商业方法软件专利 现有技术 创造性
历史上，商业方法一直被视为智力活动的规则和方法，属于抽象观念的范畴，排除于专利保护之外。然而，随着互联网和计算机技术的发展，商业方法与计算机技术、信息网络技术相结合，并以计算机软件的形式表现出来，逐步走入了专利保护的视野。商业方法软件专利也成为我国专利理论界、实务界亟待解决的现实问题。
一、我国商业方法软件专利保护的必要性和可行性
对于必要性的分析：一是针对发达国家专利标准化战略之防御需要分析。发达国家正在利用“技术专利化—专利标准化—标准许可化”战略以达到利益最大化之目的，6CDVD事件便是最好的例证。目前美、日、欧企业正在积极申请商业方法软件专利，沿用“专利标准化”战略。如果我国继续盲目坚持“商业方法除外”原则，必然不利于我国电子商务和网络金融的发展，闭关锁国到最后只能是被动挨打。在电子商务领域，我国面临巨大的挑战和机遇，要想使我国电子商务产业赶超美、日、欧等发达国家，形成中国的技术标准就必须尽快开放商业方法软件专利保护之门。我国企业只有拥有自己先进的商业方法软件专利，才能真正提高与外国公司的谈判能力，增加谈判筹码。否则，6CDVD事件的悲剧必将重演。二是针对我国企业参与经济全球化之竞争需要分析。随着经济全球化发展，跨国公司在申请商业方法软件专利时，一般采用全球同步战略。这种全球战略大大扩展了商业方法软件专利保护范围，使我国企业开展海外业务时成为外国公司专利狙击对象。此外，随着入世承诺的履行，我国已逐步开放金融业务，大量外国银行、金融机构纷纷进入中国市场。商业方法软件专利已渐渐成为主流，其他国家都已渐渐接受商业方法软件专利。在经济全球化背景下，我国也不可避免地要融入到新的情势之中，逆时而动，不利于我国企业与跨国大公司展开竞争，会在国际交流与合作中受到歧视，甚至在未来的一些重要游戏规则制订时失去主流地位和先机。
《专利审查指南》对“智力活动的规则和方法”具体规定：“第一，如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。如果一项权利要求，除其主题名称以外，对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。第二，除了上述第一条所描述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是智力活动的规则和方法，不应当根据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性。”可见，我国并没有对商业方法软件专利申请一概排斥。只有那些纯粹的组织、生产、商业实施和经济等方面的管理方法和制度，才属于智力活动的规则和方法，不授予专利。我国存在商业方法软件专利保护的迫切需要，并且具有专利保护潜在的法律资源和实践基础。目前我国关注的不应该是商业方法发明是否可以获得专利保护的问题，而应更多的关注如何提高商业方法软件专利审查质量，减少低质量专利。
二、我国商业方法软件专利授予程序的完善
1、申请人搜索义务之设立
我国《专利法》第36条第1款规定：“发明专利的申请人请求实质审查的时候，应当提交在申请日前与其发明有关的参考资料。”虽然我国在专利授予程序中设置了申请人提交机制，却未规定申请人搜索现有技术的义务，也未规定其所需提交现在技术的最低程度。为避免商业方法软件专利申请被驳回，每个申请人都有拒绝搜索或隐匿不利现有技术的动机，与其他专利领域相比，商业方法软件专利申请人的隐匿动机更加强烈。然而，在市场竞争环境下，商业方法软件专利并非申请人维持竞争能力的主要手段，其申请专利的目的仅仅是为了获得额外的市场竞争优势，为杜绝这一现象并鼓励申请人向专利部门提供更多的现有技术，设立专利申请人的搜索义务就非常必要。
这一搜索义务迫使专利申请人搜索更多的在先资料，从而为专利审查员提供了有关商业方法发明详细的背景材料，也为专利申请人准确评价其发明提供了参考。然而，法院如何判断专利申请人到底有无履行搜索义务，并且怎样才算充分履行了搜索义务？这在举证上确实存在困难，而且也没有统一的标准。笔者认为，参照《专利法》第26条有关“说明书撰写要求”，搜索标准应当是：相关资料能够合理描述发明背景，使专利审查员或社会公众能够从随后的阅读中获益，并实质上理解商业方法发明及其背景。具体而言，以下几种情形可以作为搜索义务有无充分履行的参考：第一，如果专利部门引用了申请人搜索的相关资料，则可推定申请人已充分履行了搜索义务；第二，如果申请人能够证明其在与发明领域有关的数据库中进行了合理的搜索努力，几乎没有发现任何与该商业方法有关的实质性材料，则可推定申请人已充分履行了搜索义务；第三，如果专利审查员在很短的时间内就能在与发明领域有关的数据库中找到额外的现有技术，则可推定申请人未充分履行搜索义务；第四，如果第三方提交的现有技术证明这些资料是申请人通过努力本可以搜索到的，则认定申请人未充分履行搜索义务。总之，如果能够推定或者有充分证据证明申请人未充分履行搜索义务，那么专利审查员就可以驳回专利申请。
当然，某些商业方法没有公开使用以及不同申请人之间搜索能力、经验上的差异，即使进行了搜索努力也未必能找到相关现有技术。因此，搜索义务没有一个绝对的确定的判断标准，必须根据商业方法发明的内容和类型、申请人本身的搜索能力和经验综合判断，从而实现各方利益平衡。
2、第三方参与激励的创设
我国《专利法实施细则》第48条规定：“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日前，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由。”第三方参与机制非常重要，有利于弥补专利审查员和专利申请人搜索能力的不足，能够向专利部门提供许多其无法获得的现有技术。虽然我国《专利法实施细则》第48条创设了第三方参与机制，但是专利审查实践证明该第三方参与机制很少被实际应用，形同虚设，因此，创设了第三方参与机制并不意味着同时也创设了该机制的使用激励。这就迫使我们必须创设使用激励以保证该机制发挥实际效用。对于拥有现有技术的第三方而言，其不愿参与该机制的主要原因是《专利法》第63条规定了“先使用抗辩权”，赋予了先使用人侵权免责事由。该条规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。”因而使第三方对于商业方法软件专利授予与否没有直接利害关系。对商业方法软件专利而言，加强第三方参与一个最有效的激励就是建立私人利益关系即在侵权诉讼中否认其先使用抗辩权。具体而言，若第三方拥有商业方法发明的现有技术而未向专利部门提交，那么在将来的侵权诉讼中不允许其提交有关先发明或者先使用的证据，从而否认其免责抗辩权。这一制度安排就为相关第三方设置了直接利益关系，产生相应的参与激励。应该说，这一利益关系的设置对第三方的影响是非常巨大的，如果其拥有现在技术而不向专利部门提交就会在日后的侵权诉讼中被剥夺抗辩权。这就促使拥有在先技术并且希望继续保留抗辩权的第三方产生了强烈的提交激励。对于不拥有现有技术的第三方而言，其不愿参与该机制的主要原因是第三方担心耗费大量时间、金钱。专利部门可以建立奖励制度来激发第三方的参与积极性。若第三方提交的现有技术被专利部门引用，甚至作为驳回商业方法软件专利申请的主要依据时，可由专利部门给予第三方物质奖励。这样的奖励制度对于扩大现有技术范围也起到了积极作用。
三、我国商业方法软件专利审查步骤的完善
1、现有技术的确定
相关现有技术的确定对于商业方法软件专利创造性判断显得尤为重要，因为发明涉及了商业方法和计算机信息网络技术两大领域，若在现有技术范围上不进行必要限制极易走向另一极端，否认所有商业方法发明的创造性，使真正拥有创新精神极具商业价值的发明无法获得专利保护。因此，用于判断商业方法软件创造性的现有技术必须限定于与专利客体相关的现有技术，并非一切现有技术。1986年CAFC确立了有关现有技术确定的重要原则：一是有关的参考技术是否属于发明人从事努力的领域；二是如果不是，该技术是否与发明人试图解决的问题具有合理的关联。这样，只要有关的参考技术或属于发明人从事努力的领域，或与发明人要解决的问题具有合理的关联，不论该项技术是新是旧也不论发明人是否知道，都属于现有技术的范围。在审查商业方法发明的创造性时，也会面临同样的问题，由于审查员是在了解发明内容之后才做出判断的，容易低估发明的创造性。这就要求在专利审查过程中，必须避免在不相关领域中寻找现有技术以证明发明是显而易见的。
2、现有技术的综合
与新颖性的“单一来源”判断方法不同，在审查专利申请是否具有非显而易见性时需要综合两项以上的现有技术来判断。任何创新的发明都是对现有技术重新选择、排列、综合、改进，其创新部分也许已散见于各种现有技术之中要求专利审查员在审查发明的创造性时，必须考察这些现有技术中是否明示或暗示了这一综合。如果在这些现有技术中已经存在某种启示，使本领域的普通技术人员在面对相关问题时有动机去综合、改进现有技术以获得要求保护的发明，那么该专利申请就是显而易见的，不具有创造性。相反，如果这些现有技术中不存在综合、改进的启示，将现有技术重新综合排列完全是出自发明者的创造性劳动，那么该专利申请就是非显而易见的，具备了创造性。
总之，在商业方法软件专利授予程序中，建立申请人搜索义务、完善第三方参与机制，将有利于提交更多的现有技术。同时，也应注意现有技术确定和综合的问题，避免矫枉过正，防止“事后聪明”，从而为提高商业方法软件专利质量提供有力的程序保障。
【参考文献】
[1] 权衡：论电子商务商业方法的可专利性[D].武汉大学法学院，2005.
[2] 冯发贵：我国商业方法专利化的可行性——以美国为例的分析[J].社会科学研究，2006（3）.
[3] 王海浪：TRIPS框架下我国商业方法软件法律保护问题研究[D].湖南师范大学法学院，2003.