商标法保护商标代表的商誉。商标侵权诉讼禁止他人未经许可在竞争性产品/服务上使用与商标持有人相同或近似的商标,防止消费者混淆误认。商标淡化诉讼则禁止他人未经许可在非竞争性产品上使用驰名商标持有人的驰名商标,避免弱化驰名商标与其所使用的商品/服务之间联系的唯一性或者贬损该驰名商标的价值。另一方面,上述商标权的排他性难免对市场竞争带来垄断效应,反垄断法的学者基于自由竞争的考量对商标权利一直持怀疑态度。而且,言论自由作为基本的宪法权利不仅关乎言论者的自我完善与发展,还关乎深化文化、社会以及社会进程。商标指示性合理使用视为衡平上述相互冲突利益的管道。商标指示性合理使用是这样一个基本事实:只要不产生消费者混淆可能性或者淡化原告的驰名商标,任何人均可自由地在表达性使用(expressive use)的意义上使用商标说明、称呼、命名该商标所表示的产品/服务。当然非商业使用商标不适用商标法,例如在新闻报道及评论、戏仿中使用他人商标。该原则首先于1992年由美国第九巡回法院在“新男孩”一案中作为商标侵权普通法上的抗辩被归纳出来成为先例,又于2006年美国国会制定商标淡化法修正案(TDRA,Trademark Dilution Reform Act of 2006)时基于言论自由之保障被纳入合理使用范畴,作为淡化诉讼中成文法上的抗辩。但是该原则诞生以来的20多年中,在美国明确采用该原则的法院并不多,典型的只有最初提出该原则的第九巡回上诉法院和2005年提出指示性合理使用两步分析法的第三巡回上诉法院,大多数巡回上诉法院仍然根据商标权仅限于制止消费者混淆的基本原理或者维持市场竞争以及保护言论自由的原则处理类似案件,本文第一章梳理了传统商业模式下以及新兴互联网背景下商标指示性合理使用原则的适用情况及其类型化问题,在类型化问题上,本文从指示性使用是使用原告商标称呼、命名原告的产品/服务这样一个基本事实出发,认为凡是第三人未经许可使用商标持有人的商标说明、指向、称呼商标持有人或其商品/服务的情形均属于商标指示性使用,包括在新闻报道及评论、戏仿、比较广告或者说明商品/服务特点及内容时使用商标持有人商标的情形,其中既有商业言论如比较广告、说明商品/服务特点及内容,也有非商业言论如新闻报道及评论,还有混合型言论如戏仿。传统的商标权范围仅限于原告有权利制止第三人未经许可混淆性地在商标区分产品(来源)的意义上使用原告的商标,不能像专利权、版权那样可以自由转让、许可商标权,是有限的准财产权利而非纯粹财产权利(property in gross),商标并非不可触犯的禁忌,任何不导致消费者混淆可能性的非商标使用意义上的表达性使用(expressive use),例如新闻报道及评论,戏仿,比较广告,说明产品/服务特点及内容,等等,均不在商标禁止权范围内,这是由商标权的本质决定的,是商标指示性合理使用的商标法基础。但是商标使用/非商标使用并非商标法律责任的门槛,即使非商标使用的指示性使用,也要进行混淆可能性分析,因为如后文所述,商标指示性合理使用其实是特定类型的不导致混淆可能性的使用,不属于积极性抗辩(affirmative defense),要由原告证明是否存在混淆可能性,用大陆法系诉讼法的术语即被告虽然提出指示性合理使用抗辩,但是不负本文第三章所述商标指示性合理使用构成要件的举证责任。商标保护与言论自由的冲突源于这样一个事实:一方面,商标法授予商标持有人专用权(尽管是有限的财产权),例如禁止他人在相同商品上使用相同商标(双重相同原则),或者混淆性地在类似商品上使用其商标(多因素混淆可能性分析标准),或者在非竞争性商品上使用其驰名商标,危及该驰名商标的声誉、驰名商标与商品之间联系的唯一性(distinctive character of the trademark),或者不正当的利用该驰名商标的优势即搭便车,另一方面,受国际人权公约和各国宪法保护处于基本人权地位的被认为对促进个人自我完善以及推进社会政治文化进程具有至关重要作用的言论自由却授予每一个人自由表达自我的权利,特别是言论自由除了保护传统的公民表达其非商业言论即政治、文化和社会观点之外,还扩张到保护被认为对于消费者具有积极影响即信息效应的商业言论(美国通过1976年Virginia State Board of Pharmacy v.Virginia Citizens Consumer Council案,立法机关不得非法限制广告主通过广告发布商业信息),商标专用权与言论自由,无论是与指示性使用他人商标中传统的非商业言论自由还是商业言论自由之冲突不可避免,只不过商业言论受较低水平的保护而已,指示性合理使用具有言论自由的宪法基础。非商业言论因其不满足构成商标侵权必须的“商业使用”(use in commerce)要素,可以绝对豁免于商标侵权或者淡化的民事责任,即使属于商业言论的指示性使用如果满足本文第三章提出的合理使用的两个要件也不会触发商标侵权责任。从竞争的角度而言,商标法促进了市场信息流动,具有潜在地达致获得较充分信息的消费者和更具竞争力的市场的功能,因为通过制止在商业中欺骗性使用商业标记,商标法能够使经营者打造识别其商品的捷径,减少消费者搜索成本。所以,商标法是竞争法而不是私法,商标法的目的具有层次性,其表面上的目的是保护商标权,但是最终目的是制止不正当竞争行为,维护公平自由的市场竞争秩序,商标权不过是一种工具性安排,它具有功能性内涵,商标权是手段而不是目的。但是自二十世纪初期以来商标权不断处于扩张之中,从可商标的主题到混淆可能性的认知主体和时间,到驰名商标的持有人可以不以传统的混淆可能性为条件即可提起商标淡化诉讼(如果存在消费混淆可能性则可以提起商标侵权诉讼,自不待言),商标权有妨碍和窒息市场竞争和言论自由的危险,走向了它的反面。商标指示性合理使用使合法的市场竞争行为如说明产品和服务内容等商业行为和言论免于商标权人的诉讼威胁,有效缓解了“寒蝉效应”(chilling effects),是衡平原告商标财产权和自由竞争、言论自由的等公共利益冲突的一件工具,商标指示性合理使用具有竞争法的规范基础。本文第二章分析了商标指示性合理使用的上述商标法、宪法和竞争法基础,它们可以归结为第三人享有指示性使用他人商标的利益。根据前述商标指示性合理使用原则的发展演变、类型化及其规范基础,本文第三章研究商标指示性合理使用之构成要件。对于非商业指示性使用而言,无论是基于商标法“非商业使用原则”还是宪法第一修正案言论自由原则,均属于绝对豁免商标法律责任的事由。对于商业指示性合理使用而言,源于版权法合理使用制度、作为商标权限制之一的商标合理使用制度最基本的分类是商标指示性合理使用与传统合理使用(classic fair use),两者在诸多方面存有差异:前者适用于任何商业标记,后者仅适用于不具有内在天然识别性(即显著性),需要获得第二含义才可获得商标权的描述性商标;在美国商标法(包括普通法和成文法《兰哈姆法》)的商标侵权诉讼中,前者属于成文法上的免责事由,在商标淡化诉讼中则属于成文法上的抗辩事由,我国则无论是在商标侵权诉讼中还是根据最高人民法院2009年的司法解释提出的商标淡化诉讼中,指示性合理使用均不属于免责事由;后者则有成文法上的根据(美国商标法15 U.S.C.1114(b)(5),我国《商标法》(2013)第59条第1款);在美国法上,前者不属于积极抗辩,后者属于积极抗辩;前者不能与混淆可能性并存,后者可以与混淆可能性并存,因为后者担心的是商标持有人试图把原本属于公共领域的词汇据为己有,有害于公共使用需求原则(the requirement of availability principle),前者则无此担忧。就商业指示性合理使用之构成要件,本文不同于第九巡回法院1992年“新男孩”案确立的三要件和第三巡回法院2005年“21世纪”案采用的修正的新三要件,认为指示性合理使用的构成要件有二:一是原告使用被告商标的必要性,二是原告使用被告的商标不存在混淆可能性,但是因为指示性合理使用不属于积极抗辩,第二个要件的证明其实是混淆多因素可能性分析,所以要由原告举证完成,而不是由被告证明,是以原告证明被告在比较广告或者说明自己产品/服务特点及内容等商业性使用原告商标时存在混淆可能性,即满足侵权或者淡化诉讼最低表面证据的要求来判断的。如果原告能证明被告上述指示性使用行为存在混淆可能性,则被告主张自己指示性使用是合理的就不成立。这与宪法第一修正案保护商业言论的前提是真实即不得含有诋毁、虚假陈述、误导性等内容的要求是一致的,商标指示性合理使用原则是宪法商业言论自由在商标法上的实现,当然,非商业言论因为绝对豁免而不适用商标法自不必考虑混淆可能性判断问题,但是仍不得侵犯他人的名誉权、隐私权等合法权益。虽然我国商标法条文中未正式出现“商标指示性(合理)使用”的字样,但是工商行政管理执法机关及人民法院司法实践中已经出现了类似规定和案件。2013年我国第三次修改商标法,仍未规定商标指示性合理使用问题,作为成文法传统的国家,应该将上述原则成文化,可以在第59条规定的商标专用权限制中,分别针对商业指示性合理使用与非商业指示性合理使用,增加两款,作为第四款和第五款:说明商标或商标所有人商品或服务的,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用;注册商标专用权人无权禁止他人任何非商业性使用。