对司法认定驰名商标的法律思考

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  人民法院认定驰名商标,实行被动原则,不依职权直接确认驰名商标,只有在当事人提出请求,并且根据案情需要法院才依照法律规定作出认定。
  
  一、案情背景
  
  1979年8月15日、1986年2月15日株式会社尼康经国家工商总局商标局核准,获得第97095号“Nikon”、第243268
  号“尼康”注册商标专用权,核定使用商品为摄影机、照相机等,上述注册商标经续展均在有效期内。株式会社尼康于1985年12月18日成立了驻北京代表处,1996年3月起在广州、上海等地成立了以“尼康”命名的关联公司。1980年至2009年间株式会社尼康在中国各地通过户外广告、中央及地方电视台、各大网站、报刊上刊登广告;设立展厅参加大型展会、赞助大型国际体育赛事,推介“尼康”、“Nikon”品牌;其产品在中国市场最受用户关注数码相机品牌中始终排在前列,并获得多种奖项,销售范围覆盖中国各地。
  金华市五星电梯有限公司于2000年3月成立,2001年5月更名为金华市五星电动车辆有限公司,2006年6月更名为浙江尼康电动车业有限公司(简称:浙江尼康),经营范围为电动自行车制造、销售。浙江尼康在其网站页面、店堂装饰图稿等处分别使用了“尼康”、“NICOM”,并以“尼康”命名其产品。太华市场、朱国平共同销售了尼康电动车。
  原告认为,太华市场、朱国平、浙江尼康使用“尼康”、“NICOM”的行为,侵犯了其注册商标专用权,浙江尼康使用“尼康”作为企业字号突出使用,构成不正当竞争。故诉至法院,请求判令被告:停止侵犯“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的行为;停止在企业名称中使用“尼康”的不正当竞争行为;赔偿损失200万元;认定第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”商标为驰名商标。
  西安市中级人民法院经审理认为,电动车和照相机是跨类别的商品,根据株式会社尼康的请求,法院认定争讼之第97095号“Nikon”、第243268号“尼康”注册商标在照相机上为驰名商标。浙江尼康使用的“尼康”与株式会社尼康注册商标“尼康”相同、“NICOM”与“Nikon”相近似,该行为足以使相关公众对其产品的来源产生误认,侵犯了株式会社尼康的注册商标专用权。太华市场、朱国平共同销售了带有注册商标的商品,构成对株式会社尼康注册商标专用权的侵害。浙江尼康将其企业字号变更为“尼康”时,株式会社尼康在消费者中已经具有市场知名度,浙江尼康使用“尼康”为企业字号具有明显的攀附株式会社尼康商业声誉的主观意图,足以误导相关公众将浙江尼康及其产品与株式会社尼康发生混淆、误认或建立联系,构成对株式会社尼康的不正当竞争。
  遂判决:太华公司、朱国平、浙江尼康停止侵犯株式会社尼康“尼康”、“Nikon”注册商标专用权的行为;浙江尼康停止使用“尼康”作为其企业名称中的字号;浙江尼康赔偿株式会社尼康损失20万元。宣判后,当事人均未上诉,本案已经发生法律效力。
  
  二、与驰名商标法律保护相关的法律规范
  
  驰名商标是指在中国境内为相关公众广为知晓的商标。所谓“相关公众”是购买、使用该商标所标识的商品或者服务的经营者、消费者,或者该商品或者服务的广告的“受众”。《巴黎公约》第6条第2款是驰名商标国际保护的基石。该条规定:(1)本联盟各国承诺,对于有权享受本公约利益者所有的、经注册国或使用国认定为驰名的商标,在相同或类似商品上进行复制、模仿或者翻译所形成的并易于产生混淆的商标,可依职权或利害关系人申请,不予注册或予以撤销,并禁止使用。对于商标的主要部分系复制任何此种驰名商标或者易于产生混淆的模仿,本规定同样适用。(2)应当自注册之日起至少5年内允许请求撤销此种商标。联盟成员国可以规定提出禁止使用请求的期限。(3)对于恶意注册或者使用的商标,请求予以撤销或者禁止使用不受时间的限制。该规定不仅保护注册的标识,还保护驰名的标识(未注册标识),并以导致市场混淆为适用条件。
  TRIPS第16条第3项规定:《巴黎公约》第6条第2款应当在细节上作必要修改之后,适用于与使用注册商标的商品或服务不类似的商品或者服务,如果该商标在这些商品或者服务上的此种使用,将会表明这些商品或者服务与注册商标所有人之间存在联系,且此种使用可能损害注册商标所有人的利益。该条规定扩张了注册的驰名商标保护范围,给予了跨类别保护,强调了驰名商标声誉的保护。然而不可否认的是《巴黎公约》与TRIPS均未对“驰名”作出任何界定。1999年WIPO通过了《关于驰名商标保护规定的联合决议》,该决议列举了认定驰名商标的诸因素,规定注册和使用不是认定驰名商标的前提条件,也不要求驰名商标必须为一般公众所知晓;驰名商标可用于对抗“与其冲突的商标、营业标识与域名”,将“冲突商标”界定为“以不公平方式淡化”和“利用驰名商标的显著特征”的商标。
  我国驰名商标保护的立法实践最早源于《巴黎公约》关于驰名商标保护的规定,后来又受TRIPS的影响。我国1982年颁布的第一部《商标法》并无保护驰名商标的规定,1996年8月14日国家工商行政管理局发布的《驰名商标认定和管理暂行规定》第一次以规章的形式对驰名商标进行保护,并对其含义和认定标准进行了界定。2001年最高人民法院公布了《关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,此系第一次以司法解释的形式赋予了司法认定驰名商标的法律效力,但仅限于“域名纠纷案件”和“注册商标”。之后我国《商标法》及最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》进一步确立了人民法院对驰名商标进行司法保护的审判机制。这就将司法认定驰名商标扩大到了“商标纠纷案件”中。面对驰名商标司法保护遇热的现象,最高人民法院专门下发了关于驰名商标备案、集中管辖等规定予以规范。2009年4月22日最高人民法院公布了《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》,该解释自2009年5月1日起已经施行。这些规定构成了我国驰名商标司法保护的法律依据。
  
  三、司法认定驰名商标的法律性质和案件类型
  
  商标驰名与否取决于商标权人对于商标的经营与维护,是一个动态的变化的事实状态。驰名商标司法认定是在个案中为保护驰名商标权利的需要而进行的法律要件事实的认定,属于认定事实的范畴,不构成单独的诉讼请求,因而对于驰名商标的认定仅在裁判理由中予以表述,无需在判决主文中确认。既然是事实认定,那么已被行政机关或人民法院认定的驰名商标是否可以作为证据直接使用,而无需再行认定。回答显然是否字。因为其他已被人民法院认定的事实是稳定的,而驰名商标是一个动态变化的过程,不能直接作为证据使用;如果已被认定的驰名商标当事人不提出异议,则人民法院无需再行认定,反之则需重新认定。这从司法认定驰名商标不适用自认原则也可以得到说明。
  本案中,虽然株式会社尼康争议之注册商标已被国家工商总局认定为驰名商标,但因浙江尼康对其属于驰名商标不予认可,且本次发生争议的时间节点与上次不同,加之商标是否驰名属于变动的事实,因此对本案纠纷发生时争议商标是否驰名人民法院必须在本案中作为案件事实进行认定。
  对于认定驰名商标的案件类型,笔者认为应严格的依照法律规定进行,不能越界认定。根据最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条规定:在下列民事纠纷案件中,当事人以商标驰名作为事实根据,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定:以违反《商标法》第13条的规定为由,提起的侵犯商标权诉讼;以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由,提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼;原告以被诉商标的使用侵犯其注册商标专用权为由提起民事诉讼,被告以原告的注册商标复制、摹仿或者翻译其在先未注册驰名商标为由提出抗辩或者提起反诉的,应当对其在先未注册商标驰名的事实负举证责任。
  由此规定可以解读出:一般而言,法院只有在审理涉及请求停止侵害驰名的未注册商标、驰名的注册商标跨类保护、以及有关企业名称与驰名商标冲突的侵犯商标权和不正当竞争民事纠纷案件中,才可能认定驰名商标。在当事人提出司法认定驰名商标的案件中,对于调解的案件、侵权不成立的案件、不以认定驰名商标足以认定侵权成立的案件(包括网络域名与驰名商标冲突)、在相同或类似商品上等均无需对商标是否驰名作出认定。即如果适用其它法律规范能够解决纠纷和保护原告的合法权益,就无需认定驰名商标。本案中,株式会社尼康作为争讼之“Nikon”、“尼康”注册商标的权利人及“尼康”的企业名称权人,认为浙江尼康在与株式会社尼康的注册商标跨类别的商品上使用了其注册商标,同时浙江尼康使用“尼康”企业字号构成不正当竞争,其请求人民法院对争讼之商标是否驰名进行审查认定,符合法律规定的驰名商标认定的案件类型,因此从形式上讲人民法院可以对所涉商标是否驰名作出司法认定。
  
  四、司法认定驰名商标的原则
  
  最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定:人民法院在审理商标纠纷案件中,根据当事人的请求和案件的具体情况,可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。
  由此说明,人民法院认定驰名商标,实行被动原则,不依职权直接确认驰名商标,只有在当事人提出请求,并且根据案情需要法院才依照法律规定作出认定。对于驰名商标的认定是主动认定还是按照一定期间报送相关部门统一认定,或是随意认定,在实践中曾经出现过统一报送认定的行政模式。随着司法认定驰名商标的确定,审判实践中对人民法院认定驰名商标遵循的基本原则已经达成共识,法律也给出了明确指引,即司法认定驰名商标遵循的原则是被动认定、个案认定、按需认定。所谓被动认定是一种事后认定,是在侵权行为发生之后,法院应商标注册人的请求和审理案件的需要,对商标是否驰名进行认定,并以此作为保护商标权的前提条件或者事实基础。
  个案认定是指司法认定驰名商标只能在具体案件中认定,不能离开具体案件认定驰名商标。按需认定是指根据审理案件中认定事实和适用法律的必要性而进行的认定。应当提出的是原告注册了多个商标,并要求法院对其所有的商标都提出请求,认定驰名商标。笔者认为,对于原告在同一案件中,主张多个商标为驰名商标,如认定其中一个商标为驰名商标即可保护原告权益时,则没有必要对其余商标是否驰名进行认定,因为认定一个驰名商标已足以保护原告的合法权益,如再认定其他商标为驰名商标已无实际意义,认定其中部分商标为驰名商标后,已足以满足本案原告的请求。具体到本案中,原告在个案中提出认定“Nikon”、“尼康”等3个注册商标为驰名商标,依照按需认定的原则认定部分商标驰名就足以保护原告的合法利益,因此法院对其中一个商标是否驰名未作出认定。即本案完全符合驰名商标被动认定、个案认定、按需认定的原则。
  
  五、驰名商标的跨类保护问题
  
  “跨商品类别的保护”是商标权专有性原则(the principle of specialty)的例外,驰名商标跨类保护的范围涉及公平竞争与自由竞争的平衡。我国给予驰名商标跨类保护是在构成“误导”和“损害”的限度内给予的保护,跨类保护既不能过宽的实行全类保护,也不能过窄对可能造成损害的不予保护,应该以适度保护为原则,合理确定驰名商标的保护范围。
  在加强保护驰名商标的同时,应注意保护驰名商标权利范围的不适当扩张和权利滥用。驰名商标跨类保护范围的大小与其驰名度和显著性成正比,驰名程度越高的商标,其跨类保护的范围越大。本案中,照相机与电动车非相同的商品,但两者是否属于类似商品呢?电动车简而言之就是以电力为驱动,以电力为能源的交通工具。照相机是一种利用光学成像原理形成影像并使用底片记录影像的设备,是用于摄影的光学器械。二者主要存在以下区别:第一,商品的用途不同。电动车的用途主要以交通工具为目的;照相机的用途是以影像记录为目的。第二,商品的生产部门不同。电动车的生产企业都是以生产车辆为主;照相机的生产部门是以照相、摄影器材为主的生产企业。第三,商品的销售渠道不同。电动车的销售渠道一般情况是不和其他商品综合销售,都是以专卖店、专营店的方式销售,并且销售大部分采取集中、市场型的销售模式,这种销售渠道是明确告知消费者其店内的主要商品是什么;照相机的销售渠道通常是与摄像机等其他电子产品综合销售,虽然普遍情况下也是以专卖店、专营店的方式来销售,但是一般的消费者都能够区分照相机的销售场所和摩托车的销售场所不同。
  由此说明,电动车和照相机在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面均存在着明显的差异,任何消费者或相关公众都能够本质的将电动车和照相机区分开来,也不会将电动车和照相机这两种商品的用途和功能相互替代。二者并不属于《中华人民共和国商标法》规定的类似商品。“尼康”商标在照相机上使用不仅在中国境内有名,而且在世界各国具有知名度,作为普通消费者广为知晓的超级驰名商标,对此应该给予较宽的法律保护是不言而喻的。
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