论文部分内容阅读
在专利创造性判断中和认定客观技术问题的过程中，如果说明书记载了两个以上的技术效果，在确定客观技术问题时，按照其中一个技术效果确定的客观技术问题认定诉争技术方案没有创造性，是否还需要进一步依据说明书记载的其他技术效果确定的客观技术问题来判断诉争技术方案的创造性呢？如果不需要，则诉争技术方案不会再有机会被认定具备创造性;如果需要，则诉争技术方案则还有机会被认定为具备创造性。为了统一相关案件的审查规则和裁判规则，有必要对这个问题进行研究。下面从以下几个方面来分析这个问题：第一，司法实践中是否考虑全部技术效果;第二，考虑全部技术效果是否符合创造性判断综合原则;第三，考虑全部技术效果是否符合专利法的立法目的;第四，如何具体处理多个技术效果之间的关系。
一、司法实践中是否考虑全部技术效果
在笔者承办的北京市高级人民法院（2012）高行终字第702号“用于直接和间接丝网印刷的贵金属制剂和光泽制剂”的发明专利权无效行政纠纷案中，专利权人贺利氏公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，其上诉理由之一是：本专利与附件1所解决的技术问题不同，本专利要解决的技术问题是抗老化及有弹性，包括运输和存储过程中的老化问题（简称物理老化）和焙烧过程中的老化（简称化学老化），而附件1不能解决化学老化的问题。专利复审委员会没有考虑化学老化的技术问题。
北京市高级人民法院经审理后认为，第14530号决定并未清楚地说明本专利权利要求1相对于附件1、2能否结合，能否使本领域技术人员认为其相对于附件1、2的结合显而易见，故其对本专利权利要求1的创造性判断缺乏事实依据，应当予以纠正。北京市高级人民法院还指出：“专利复审委员会应当全面考虑本专利权利要求1所要解决的技术问题，本专利说明书记载本专利所要解决的技术问题包括了运输和存储过程中的老化问题和涂覆和焙烧过程中的老化问题，但第14530号决定并未对此予以考虑，亦属事实认定不清。”在该案中，法院实际上认为，如果专利说明书中记载了本专利能够取得有两个以上的技术效果，则在创造性判断时应当全面考虑说明书记载的全部技术效果。
二、考虑全部技术效果是否符合创造性判断综合原则
为什么在专利创造性判断中要考虑说明书记载的全部技术效果呢？很重要的原因之一是，专利创造性判断应当遵守综合原则。专利创造性判断的综合原则是指，在评价诉争技术方案是否具备创造性时，不仅要考虑诉争技术方案的技术解决方案本身，而且要考虑诉争技术方案要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。（石必胜，《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年版）
按照专利创造性判断的综合原则，判断诉争技术方案的专利创造性，即分析在现有技术基础上，相对于本领域技术人员而言，诉争技术方案的技术问题、技术方案和技术效果结合起来作为一个整体是否显而易见。在专利创造性判断过程中，技术效果对确定客观技术问题有重要影响，技术效果可以作为确定客观技术问题的基础。当相对于同样的现有技术同时存在两个以上的技术效果时，基于不同技术效果所确定客观技术问题也可能不相同。客观技术问题不相同，在此基础上在判断相对于本领域技术人员是否显而易见时，结论也可能不相同。换言之，从不同的技术效果出发，按照综合原则来判断专利创造性，专利创造性判断的结论有可能不相同。
按照说明书记载的其中一个技术效果来确定客观技术问题，进而进行创造性判断，认为诉争技术方案不具备创造性，但是，该判断只是看到了诉争技术方案的一个侧面，该判断并不全面和完整。如果换一个观察的角度，即从另一个技术效果出发，按照专利创造性判断的综合原则，可以认定诉争技术方案基于该技术效果而在整体上相对于现有技术是非显而易见的，认定诉争技术方案具备创造性，也是符合专利创造性判断的综合原则的要求的。
三、考虑全部技术效果是否符合专利法的立法目的
在专利创造性判断中，考虑说明书中记载的全部技术效果，也是符合专利法的立法目的的。对于专利法的立法目的，在理论上有很多种说法。其中一种说法是，为了鼓励发明创造，应当给在专利申请文件中公开其具有创造性技术贡献的发明人授予专利权，此所谓“以保护换公开”。
如果在专利创造性判断中，只考虑说明书记载的一个技术效果，对说明书记载的其他技术效果不予考虑。那么可以想象将会对发明人产生什么样的激励。如果这样，发明人发现被诉技术方案取得了两个以上的技术效果，但考虑到创造性判断时只基于说明书记载的一个技术效果来认定客观技术问题进而判断创造性，那么发明人就没有同时公开记载其他技术效果的积极性。但也许没有记载的那个技术效果，正是相对于现有技术最具有技术贡献的信息。可以增加技术知识的总量，为其他发明创造的作出节省成本。如果在判断创造性时，应当考虑全部技术效果，就会激励发明人将其认为有用的技术效果都记载在说明书中。只要有一个方面能够使得技术方案在综合原则之下具备创造性，就实际上对技术进步作出了贡献，并且公开了其贡献。按照专利法的立法目的，诉争技术方案具备创造性，应当在另一个技术效果基础上给予技术方案专利权保护，这对发明人来说也并没有获得不正当的利益。
四、如何具体考虑全部技术效果
前面的分析表明，虽然在司法实践中要考虑说明书记载的全部技术效果，但是，具体的操作过程中应当注意一些问题，否则就会导致错误的专利创造性判断结论。结合上述案件的审理经验，笔者认为在考虑全部技术效果时，需要认定清楚几个事实问题：
第一，说明书记载的不同技术效果，本质上是否相同，是否确实能够基于不同技术效果认定不同的客观技术问题。在上述案件中，运输和存储过程中的物理老化问题与涂覆和焙烧过程中的化学老化问题否为相同的技术问题，对于本领域技术人员而言，物理老化的原因与化学老化的原因是否相同，是不是在解决了物理老化的同时必然将解决化学老化的问题，专利复审委员会没有进行分析。二审法院也没有对该问题进行实质性认定，要求专利复审委员会在重新审查过程中应当考虑这个问题。
第二，虽然说明书记载了多个技术效果，但应当考查本领域技术人员在说明书基础上能不能肯定发明人确实取得了其声称的多个技术效果。如果在说明书基础上不能认定其取得了其中的一部分技术效果，则该部分技术效果在创造性判断中当然就不应当予以考虑了。例如，在前述案件中，虽然发明人在上诉时声称本专利同时解决了涂覆和焙烧过程中的老化问题，但如果根据说明书不能认为同时解决了化学老化的问题，则专利复审委员会在创造性判断时不考虑该技术效果，也是没有问题的。
第三，即使诉争技术方案取得了其他技术效果，基于其他技术效果而认定客观技术问题进而进行创造性判断时，也必须要结合现有技术，根据正常的创造性判断步骤进行判断。并不应当认为，诉争技术方案取得了其他技术效果，诉争技术方案就必然具备创造性。在实践中，按照说明书记载的另一个技术效果认定客观技术问题并进行创造性判断时，同样有可能从现有技术中找到技术启示，进而认定诉争技术方案不具备创造性。例如在前述案件中，如果本专利确实解决了涂覆和焙烧过程中的化学老化问题，那么也需要进一步看从现有技术来看，将“聚氨基酸胺用于贵金属配制品”来解决化学老化的问题在对比文件中是否存在技术启示。因此，即使在其他技术效果基础上判断创造性，仍然需要结合对比文件进行具体分析。
五、小结
前面的分析表明，如果发明人公开了诉争技术方案具有两个以上的技术效果，虽然其中一个技术效果不以使诉争技术方案整体上具有创造性，但在其他技术效果能够使诉争技术方案整体上具有创造性的情况下，可以认定发明人在其他技术效果基础上的整体技术方案上作出了创造性技术贡献，因此，诉争技术方案应当给予专利权保护，应当认定具备创造性。这就意味着，在专利创造性判断司法实践中，如果发明人主张没有考虑到的另一个技术效果基础上认定的客观技术问题可以使诉争技术方案具备创造性，就应当对该种可能性予以考虑，否则，容易使实际上在某个技术效果基础上作出了独创性技术贡献的发明创造得不到专利权保护。
（感谢北京市高级人民法院刘辉法官、陶钧法官在共同审理相关案件过程中给予的帮助。感谢专利复审委员会的葛树主任和李越处长在业务交流会上给予的启发。）
一、司法实践中是否考虑全部技术效果
在笔者承办的北京市高级人民法院（2012）高行终字第702号“用于直接和间接丝网印刷的贵金属制剂和光泽制剂”的发明专利权无效行政纠纷案中，专利权人贺利氏公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，其上诉理由之一是：本专利与附件1所解决的技术问题不同，本专利要解决的技术问题是抗老化及有弹性，包括运输和存储过程中的老化问题（简称物理老化）和焙烧过程中的老化（简称化学老化），而附件1不能解决化学老化的问题。专利复审委员会没有考虑化学老化的技术问题。
北京市高级人民法院经审理后认为，第14530号决定并未清楚地说明本专利权利要求1相对于附件1、2能否结合，能否使本领域技术人员认为其相对于附件1、2的结合显而易见，故其对本专利权利要求1的创造性判断缺乏事实依据，应当予以纠正。北京市高级人民法院还指出：“专利复审委员会应当全面考虑本专利权利要求1所要解决的技术问题，本专利说明书记载本专利所要解决的技术问题包括了运输和存储过程中的老化问题和涂覆和焙烧过程中的老化问题，但第14530号决定并未对此予以考虑，亦属事实认定不清。”在该案中，法院实际上认为，如果专利说明书中记载了本专利能够取得有两个以上的技术效果，则在创造性判断时应当全面考虑说明书记载的全部技术效果。
二、考虑全部技术效果是否符合创造性判断综合原则
为什么在专利创造性判断中要考虑说明书记载的全部技术效果呢？很重要的原因之一是，专利创造性判断应当遵守综合原则。专利创造性判断的综合原则是指，在评价诉争技术方案是否具备创造性时，不仅要考虑诉争技术方案的技术解决方案本身，而且要考虑诉争技术方案要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。（石必胜，《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年版）
按照专利创造性判断的综合原则，判断诉争技术方案的专利创造性，即分析在现有技术基础上，相对于本领域技术人员而言，诉争技术方案的技术问题、技术方案和技术效果结合起来作为一个整体是否显而易见。在专利创造性判断过程中，技术效果对确定客观技术问题有重要影响，技术效果可以作为确定客观技术问题的基础。当相对于同样的现有技术同时存在两个以上的技术效果时，基于不同技术效果所确定客观技术问题也可能不相同。客观技术问题不相同，在此基础上在判断相对于本领域技术人员是否显而易见时，结论也可能不相同。换言之，从不同的技术效果出发，按照综合原则来判断专利创造性，专利创造性判断的结论有可能不相同。
按照说明书记载的其中一个技术效果来确定客观技术问题，进而进行创造性判断，认为诉争技术方案不具备创造性，但是，该判断只是看到了诉争技术方案的一个侧面，该判断并不全面和完整。如果换一个观察的角度，即从另一个技术效果出发，按照专利创造性判断的综合原则，可以认定诉争技术方案基于该技术效果而在整体上相对于现有技术是非显而易见的，认定诉争技术方案具备创造性，也是符合专利创造性判断的综合原则的要求的。
三、考虑全部技术效果是否符合专利法的立法目的
在专利创造性判断中，考虑说明书中记载的全部技术效果，也是符合专利法的立法目的的。对于专利法的立法目的，在理论上有很多种说法。其中一种说法是，为了鼓励发明创造，应当给在专利申请文件中公开其具有创造性技术贡献的发明人授予专利权，此所谓“以保护换公开”。
如果在专利创造性判断中，只考虑说明书记载的一个技术效果，对说明书记载的其他技术效果不予考虑。那么可以想象将会对发明人产生什么样的激励。如果这样，发明人发现被诉技术方案取得了两个以上的技术效果，但考虑到创造性判断时只基于说明书记载的一个技术效果来认定客观技术问题进而判断创造性，那么发明人就没有同时公开记载其他技术效果的积极性。但也许没有记载的那个技术效果，正是相对于现有技术最具有技术贡献的信息。可以增加技术知识的总量，为其他发明创造的作出节省成本。如果在判断创造性时，应当考虑全部技术效果，就会激励发明人将其认为有用的技术效果都记载在说明书中。只要有一个方面能够使得技术方案在综合原则之下具备创造性，就实际上对技术进步作出了贡献，并且公开了其贡献。按照专利法的立法目的，诉争技术方案具备创造性，应当在另一个技术效果基础上给予技术方案专利权保护，这对发明人来说也并没有获得不正当的利益。
四、如何具体考虑全部技术效果
前面的分析表明，虽然在司法实践中要考虑说明书记载的全部技术效果，但是，具体的操作过程中应当注意一些问题，否则就会导致错误的专利创造性判断结论。结合上述案件的审理经验，笔者认为在考虑全部技术效果时，需要认定清楚几个事实问题：
第一，说明书记载的不同技术效果，本质上是否相同，是否确实能够基于不同技术效果认定不同的客观技术问题。在上述案件中，运输和存储过程中的物理老化问题与涂覆和焙烧过程中的化学老化问题否为相同的技术问题，对于本领域技术人员而言，物理老化的原因与化学老化的原因是否相同，是不是在解决了物理老化的同时必然将解决化学老化的问题，专利复审委员会没有进行分析。二审法院也没有对该问题进行实质性认定，要求专利复审委员会在重新审查过程中应当考虑这个问题。
第二，虽然说明书记载了多个技术效果，但应当考查本领域技术人员在说明书基础上能不能肯定发明人确实取得了其声称的多个技术效果。如果在说明书基础上不能认定其取得了其中的一部分技术效果，则该部分技术效果在创造性判断中当然就不应当予以考虑了。例如，在前述案件中，虽然发明人在上诉时声称本专利同时解决了涂覆和焙烧过程中的老化问题，但如果根据说明书不能认为同时解决了化学老化的问题，则专利复审委员会在创造性判断时不考虑该技术效果，也是没有问题的。
第三，即使诉争技术方案取得了其他技术效果，基于其他技术效果而认定客观技术问题进而进行创造性判断时，也必须要结合现有技术，根据正常的创造性判断步骤进行判断。并不应当认为，诉争技术方案取得了其他技术效果，诉争技术方案就必然具备创造性。在实践中，按照说明书记载的另一个技术效果认定客观技术问题并进行创造性判断时，同样有可能从现有技术中找到技术启示，进而认定诉争技术方案不具备创造性。例如在前述案件中，如果本专利确实解决了涂覆和焙烧过程中的化学老化问题，那么也需要进一步看从现有技术来看，将“聚氨基酸胺用于贵金属配制品”来解决化学老化的问题在对比文件中是否存在技术启示。因此，即使在其他技术效果基础上判断创造性，仍然需要结合对比文件进行具体分析。
五、小结
前面的分析表明，如果发明人公开了诉争技术方案具有两个以上的技术效果，虽然其中一个技术效果不以使诉争技术方案整体上具有创造性，但在其他技术效果能够使诉争技术方案整体上具有创造性的情况下，可以认定发明人在其他技术效果基础上的整体技术方案上作出了创造性技术贡献，因此，诉争技术方案应当给予专利权保护，应当认定具备创造性。这就意味着，在专利创造性判断司法实践中，如果发明人主张没有考虑到的另一个技术效果基础上认定的客观技术问题可以使诉争技术方案具备创造性，就应当对该种可能性予以考虑，否则，容易使实际上在某个技术效果基础上作出了独创性技术贡献的发明创造得不到专利权保护。
（感谢北京市高级人民法院刘辉法官、陶钧法官在共同审理相关案件过程中给予的帮助。感谢专利复审委员会的葛树主任和李越处长在业务交流会上给予的启发。）