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摘 要 由美国所提出来的专利侵权等同原则,其设立的初旨是为了避免被控侵权人通过对专利的非实质性修改来逃避侵权责任。我国在长期的司法实践中并未对等同原则给出明确的适用规定,但通过审判实践中的不断摸索与借鉴:在进行等同侵权判定时通常以专利侵权日作为时间界限;在专利权保护范围方面以专利权利要求的内容为准;并在等同判定中适用“功能—方法—效果”三要素标准。同时,等同原则的适用在我国受到“禁止反悔原则”与“公知技术抗辩原则”的约束和限制。另外,由于等同原则在我国的适用存在法官过分自由裁量、司法审判不统一、公众利益保护不足等诸多问题与难点,应从明确法律规范、确立司法保障、宽严区别对待、把握各方利益平衡等方面进一步予以完善。
关键词 专利侵权判定 等同原则适用 利益平衡 统一司法
一、等同原则适用的基本理论
等同原则在美国的发展史上有很多里程碑意义的案例,相似的是,英国的发明精髓理论包括德国的发明主题理论为等同原则的发展提供了理论和实际支持,日本最高法院通过对“环形滑动滚珠轴承”等同侵权一案的三审裁决提出了“等同侵权五要件”判断标准被认为是对等同理论的新发展。
(一)等同原则的概念
等同原则是指被控侵权者实施的技术方案与权利要求所保护的技术方案在某个或者某些技术特征上有所不同,但是,如果对应的技术特征是以基本上相同的方式,实现基本上相同的功能,产生基本上相同的效果,而且这种技术所产生的基本上相同的效果对于所属领域一般技术人员来说是显而易见的,则仍然落入专利权的保护范围之内,构成侵权行为。应该说,等同原则是用于对权利要求的文字所表达的表达范围作扩大解释的方法。世界上的很多国家都在使用等同原则,世界知识产权组织实质性专利法协调条约也将之纳入了协调范围。
北京高院关于执行 《专利侵权判定若干问题的意见》称等同原则是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比,从字面上看不相同,但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况之下,应当认定被控侵权物(产品或方法)落入了专利权的保护范围。
等同侵权是相对于字面侵权存在的。在实际的工商业活动中,侵权人总是既想运用他人的专利技术,又想逃避侵权的指控。例如,他会对专利权所覆盖的产品做一些变化、增加某些元素、改变产品的形状、大小、或者比例,或者进行等效替换等。在这种情况之下,判定侵权与否是比较困难的。
(二)等同原则的表现形式
在等同原则的适用过程中,“等同”主要有以下几种表现形式:
1.部分特征等同
发明和实用新型的保护范围以权利要求书为准,并且主要是以权利要求或独立权利要求为准。权利要求书包括的技术特征一般在两个以上,专利侵权人通常是将其中的部分技术特征用其他技术进行等同的替换,从而构成侵权。
2.全部特征等同
如果权利要求书中要求保护的技术特征只有一个,认定等同侵权比较容易;如果权利要求书中要求保护的技术特征在两个以上,则只有在替代技术特征全部被认定为“等同物”,才有可能判定为等同侵权;而且,即使全部技术特征被认定为等同,还需进一步判断这种综合起来的等同与各个技术特征单独对比的等同之间有无实质性的区别。如果有实质性的区别,则不能简单下等同侵权的结论,需要结合案情具体分析。
3.权利要求的等同
这种等同通常出现在重复授权的两项专利中,后申请专利人,为了使自己的专利能够抗衡他人在先的专利,往往用不同文字或不同的技术术语或不同的逻辑方式来描述相同的技术特征,使人产生权利要求不同的感觉,这种情形也构成等同侵权。
(三)等同原则适用的限制
适用等同原则时,在对权利要求技术特征的概括、解释、等同比较的过程中不可避免地扩充权利要求字面描述所确定的保护范围的情况下,专利法为了保证这一扩张过程不至于损害社会公众对在先技术的自由使用,不至于严重损害后续创新者的积极性,从外部设定了一些刚性规则,对于等同比较的结果进行修订,如现有技术抗辩、禁止反悔原则等。
二、我国专利侵权等同判定的司法实践
对于等同侵权的时间界限,我国的法律法规或司法解释都没有做出明确规定,但在司法实践中多以侵权行为发生日为准作为判断权利要求和被控侵权技术是否等同的时间界限。在等同判定中对于本领域普通技术人员的含义,最高人民法院有如下解释 “所谓普通技术人员,是一个抽象的概念,应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量,是指具有该技术领域中的一般知识和能力的技术人员,既不是该领域的技术专家,也不是不懂技术的人。”
我国专利法规定了确定专利保护范围的基本准则,即“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。首先,在决定专利发明水准的时候,法官必须依据现有技术水平,发明专利对所属领域所做的贡献,专利发明的被控侵权物的区别等等一系列因素,这对于没有专业背景的法官来说十分艰难,可操作性也很差;其次,发明专利的社会与经济价值似乎应留给市场决定而不应由法官越俎代疱;再次,法官在判断一个发明的创造性程度时, 可能会掺杂个人的道德观念,这会造成判决的不一致,甚至在某些情况下造成错判;最后,我国专利法并未把开拓性发明专利和其它专利发明相区别而给予单独优待,应该说所有的专利发明都可以看成是在现有技术基础上的一次进步。因此,在质的方面,其所受的保护应是平等的,在量的方面,其保护范围应由权利要求的范围决定。
最高人民法院《专利法解释》第十七条第二款规定:“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”这一款进一步明确了1997年美国最高法院在Warner一案中所确立的“功能—方式—效果”三要素的判定准则,Warner又是自1853年Winans一案开始近150年来美国适用等同原则的结晶。这种对优秀成果的移植也是与世界范围内对等同原则适用的潮流相适应的。 三、我国专利侵权等同判定存在的问题
(一)利益平衡把握不足
协调专利权人与社会公众间利益的冲突正是我国专利保护制度的价值取向。适用等同原则,一方面要充分地、有效地保护专利权人的合法权益, 防止他人“搭便车”、剽窃自己的成果, 激发人们发明创造和投资技术创新的积极性;另一方面又要利于保护公众的利益, 鼓励他们利用现有技术大胆地进行创新, 从而公平地将双方利益界定在一个合理的范围内, 使社会科技整体水平得以提高, 促进社文明进步与和谐发展,这是等同原则适用中的一个重点,更是一个难点。
(二)相关立法明确性差
法治的重要性之一是在于它可以作为人的社会活动及其所引发的争端的解决规则,从而,安全、稳定和可预测性的社会秩序才能够形成。但是,法律的统一性并不是天上掉下来的“馅饼”,关于等同原则在审判实践中的适用,法官主要依据自己的理解而自由裁量,具有主观性,未建立统一的理论体系,法律规定的明确性差。我国专利法及其实施细则均未对等同原则的内涵、应用条件、适用限制给出明确的规定,几乎在等同判定的每一个环节都存在极大的不确定性。
(三)司法审判难以统一
应用等同原则来判定是否构成专利侵权,不仅涉及复杂的专业技术问题,更重要的在于这一工作带有很强的主观色彩,因此适用等同原则的司法统一性问题就成为了各国专利制度中遇到的重要问题。在我国,尽管专利的授予工作是一项全国统一的工作,但在侵权认定上根据最高人民法院的有关规定,全国有60 多个中级人民法院有权作为一审法院管辖专利侵权案件,专利侵权案件的终审法院则有30 多个。也就是说一般的专利案件在各省的高级法院已经终审,由于不同的法官审理可能会有不同的结果,所以出现有些事实和证据完全相同的案件在适用等同原则的过程中,在甲地被判为侵权,在乙地则被判为不侵权的现象也就不足为怪了,这严重损害了法律的统一性和严肃性。
(四)等同判定分工模糊
在专利侵权等同诉讼中,关于是否等同的判定究竟如何分工这个问题学界一直存在着争论,等同判定中,由于法官素质与审判实践的需求不对称,对于侵权的技术实事与法律事实认定的界限把握不够准确,导致两者之间的混同,影响公正裁判与司法审判的权威性树立。
四、我国专利侵权判定中等同原则有效适用的基本思路
等同原则实质上是将涉案专利的保护范围扩大性地延伸到与专利权利要求书相等同的部分, 结果就是直接扩大了专利权利保护的范围, 其中也不可避免地渗入法官的主观因素。因此等同原则作为一个平衡点来平衡专利权人利益与社会公众利益。把握适当, 既可以有效地保护专利权人的利益, 又能促进科学技术进步, 否则可能适得其反。在我国发明和实用新型专利侵权诉讼案件的审判中, 不论由各地中、高级法院所审理的专利侵权诉讼案, 还是由各地专利管理机关所处理的专利侵权纠纷调处案, 其中涉及等同性范畴侵权的案件占有相当大的比重,但由于我国等同原则适用的相关立法明确性差,欠缺审判实践经验, 因此,对于完善等同原则在我国的有效适用给出明确的思路是十分必要的。
(一)逐步提高法官的素质和能力
专利法虽然作为法学的一个部门法分支,但其与科学技术的发展却是息息相关的。作为专利诉讼案件的法官不仅要有深厚的专利法学理论基础,又要有一定的科学技术认知能力。因为,一方面,脱离科学技术而单纯地以法论法,必定会走入言之无物的怪圈;另一方面,只谈科学技术而不探究合理的法律调整,将很难公平合理地解决技术上的纠纷。
(二)准确把握判定的前提和方法
要充分地发挥等同原则的积极作用, 就应准确地掌握其适用前提、适用方法以及适用限制。在适用等同原则的时候要注意如下前提:首先,被诉行为人的主观状态值得推敲,我国2000 年第二次修订的《专利法》第11 条规定侵权人主观上必须出于营利目的, 这就要求我国法院在适用等同原则时, 应考虑被诉人主观上是否有故意, 如果不具有故意, 就不应适用该原则;其次,技术特征的实质相同性。被控侵权行为的客体所包含的技术特征与权利要求中记载的必要技术特征虽有差异, 但实质上是以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的目的, 但这种相同并不是机械的一一对应, 要综合考虑多种因素;再次,必要技术特征替换的显而易见性;最后,无适用上的限制事项,等同原则的适用不能够与禁止反悔原则、公有技术、合理使用、强制许可等制度相冲突。
全部技术特征原则, 又称逐项技术特征原则, 是指被控侵权行为的客体用相似的方式实施了专利权利要求中的每一项技术特征, 履行了基本相同的功能, 实现了基本相同的效果, 被控行为就构成了侵权。法院在适用等同原则时, 根据全部技术特征原则, 把被控侵权行为的客体中所包含的技术特征与专利权利要求中所包含的每一项技术特征进行相比, 如果具备了“功能——方式——效果”的判断标准, 就认定侵权, 而不能把被控侵权行为的客体看作一个整体与整个专利权利要求作比较, 否则可能忽略权利要求中的某些技术特征, 不公正地扩大权利保护范围, 忽略权利要求的界定保护范围和告知公众的双重作用, 从而侵害公众的合法权益,背离等同原则公平的价值取向。
(三)逐步统一专利案件二审法院
经过多年实践,进一步集中专利司法审判机构的呼声越来越高。在分散的一审之后,成立一个专门的集中的二审专利法院(或知识产权法院),统一审理全国的专利终审案件,对于解决等同原则司法适用的不统一问题是尤为重要的。
参考文献
[1]甄世辉:《论专利侵权判定中等同原则的完善》,载《河北法学》2007年第12期;
[2]张玉敏:《知识产权法学》,中国检察出版社2008年版;
[3]陈爱红,张明胜:《知识产权原理与制度新论》,法律出版社2008年版;
[4]李明德:《知识产权法》,社会科学文献出版社2007年版;
[5]张兴亮,郭潇:《论专利侵权的等同判定原则》,载《烟台师范学院学报》2005年第6期;
[6]张玉敏:《知识产权法学》,中国检察出版社2008年版;
[7]曹建明:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社2002年版;
[8]黄松有:《知识产权司法解释实例解释》,人民法院出版社2006年版。
作者简介:
任思思,女,南京大学法学院2010级硕士研究生。
关键词 专利侵权判定 等同原则适用 利益平衡 统一司法
一、等同原则适用的基本理论
等同原则在美国的发展史上有很多里程碑意义的案例,相似的是,英国的发明精髓理论包括德国的发明主题理论为等同原则的发展提供了理论和实际支持,日本最高法院通过对“环形滑动滚珠轴承”等同侵权一案的三审裁决提出了“等同侵权五要件”判断标准被认为是对等同理论的新发展。
(一)等同原则的概念
等同原则是指被控侵权者实施的技术方案与权利要求所保护的技术方案在某个或者某些技术特征上有所不同,但是,如果对应的技术特征是以基本上相同的方式,实现基本上相同的功能,产生基本上相同的效果,而且这种技术所产生的基本上相同的效果对于所属领域一般技术人员来说是显而易见的,则仍然落入专利权的保护范围之内,构成侵权行为。应该说,等同原则是用于对权利要求的文字所表达的表达范围作扩大解释的方法。世界上的很多国家都在使用等同原则,世界知识产权组织实质性专利法协调条约也将之纳入了协调范围。
北京高院关于执行 《专利侵权判定若干问题的意见》称等同原则是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比,从字面上看不相同,但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况之下,应当认定被控侵权物(产品或方法)落入了专利权的保护范围。
等同侵权是相对于字面侵权存在的。在实际的工商业活动中,侵权人总是既想运用他人的专利技术,又想逃避侵权的指控。例如,他会对专利权所覆盖的产品做一些变化、增加某些元素、改变产品的形状、大小、或者比例,或者进行等效替换等。在这种情况之下,判定侵权与否是比较困难的。
(二)等同原则的表现形式
在等同原则的适用过程中,“等同”主要有以下几种表现形式:
1.部分特征等同
发明和实用新型的保护范围以权利要求书为准,并且主要是以权利要求或独立权利要求为准。权利要求书包括的技术特征一般在两个以上,专利侵权人通常是将其中的部分技术特征用其他技术进行等同的替换,从而构成侵权。
2.全部特征等同
如果权利要求书中要求保护的技术特征只有一个,认定等同侵权比较容易;如果权利要求书中要求保护的技术特征在两个以上,则只有在替代技术特征全部被认定为“等同物”,才有可能判定为等同侵权;而且,即使全部技术特征被认定为等同,还需进一步判断这种综合起来的等同与各个技术特征单独对比的等同之间有无实质性的区别。如果有实质性的区别,则不能简单下等同侵权的结论,需要结合案情具体分析。
3.权利要求的等同
这种等同通常出现在重复授权的两项专利中,后申请专利人,为了使自己的专利能够抗衡他人在先的专利,往往用不同文字或不同的技术术语或不同的逻辑方式来描述相同的技术特征,使人产生权利要求不同的感觉,这种情形也构成等同侵权。
(三)等同原则适用的限制
适用等同原则时,在对权利要求技术特征的概括、解释、等同比较的过程中不可避免地扩充权利要求字面描述所确定的保护范围的情况下,专利法为了保证这一扩张过程不至于损害社会公众对在先技术的自由使用,不至于严重损害后续创新者的积极性,从外部设定了一些刚性规则,对于等同比较的结果进行修订,如现有技术抗辩、禁止反悔原则等。
二、我国专利侵权等同判定的司法实践
对于等同侵权的时间界限,我国的法律法规或司法解释都没有做出明确规定,但在司法实践中多以侵权行为发生日为准作为判断权利要求和被控侵权技术是否等同的时间界限。在等同判定中对于本领域普通技术人员的含义,最高人民法院有如下解释 “所谓普通技术人员,是一个抽象的概念,应当以侵权发生期间该专利所属领域的平均知识水平为标准衡量,是指具有该技术领域中的一般知识和能力的技术人员,既不是该领域的技术专家,也不是不懂技术的人。”
我国专利法规定了确定专利保护范围的基本准则,即“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”。首先,在决定专利发明水准的时候,法官必须依据现有技术水平,发明专利对所属领域所做的贡献,专利发明的被控侵权物的区别等等一系列因素,这对于没有专业背景的法官来说十分艰难,可操作性也很差;其次,发明专利的社会与经济价值似乎应留给市场决定而不应由法官越俎代疱;再次,法官在判断一个发明的创造性程度时, 可能会掺杂个人的道德观念,这会造成判决的不一致,甚至在某些情况下造成错判;最后,我国专利法并未把开拓性发明专利和其它专利发明相区别而给予单独优待,应该说所有的专利发明都可以看成是在现有技术基础上的一次进步。因此,在质的方面,其所受的保护应是平等的,在量的方面,其保护范围应由权利要求的范围决定。
最高人民法院《专利法解释》第十七条第二款规定:“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”这一款进一步明确了1997年美国最高法院在Warner一案中所确立的“功能—方式—效果”三要素的判定准则,Warner又是自1853年Winans一案开始近150年来美国适用等同原则的结晶。这种对优秀成果的移植也是与世界范围内对等同原则适用的潮流相适应的。 三、我国专利侵权等同判定存在的问题
(一)利益平衡把握不足
协调专利权人与社会公众间利益的冲突正是我国专利保护制度的价值取向。适用等同原则,一方面要充分地、有效地保护专利权人的合法权益, 防止他人“搭便车”、剽窃自己的成果, 激发人们发明创造和投资技术创新的积极性;另一方面又要利于保护公众的利益, 鼓励他们利用现有技术大胆地进行创新, 从而公平地将双方利益界定在一个合理的范围内, 使社会科技整体水平得以提高, 促进社文明进步与和谐发展,这是等同原则适用中的一个重点,更是一个难点。
(二)相关立法明确性差
法治的重要性之一是在于它可以作为人的社会活动及其所引发的争端的解决规则,从而,安全、稳定和可预测性的社会秩序才能够形成。但是,法律的统一性并不是天上掉下来的“馅饼”,关于等同原则在审判实践中的适用,法官主要依据自己的理解而自由裁量,具有主观性,未建立统一的理论体系,法律规定的明确性差。我国专利法及其实施细则均未对等同原则的内涵、应用条件、适用限制给出明确的规定,几乎在等同判定的每一个环节都存在极大的不确定性。
(三)司法审判难以统一
应用等同原则来判定是否构成专利侵权,不仅涉及复杂的专业技术问题,更重要的在于这一工作带有很强的主观色彩,因此适用等同原则的司法统一性问题就成为了各国专利制度中遇到的重要问题。在我国,尽管专利的授予工作是一项全国统一的工作,但在侵权认定上根据最高人民法院的有关规定,全国有60 多个中级人民法院有权作为一审法院管辖专利侵权案件,专利侵权案件的终审法院则有30 多个。也就是说一般的专利案件在各省的高级法院已经终审,由于不同的法官审理可能会有不同的结果,所以出现有些事实和证据完全相同的案件在适用等同原则的过程中,在甲地被判为侵权,在乙地则被判为不侵权的现象也就不足为怪了,这严重损害了法律的统一性和严肃性。
(四)等同判定分工模糊
在专利侵权等同诉讼中,关于是否等同的判定究竟如何分工这个问题学界一直存在着争论,等同判定中,由于法官素质与审判实践的需求不对称,对于侵权的技术实事与法律事实认定的界限把握不够准确,导致两者之间的混同,影响公正裁判与司法审判的权威性树立。
四、我国专利侵权判定中等同原则有效适用的基本思路
等同原则实质上是将涉案专利的保护范围扩大性地延伸到与专利权利要求书相等同的部分, 结果就是直接扩大了专利权利保护的范围, 其中也不可避免地渗入法官的主观因素。因此等同原则作为一个平衡点来平衡专利权人利益与社会公众利益。把握适当, 既可以有效地保护专利权人的利益, 又能促进科学技术进步, 否则可能适得其反。在我国发明和实用新型专利侵权诉讼案件的审判中, 不论由各地中、高级法院所审理的专利侵权诉讼案, 还是由各地专利管理机关所处理的专利侵权纠纷调处案, 其中涉及等同性范畴侵权的案件占有相当大的比重,但由于我国等同原则适用的相关立法明确性差,欠缺审判实践经验, 因此,对于完善等同原则在我国的有效适用给出明确的思路是十分必要的。
(一)逐步提高法官的素质和能力
专利法虽然作为法学的一个部门法分支,但其与科学技术的发展却是息息相关的。作为专利诉讼案件的法官不仅要有深厚的专利法学理论基础,又要有一定的科学技术认知能力。因为,一方面,脱离科学技术而单纯地以法论法,必定会走入言之无物的怪圈;另一方面,只谈科学技术而不探究合理的法律调整,将很难公平合理地解决技术上的纠纷。
(二)准确把握判定的前提和方法
要充分地发挥等同原则的积极作用, 就应准确地掌握其适用前提、适用方法以及适用限制。在适用等同原则的时候要注意如下前提:首先,被诉行为人的主观状态值得推敲,我国2000 年第二次修订的《专利法》第11 条规定侵权人主观上必须出于营利目的, 这就要求我国法院在适用等同原则时, 应考虑被诉人主观上是否有故意, 如果不具有故意, 就不应适用该原则;其次,技术特征的实质相同性。被控侵权行为的客体所包含的技术特征与权利要求中记载的必要技术特征虽有差异, 但实质上是以基本相同的手段, 实现基本相同的功能, 达到基本相同的目的, 但这种相同并不是机械的一一对应, 要综合考虑多种因素;再次,必要技术特征替换的显而易见性;最后,无适用上的限制事项,等同原则的适用不能够与禁止反悔原则、公有技术、合理使用、强制许可等制度相冲突。
全部技术特征原则, 又称逐项技术特征原则, 是指被控侵权行为的客体用相似的方式实施了专利权利要求中的每一项技术特征, 履行了基本相同的功能, 实现了基本相同的效果, 被控行为就构成了侵权。法院在适用等同原则时, 根据全部技术特征原则, 把被控侵权行为的客体中所包含的技术特征与专利权利要求中所包含的每一项技术特征进行相比, 如果具备了“功能——方式——效果”的判断标准, 就认定侵权, 而不能把被控侵权行为的客体看作一个整体与整个专利权利要求作比较, 否则可能忽略权利要求中的某些技术特征, 不公正地扩大权利保护范围, 忽略权利要求的界定保护范围和告知公众的双重作用, 从而侵害公众的合法权益,背离等同原则公平的价值取向。
(三)逐步统一专利案件二审法院
经过多年实践,进一步集中专利司法审判机构的呼声越来越高。在分散的一审之后,成立一个专门的集中的二审专利法院(或知识产权法院),统一审理全国的专利终审案件,对于解决等同原则司法适用的不统一问题是尤为重要的。
参考文献
[1]甄世辉:《论专利侵权判定中等同原则的完善》,载《河北法学》2007年第12期;
[2]张玉敏:《知识产权法学》,中国检察出版社2008年版;
[3]陈爱红,张明胜:《知识产权原理与制度新论》,法律出版社2008年版;
[4]李明德:《知识产权法》,社会科学文献出版社2007年版;
[5]张兴亮,郭潇:《论专利侵权的等同判定原则》,载《烟台师范学院学报》2005年第6期;
[6]张玉敏:《知识产权法学》,中国检察出版社2008年版;
[7]曹建明:《新专利法司法解释精解》,人民法院出版社2002年版;
[8]黄松有:《知识产权司法解释实例解释》,人民法院出版社2006年版。
作者简介:
任思思,女,南京大学法学院2010级硕士研究生。