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摘 要：随着禁止反悔原则被我国以司法解释的形式确认，关于该原则的讨论研究愈加激烈。由于司法解释规定的"粗放性"，以及专利审判的水平、司法体制上的制约，对于禁止反悔原则的具体适用，仍存在着值得探讨、厘清的诸多问题。本文将讨论禁止反悔原则的适用标准，即在专利申请过程中何种修改将导致适用禁止反悔原则的问题。
关键词：禁止反悔原则 专利申请 修改
一 禁止反悔原则的概念
专利禁止反悔原则，也称为专利审查历史禁止反悔原则，是指专利权人在专利申请期间或者维持阶段通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述放弃了某特定权利要求或者对专利保护范围进行了限缩性的说明，则在专利侵权诉讼中不得将专利保护扩及其曾经放弃了的领域。
专利禁止反悔的概念最初与弃权的概念有关。从禁止反悔原则的起源来看，弃权理论曾经是禁止反悔原则最初的雏形。在美国1836年专利法中，专利权人可以通过再公告修改其专利-允许专利权人修改专利申请以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救其专利权①。
禁止反悔原则的目的在于防止专利权人出尔反尔的策略，即在专利审查和无效过程中，只要求一个较小的保护范围，对权利要求进行缩小或狭义的解释而容易通过审查；而在侵权诉讼中，对权利要求进行扩大或者广义的解释，谋求更大的保护范围。禁止反悔原则要求专利权人在专利申请、审查和无效过程中声明的对保护范围的限制，必须被继承到专利侵权诉讼中，不得反悔；即不允许将专利权人在申请、审查和无效宣告过程中放弃的内容，在专利侵权诉讼中重新纳入到专利保护范围之内②。
2009年12月21日，最高人民法院审判委员会第1480次会议通过了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。该解释第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这是我国首次以司法解释的形式确认了禁止反悔原则。
二 禁止反悔原则适用标准问题
由于上述司法解释规定的"粗放性"，以及专利审判的水平、司法体制上的制约，对于禁止反悔原则的具体适用，仍存在着值得探讨、厘清的诸多问题。其中关于禁止反悔原则的适用标准，即专利申请过程中何种修改将会导致禁止反悔原则的适用就是本文讨论的重点。
申请人在专利审批过程中对申请文件进行修改有着不同的目的，用于克服专利申请中不同类型的缺陷。在适用禁止反悔原则时，对为了不同目的而进行的修改是否应当有所区别？2009年最高人民法院的司法解释中规定申请人通过修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。此条规定似乎是不问缘由地将申请人一切限制性修改都归为适用禁止反悔原则。但是笔者认为在对待申请人不同情形的修改应当有所区别，采用上述"一刀切"的做法未免对申请人太过苛刻。
对于何种修改会导致禁止反悔原则的适用，美国过去一直存在不同的见解。大多数判例认为只有为了避开现有技术而进行的修改和意见陈述才会导致禁止反悔原则的适用；但是也有人反对这种意见，认为最重要的问题在于专利权人在审批过程中放弃了什么权利，而不在于为什么理由而放弃。美国最高法院1997年对Warner-Jenkinson一案的判决指出，主张所有类型的修改和意见陈述都会产生禁止反悔作用的意见走得太远了，只有当申请人的修改和意见陈述是为了满足"专利性"条件而进行时，才会导致禁止反悔原则的适用。然而问题在于，美国最高法院对"专利性"一词的含义，也就是美国专利法中哪些规定是涉及"专利性"的要求，没有作出清楚的定义，因此分歧意见依然存在。后来在FESTO案中规定为了"获得专利权"而进行的限制性修改都会导致禁止反悔原则的适用。
另外实务中还会遇到一个问题：如果从专利审查档案中无法确定专利申请人进行修改是为了何种目的，应当如何适用禁止反悔原则？这在现实中是经常出现的事情，例如申请人主动提出修改时常常不说明他为什么要进行修改。因此，对这种情况必须有一个明确的回答，否则就会给禁止反悔原则的适用带来很大的不确定性。
三 禁止反悔原则适用标准完善建议
美国最高法院对Warner-Jenkinson一案的判决回答了这一问题，其立场是：如果不能从审查案卷中确定申请人出于何种目的进行修改，则推定申请人的修改是为了与专利性有关的原因而进行的，因而应当适用禁止反悔原则。这就是说，当存在疑义时，"将好处留给公众"。当然，既然是一种推论，就意味着不是硬性规定，尚有一定的灵活余地。美国最高法院允许专利权人对这一推论进行反驳，也就是提供证据证明其修改确实不是为了与"专利性"有关的原因而进行。如果专利权人举证成功，则可以收回这一推定。所以，美国将之称为"可以反驳的推论"③。
笔者认为我国现行可参照美国的"可以反驳的推论"，结合我国的相关规定，制定如下规定：
1.在专利申请过程中，专利申请人主动修改而又无法确定其进行修改是为了何种目的时均不适用禁止反悔原则；但发明专利在初步审查合格公布后，申请人进行的主动修改除外。
与美国的"可以反驳的推论"不同，这里专利申请人主动修改而"放弃"的范围全部推定为不是出于要满足"专利性"条件，而是其他目的，不适用禁止反悔原则。之所以采用与美国相反的推论，是因为毕竟我国专利制度起步较晚，技术水平相对落后。在国家鼓励技术创新的大前提下，制定相对于专利权人有利的制度是符合我国现阶段的基本国情。但是发明专利因为其特殊的审查程序，在初步审查合格后公布，此后专利申请人再进行的主动修改要适用禁止反悔原则。此时因为已经将申请文件对外公布，若申请人主动修改导致保护范围缩小，根据公示公信原则，应适用禁止反悔原则。
2.申请人答复审查意见通知书等应国家知识产权局要求所作的被动修改和意见陈述均适用禁止反悔原则。
此情形下的修改和陈述如果放弃了原来权利要求中的一部分"领地"，是符合禁止反悔原则适用条件的，禁止专利权人在以后的侵权诉讼中主张适用等同原则把这部分放弃的"领地"重新揽回。如果自己主动放弃以后在侵权诉讼中再要求适用等同原则揽回原先放弃的那些"领地"，将产生专利权权利要求范围上的不确定性，不利于公众利益的保护，因为其权利要求范围边界是不确定的。
现实中，审查员对发明和现有技术的理解有可能会有偏差，因此其审查意见也难免有不当之处。因此，人们就会产生这样的疑问:在适用禁止反悔原则时，是否有必要甄别上述情况，判断专利权人是否真的有必要对其权利要求进行限定性修改?美国判例对此问题的回答是否定的，因为如果还需要进行甄别判断，判断审查员的哪些审查意见是正确的，只有针对正确意见而进行的修改和意见陈述才会导致禁止反悔原则的适用，无疑将会使问题变得过于复杂。更为重要的是，当申请人认为审查员的意见不正确时，法律为他提供了充分的机会进行反驳。如果申请被驳回，申请人还可以提出申诉。如果专利权人当初为了尽快地获得专利权而"违心"地接受审查员的意见，以后在发生侵权诉讼时又试图以审查员的意见原本就不正确为理由来"翻案"，这不是一种值得提倡和鼓励的态度，它正是禁止反悔原则所要防止的行为④。
注释：
①黎运智：《专利禁止反悔原则的新解读》，《科技与经济》，2009月2月 第1期
②程永顺、罗李华:《专利侵权判定-中美法条与案例比较分析》，专利文献出版社，1998年版，第211页
③尹新天:《专利权的保护》(第2版)，知识产权出版社，2005年版，第458页
④缪友菊：《禁止反悔原则在专利侵权中的适用》，2009年6月，第18页
作者简介：张飞余，男，上海大学法律硕士研究生。
关键词：禁止反悔原则 专利申请 修改
一 禁止反悔原则的概念
专利禁止反悔原则，也称为专利审查历史禁止反悔原则，是指专利权人在专利申请期间或者维持阶段通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述放弃了某特定权利要求或者对专利保护范围进行了限缩性的说明，则在专利侵权诉讼中不得将专利保护扩及其曾经放弃了的领域。
专利禁止反悔的概念最初与弃权的概念有关。从禁止反悔原则的起源来看，弃权理论曾经是禁止反悔原则最初的雏形。在美国1836年专利法中，专利权人可以通过再公告修改其专利-允许专利权人修改专利申请以使专利权人在发现潜在的、导致其专利无效的问题时来挽救其专利权①。
禁止反悔原则的目的在于防止专利权人出尔反尔的策略，即在专利审查和无效过程中，只要求一个较小的保护范围，对权利要求进行缩小或狭义的解释而容易通过审查；而在侵权诉讼中，对权利要求进行扩大或者广义的解释，谋求更大的保护范围。禁止反悔原则要求专利权人在专利申请、审查和无效过程中声明的对保护范围的限制，必须被继承到专利侵权诉讼中，不得反悔；即不允许将专利权人在申请、审查和无效宣告过程中放弃的内容，在专利侵权诉讼中重新纳入到专利保护范围之内②。
2009年12月21日，最高人民法院审判委员会第1480次会议通过了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》。该解释第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这是我国首次以司法解释的形式确认了禁止反悔原则。
二 禁止反悔原则适用标准问题
由于上述司法解释规定的"粗放性"，以及专利审判的水平、司法体制上的制约，对于禁止反悔原则的具体适用，仍存在着值得探讨、厘清的诸多问题。其中关于禁止反悔原则的适用标准，即专利申请过程中何种修改将会导致禁止反悔原则的适用就是本文讨论的重点。
申请人在专利审批过程中对申请文件进行修改有着不同的目的，用于克服专利申请中不同类型的缺陷。在适用禁止反悔原则时，对为了不同目的而进行的修改是否应当有所区别？2009年最高人民法院的司法解释中规定申请人通过修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。此条规定似乎是不问缘由地将申请人一切限制性修改都归为适用禁止反悔原则。但是笔者认为在对待申请人不同情形的修改应当有所区别，采用上述"一刀切"的做法未免对申请人太过苛刻。
对于何种修改会导致禁止反悔原则的适用，美国过去一直存在不同的见解。大多数判例认为只有为了避开现有技术而进行的修改和意见陈述才会导致禁止反悔原则的适用；但是也有人反对这种意见，认为最重要的问题在于专利权人在审批过程中放弃了什么权利，而不在于为什么理由而放弃。美国最高法院1997年对Warner-Jenkinson一案的判决指出，主张所有类型的修改和意见陈述都会产生禁止反悔作用的意见走得太远了，只有当申请人的修改和意见陈述是为了满足"专利性"条件而进行时，才会导致禁止反悔原则的适用。然而问题在于，美国最高法院对"专利性"一词的含义，也就是美国专利法中哪些规定是涉及"专利性"的要求，没有作出清楚的定义，因此分歧意见依然存在。后来在FESTO案中规定为了"获得专利权"而进行的限制性修改都会导致禁止反悔原则的适用。
另外实务中还会遇到一个问题：如果从专利审查档案中无法确定专利申请人进行修改是为了何种目的，应当如何适用禁止反悔原则？这在现实中是经常出现的事情，例如申请人主动提出修改时常常不说明他为什么要进行修改。因此，对这种情况必须有一个明确的回答，否则就会给禁止反悔原则的适用带来很大的不确定性。
三 禁止反悔原则适用标准完善建议
美国最高法院对Warner-Jenkinson一案的判决回答了这一问题，其立场是：如果不能从审查案卷中确定申请人出于何种目的进行修改，则推定申请人的修改是为了与专利性有关的原因而进行的，因而应当适用禁止反悔原则。这就是说，当存在疑义时，"将好处留给公众"。当然，既然是一种推论，就意味着不是硬性规定，尚有一定的灵活余地。美国最高法院允许专利权人对这一推论进行反驳，也就是提供证据证明其修改确实不是为了与"专利性"有关的原因而进行。如果专利权人举证成功，则可以收回这一推定。所以，美国将之称为"可以反驳的推论"③。
笔者认为我国现行可参照美国的"可以反驳的推论"，结合我国的相关规定，制定如下规定：
1.在专利申请过程中，专利申请人主动修改而又无法确定其进行修改是为了何种目的时均不适用禁止反悔原则；但发明专利在初步审查合格公布后，申请人进行的主动修改除外。
与美国的"可以反驳的推论"不同，这里专利申请人主动修改而"放弃"的范围全部推定为不是出于要满足"专利性"条件，而是其他目的，不适用禁止反悔原则。之所以采用与美国相反的推论，是因为毕竟我国专利制度起步较晚，技术水平相对落后。在国家鼓励技术创新的大前提下，制定相对于专利权人有利的制度是符合我国现阶段的基本国情。但是发明专利因为其特殊的审查程序，在初步审查合格后公布，此后专利申请人再进行的主动修改要适用禁止反悔原则。此时因为已经将申请文件对外公布，若申请人主动修改导致保护范围缩小，根据公示公信原则，应适用禁止反悔原则。
2.申请人答复审查意见通知书等应国家知识产权局要求所作的被动修改和意见陈述均适用禁止反悔原则。
此情形下的修改和陈述如果放弃了原来权利要求中的一部分"领地"，是符合禁止反悔原则适用条件的，禁止专利权人在以后的侵权诉讼中主张适用等同原则把这部分放弃的"领地"重新揽回。如果自己主动放弃以后在侵权诉讼中再要求适用等同原则揽回原先放弃的那些"领地"，将产生专利权权利要求范围上的不确定性，不利于公众利益的保护，因为其权利要求范围边界是不确定的。
现实中，审查员对发明和现有技术的理解有可能会有偏差，因此其审查意见也难免有不当之处。因此，人们就会产生这样的疑问:在适用禁止反悔原则时，是否有必要甄别上述情况，判断专利权人是否真的有必要对其权利要求进行限定性修改?美国判例对此问题的回答是否定的，因为如果还需要进行甄别判断，判断审查员的哪些审查意见是正确的，只有针对正确意见而进行的修改和意见陈述才会导致禁止反悔原则的适用，无疑将会使问题变得过于复杂。更为重要的是，当申请人认为审查员的意见不正确时，法律为他提供了充分的机会进行反驳。如果申请被驳回，申请人还可以提出申诉。如果专利权人当初为了尽快地获得专利权而"违心"地接受审查员的意见，以后在发生侵权诉讼时又试图以审查员的意见原本就不正确为理由来"翻案"，这不是一种值得提倡和鼓励的态度，它正是禁止反悔原则所要防止的行为④。
注释：
①黎运智：《专利禁止反悔原则的新解读》，《科技与经济》，2009月2月 第1期
②程永顺、罗李华:《专利侵权判定-中美法条与案例比较分析》，专利文献出版社，1998年版，第211页
③尹新天:《专利权的保护》(第2版)，知识产权出版社，2005年版，第458页
④缪友菊：《禁止反悔原则在专利侵权中的适用》，2009年6月，第18页
作者简介：张飞余，男，上海大学法律硕士研究生。