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【摘要】“听证原则”是驳回时需要严格把握的原则，在驳回时应该将应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但在审查实践中，存在一些判断难点。本文旨在针对“简单叠加”等特殊情形，就如何兼顾“听证原则”和“程序节约原则”进行讨论，拓宽审查思路。
【关键词】驳回；听证；程序节约；简单叠加
一、引言
听证原则是专利实质审查程序中的基本原则之一，其为申请人提供为自己的权力进行辩护的机会，特别是在作出不利于申请人的驳回决定时，更应充分考虑到是否已经将该决定的内容告知过申请人，并应当申请人的陈述意见，确保对申请人的公平性。本文旨在结合审查实践判断在诸多修改情形中，形成对“听证原则”进一步的认识。
二、关于“听证原则”的法律规章
《审查指南》[1]第二部分第八章第2.2节有关“听证原则”的规定为，“在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。”
《审查指南》[2]第八章第6.1.1节有关“驳回申请的条件”中规定，“在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。”
《审查指南》[3]第八章第6.1.4.2节有关“驳回的理由”前序部分规定，“在驳回理由部分，审查员应当详细论述驳回决定所依据的事实、理由和依据”，其中第（2）项规定，“以令人信服的事实、理由和证据作为驳回的依据，而且对于这些事实、理由和证据的听证，已经符合本章第6.1.1节所述的驳回申请的条件。”
三、涉及“听证原则”的特殊情形及案例分析
在事实发生改变的情形中，“简单叠加”是非常典型的。《审查操作规程》[4]实质审查分册第八章第10.2.5节给出了【案例3】，该案例涉及属于此类情形。基于此，笔者在审查实践中发现几种常见的“简单叠加”的修改形式，并对其进行分析。
【案例一】
权利要求1：一种装置，包括：在第一导电型衬底上形成的第二导电型半导体区域；在所述半导体区域上形成的第二导电型接触用扩散区域；……。
权利要求2：根据权利要求1所述的装置，构成所述第二导电型接触的一部分为金属。
权利要求3：根据权利要求1所述的装置，构成所述第二导电型接触的一部分为半导体。
申请人为了克服权利要求1-3相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性的缺陷，在答复时将权利要求2-3的全部特征合并形成新权利要求1，虽然新权利要求1的内容从文字上来看是由原权利要求2-3中的全部特征的叠加，但权利要求2和3分别限定了参与第二导电型接触的是金属和半导体，将二者同时叠加到一起使得新权利要求1的高耐压半导体装置中的第二导电型接触构成了金-半接触。由此可见，权利要求2和权利要求3的附加特征使得它们叠加到权利要求1中产生了质的变化，所形成的方案不能明显可以得知，因此不属于简单叠加。即使对比文件1中公开了这种接触可为金-半接触，造成新权利要求1仍不具备创造性，但由于事实已经发生改变，为了公平和公正，应该给予再次陈述意见的机会。
【案例二】
权利要求1：一种滚刀，其特征在于，切削刃pz和py是刀齿的容屑槽表面B和侧铲面D的交线，滚刀有两个侧刃齿形角，顶刃后角经径向铲齿获得，顶刃后角和侧刃后角的铲背量相同，并采用合理的顶刃后角和侧刃后角，保持安装角度φ等于刀刃螺旋升角λf。
权利要求2：根据权利要求1所述的滚刀，其特征在于，所说的正前角γ取7°～9°，采用直槽螺旋槽。
权利要求3：根据权利要求1所述的滚刀，其特征在于，所说的两个侧刃齿形角与被加工非对称齿轮的两压力角相关，左侧刃齿形角αqz 在20°～47.85°之间。
申请人为了克服权利要求1-3不具备创造性的缺陷，在答复时申请人将权利要求2的下划线部分的特征以及权利要求3的全部附加特征合并至权利要求1，但新的权利要求1相对对比文件1和公知常识的结合仍不具备创造性，即：理由和证据没有发生改变。
现对事实是否发生实质性改变进行分析：申请人将权利要求2的部分附加特征与权利要求3的全部附加特征叠加形成新的权利要求1中，其中权利要求2叠加的部分附加特征是对权利要求1中滚刀的正前角的取值范围进行的限定，权利要求3的附加特征是对权利要求1中滚刀的两个侧刃齿形角进行的限定，正前角的取值、槽的类型及侧刃齿形角的特征之间没有任何关联。因此将并权利要求2的部分特征与权利要求3的全部特征叠加形成新权利要求1的方案是明显可以得知的，新权利要求1的方案和叠加前的方案相比没有产生质的变化。因此，此时应作出驳回决定。
小结
对于为克服权利要求没有新颖性或创造性的缺陷而通过叠加的方式对权利要求进行的修改，在考虑是否满足听证原则时需要判断事实是否发生实质变化，而这种变化是否造成事实的实质性改变需要根据实际案例进行判断。判断以叠加形式的修改中事实是否实质性改变的核心问题是分析这种叠加是否属于“简单叠加”，其中，判断是否“简单叠加”的关键是方案或特征之间有没有关联，叠加在一起有没有使叠加后的权利要求相对于原独立权利要求发生质变，叠加后得到的方案是否能从原权利要求书的内容明显得知。如果是“简单叠加”，则可以认为事实已经符合听证原则，在理由和证据没有改变的前提下可以不用再次听证直接作出驳回决定。
参考文献
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010：220.
[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010：254.
[3]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010：255.
[4]中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程·实质审查分册2011 [M].北京：知识产权出版社，2011：203.
作者单位：国家知识产权局专利审查协作北京中心；第二作者所作贡献与第一作者等同
【关键词】驳回；听证；程序节约；简单叠加
一、引言
听证原则是专利实质审查程序中的基本原则之一，其为申请人提供为自己的权力进行辩护的机会，特别是在作出不利于申请人的驳回决定时，更应充分考虑到是否已经将该决定的内容告知过申请人，并应当申请人的陈述意见，确保对申请人的公平性。本文旨在结合审查实践判断在诸多修改情形中，形成对“听证原则”进一步的认识。
二、关于“听证原则”的法律规章
《审查指南》[1]第二部分第八章第2.2节有关“听证原则”的规定为，“在作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和/或修改申请文件的机会。”
《审查指南》[2]第八章第6.1.1节有关“驳回申请的条件”中规定，“在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。”
《审查指南》[3]第八章第6.1.4.2节有关“驳回的理由”前序部分规定，“在驳回理由部分，审查员应当详细论述驳回决定所依据的事实、理由和依据”，其中第（2）项规定，“以令人信服的事实、理由和证据作为驳回的依据，而且对于这些事实、理由和证据的听证，已经符合本章第6.1.1节所述的驳回申请的条件。”
三、涉及“听证原则”的特殊情形及案例分析
在事实发生改变的情形中，“简单叠加”是非常典型的。《审查操作规程》[4]实质审查分册第八章第10.2.5节给出了【案例3】，该案例涉及属于此类情形。基于此，笔者在审查实践中发现几种常见的“简单叠加”的修改形式，并对其进行分析。
【案例一】
权利要求1：一种装置，包括：在第一导电型衬底上形成的第二导电型半导体区域；在所述半导体区域上形成的第二导电型接触用扩散区域；……。
权利要求2：根据权利要求1所述的装置，构成所述第二导电型接触的一部分为金属。
权利要求3：根据权利要求1所述的装置，构成所述第二导电型接触的一部分为半导体。
申请人为了克服权利要求1-3相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性的缺陷，在答复时将权利要求2-3的全部特征合并形成新权利要求1，虽然新权利要求1的内容从文字上来看是由原权利要求2-3中的全部特征的叠加，但权利要求2和3分别限定了参与第二导电型接触的是金属和半导体，将二者同时叠加到一起使得新权利要求1的高耐压半导体装置中的第二导电型接触构成了金-半接触。由此可见，权利要求2和权利要求3的附加特征使得它们叠加到权利要求1中产生了质的变化，所形成的方案不能明显可以得知，因此不属于简单叠加。即使对比文件1中公开了这种接触可为金-半接触，造成新权利要求1仍不具备创造性，但由于事实已经发生改变，为了公平和公正，应该给予再次陈述意见的机会。
【案例二】
权利要求1：一种滚刀，其特征在于，切削刃pz和py是刀齿的容屑槽表面B和侧铲面D的交线，滚刀有两个侧刃齿形角，顶刃后角经径向铲齿获得，顶刃后角和侧刃后角的铲背量相同，并采用合理的顶刃后角和侧刃后角，保持安装角度φ等于刀刃螺旋升角λf。
权利要求2：根据权利要求1所述的滚刀，其特征在于，所说的正前角γ取7°～9°，采用直槽螺旋槽。
权利要求3：根据权利要求1所述的滚刀，其特征在于，所说的两个侧刃齿形角与被加工非对称齿轮的两压力角相关，左侧刃齿形角αqz 在20°～47.85°之间。
申请人为了克服权利要求1-3不具备创造性的缺陷，在答复时申请人将权利要求2的下划线部分的特征以及权利要求3的全部附加特征合并至权利要求1，但新的权利要求1相对对比文件1和公知常识的结合仍不具备创造性，即：理由和证据没有发生改变。
现对事实是否发生实质性改变进行分析：申请人将权利要求2的部分附加特征与权利要求3的全部附加特征叠加形成新的权利要求1中，其中权利要求2叠加的部分附加特征是对权利要求1中滚刀的正前角的取值范围进行的限定，权利要求3的附加特征是对权利要求1中滚刀的两个侧刃齿形角进行的限定，正前角的取值、槽的类型及侧刃齿形角的特征之间没有任何关联。因此将并权利要求2的部分特征与权利要求3的全部特征叠加形成新权利要求1的方案是明显可以得知的，新权利要求1的方案和叠加前的方案相比没有产生质的变化。因此，此时应作出驳回决定。
小结
对于为克服权利要求没有新颖性或创造性的缺陷而通过叠加的方式对权利要求进行的修改，在考虑是否满足听证原则时需要判断事实是否发生实质变化，而这种变化是否造成事实的实质性改变需要根据实际案例进行判断。判断以叠加形式的修改中事实是否实质性改变的核心问题是分析这种叠加是否属于“简单叠加”，其中，判断是否“简单叠加”的关键是方案或特征之间有没有关联，叠加在一起有没有使叠加后的权利要求相对于原独立权利要求发生质变，叠加后得到的方案是否能从原权利要求书的内容明显得知。如果是“简单叠加”，则可以认为事实已经符合听证原则，在理由和证据没有改变的前提下可以不用再次听证直接作出驳回决定。
参考文献
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010：220.
[2]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010：254.
[3]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010 [M].北京：知识产权出版社，2010：255.
[4]中华人民共和国国家知识产权局.审查操作规程·实质审查分册2011 [M].北京：知识产权出版社，2011：203.
作者单位：国家知识产权局专利审查协作北京中心；第二作者所作贡献与第一作者等同