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摘 要 专利实施许可合同是专利实施许可的基础性文件，直接关系专利技术的经济效益和贸易效果。专利技术的特殊性也决定了专利实施许可的复杂性，凸显了专利实施许可合同法律审查的重要性。本文基于合同法律审查实践，从实施权、专利有效性、许可资格、关键性条款、限制性条款等方面开展专利实施许可合同的法律分析，确保签订较完备的专利实施许可合同，有效防范技术贸易风险。
关键词 专利实施许可 合同 法律审查
作者简介：汪慧敏，上海石油化工研究院。
中图分类号：D923.6文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）04-022-02
一、专利实施许可合同的概述
专利实施许可又称专利许可证贸易，是指专利技术所有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用。《专利法》第12条“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。”的规定，奠定了专利实施许可合同在专利许可实施中的基础性地位。
技术贸易中，专利实施许可呈现比重增大、复杂性强的特点，技术实施许可合同也比其他合同繁琐，签订技术实施许可合同不仅需要熟悉法律法规，还要分析专业技术，签订一份相对完善的专利实施许可合同，绝非易事。据某地登记备案技术合同的统计，合格和基本合格的占78%，不合格的占14%，无法履行的占8%；在不合格和无法履行的技术合同中，主体不合格的占22%，条款不合格的占32%，无违约责任的占46%。某地高院受理的技术合同纠纷案中，90%由于技术合同条款不完备或未做约定，导致双方当事人产生合同纠纷，对簿公堂。由此可见，签订好一份专利实施许可合同，不仅是技术问题，也是法律问题。
合同是由文字组成的，且离不开对文字的准确运用，合同表达的法律语言就是技术贸易规则，不能有任何差错和歧义。技术实施许可合同，需要专业人员对合同条款严格把关，明确合同各方权利和义务。本文对专利实施许可合同签订中容易被忽略的一些法律问题进行阐述，以此规范专利实施许可合同的签订，促进技术贸易的顺利开展。
二、专利实施许可合同的法律适用
作为技术合同的一部分，专利实施许可合同的订立、履行、变更、解除以及纠纷解决，受到《合同法》的调整。《合同法》对专利实施许可合同作了原则性规定，最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》也对专利实施许可合同作了进一步规定。
專利实施许可合同的标的，是当事人订立合同时许可方已掌握的“特定”和“现有”技术成果，这些技术成果是符合特别规定，受法律确认和法律保护的技术权益，如专利申请权、专利权、专利实施权等，这些“特定”和“现有”技术成果同时受到《专利法》保护。
需要注意的是，许可方往往在实施专利技术许可的同时，许可专有技术。专有技术是尚未公开、仍处于保密状态的技术，它也是技术合同的标的，受《合同法》保护，如果把专有技术上升到技术秘密的高度，将受《反不正当竞争法》保护。
三、专利实施许可合同的法律审查
结合合同法律审查实践，本文从实施权、专利有效性、许可资格、关键性条款、限制性条款等方面，开展专利实施许可合同的法律审查。
（一）实施权审查
专利实施许可的法律审核，首先要对专利技术许可的实施权开展法律分析。
专利权的本质是对专利的独占权，专利权人通过签订合同，放弃实施的独占权获得使用费，这种“许可行为”使专利实施权发生了根本改变。合同双方，在不违反相关法律的条件下，可以自由约定限制相关方实施某种技术。
实施权分析又叫自由运作权分析，是对专利技术及专有技术实施权的分析。从技术角度，要开展专利技术侵权分析，从合同角度，要检索相关合同，分析权利人是否曾与其他权利人以及权利相关人签订过合同、直接或间接得到过实施权或者使实施权受限。
需要检索的相关合同包括：
1.专利权人与其他被许可方签订的合同。查询专利权人对外签订的技术合同或合作合同，是否对外许可专利制造权、使用权、销售权和进口权等，是否使自身实施权受限。
需要提示的是，专利实施许可应当包括生产和销售两方面，如果合同没有特别约定，由于生产制造是以赢利为目的，并需要销售环节来实现，特别是专利技术的许可使用完全在于专利技术方案本身，所以许可生产制造应当包含销售的许可在内。
2.专利权人与其他共有权人的约定。查询专利权人与其他共有权人的合同约定，是否对专利申请权、专利使用权、收益权等进行约定，是否使自身实施权受限。按照《专利法》第15条的规定，实施专利独占许可或排他许可，需要得到其他共有人的同意。
3.专利权人与转许可人签订的合同。受让人（或被许可人）将受让（或许可）的专利技术进行转许可，此时分析专利实施权，其效力的认定更具复杂性。
合同法律分析中，应当审查转许可人与专利权人签订的转让（或实施许可）合同的内容，确认专利权人是否授权转许可人转许可专利技术。实践中，绝大多数专利权人并不同意受让人（或被许可人）再转让（或转许可），且未约定视为未授权。
需要注意的是，合同法律分析还应结合独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可的法律特性分析许可人的实施权是否受限。专利实施权的方式因专利许可的范围不同而不同，在权利范围内，被许可人不仅可以排除一般人对其行使权利的干涉，还可直接对抗专利权人。
（二）专利有效性审查
专利实施许可合同，只在该项专利权存续期间有效。在专利权被终止、宣布无效、或超过保护期限后，原专利权人或者任何人，仍就该发明创造与他人订立专利实施许可合同，则属于欺诈行为。这种以欺诈手段订立的合同，属于无效合同，许可方应当承担法律责任。 实践中常见的是，专利技术因许可方未按期交纳年费导致专利权被终止，或因不具备授予专利权的条件被宣告无效，或超过保护期限而失效。如前所述，合同签订前，出现上述情况仍签订合同的，属于欺诈行为，合同无效。合同履行中，因专利权人未交纳年费等原因，造成专利权终止的，专利实施许可合同同时终止；因技术不具备授予专利权的条件，经当事人或者利害关系人请求，由专利复审委员会或者人民法院宣布专利权无效时，该专利权视为自始不存在，该专利实施许可合同应予撤销。
还有一种情况，如果专利实施许可的期限超过了专利权的有效期限，如专利权有效期限剩5年，而许可合同期限约定为10年，则合同超出专利权保护期限的5年应属无效。
（三）许可资格审查
专利实施许可合同中，许可方与专利权人的关系、许可方有无许可他人实施的资格，都直接关系到合同的效力。
合同法律分析时，要了解该专利权所处的法律状态，即对许可方的主体资格进行分析，对权利人相关证据作进一步的核实。具体方法是到国知局官网上查询相关专利，以证实是否存在专利权人变更，或者分析该专利权是否已经被专利权人自动放弃，是否存在被国知局专利复审委员会宣告无效的情形。如果经核实专利权人已经变更，专利权当然也就由新的专利权人享有；专利权被专利权人自动放弃或被宣告无效，原专利权人不再享有专利实施权。
另外，如果该专利所有权人为多人，则参照《专利法》第15条规定，独占许可或排他许可，需要得到其他共有人的同意。
（四）关键性条款审查
合同条款分析是合同法律审查的基础。合同法律审查从检索专利权人是否签订过许可合同，判断实施专利权是否受到限制，再到审查合同履行时间以及许可实施方式，这些都离不开合同条款的具体分析。除此之外，专利实施许可合同的关键条款还包括：
1.技术情报和资料中的保密条款。审查专利实施的主体与相关人员是否在其它合同中負有保密义务，是否对最终技术成果承担保密义务，要审查合同中的保密内容、期限、涉密人员范围、泄密责任等。
2.改进的技术成果归属和分享条款。改进的技术成果的归属和分享是技术合同中的重要部分，也是涉及知识产权最多的部分。重点对“改进程度”进行约定，如对“重大改进”进行定义，“重大改进”的知识产权归属等。
3.违约责任条款。合同应约定任何一方或多方违反合同约定义务，造成另一方损失，应当支付违约金，并明确损失赔偿额的计算方法。
上述关键条款直接影响专利技术实施许可合同的履行，特别是知识产权的后序收益权及归属权等约定，对企业技术发展也有深远影响。本文重点研究专利实施许可合同签订中容易被忽略的一些法律问题，由于篇幅原因，对上述关键条款不再重点阐述。
（五）限制性条款审查
限制性条款是指许可方向被许可方施加的、法律所禁止的、不合理的合同条款或做法。专利实施许可合同中，不合理的限制性条款主要包括：
1.搭售条款（搭售非专利产品或专有技术）：即许可方强迫被许可方从其指定处购买其不需要的技术、设备、产品或服务，并以此作为被许可方取得专利技术的条件。法院判例一般倾向于否认搭售的效力，除非搭售是为有效实施受让专利技术所必需，这里的“必需”有两层含义：一是与许可专利技术的实施有关。二是为实现合同目标所必不可少。
2.不竞争条款：即许可方要求被许可方不得购买或使用与许可专利技术相似的技术或技术产品。这种限制不仅不属于许可方权利范围，而且还会阻碍被许可方采用更为先进的技术，具有明显的不合理之处。
3.不得反控条款：即许可方在合同中要求被许可方不得对专利技术的有效性提出异议。
4.对购买渠道的限制：许可方为扩大自己产品的销路，常把专利实施许可合同与限制被许可方的购买渠道结合在一起，限制被许可方对许可专利技术以外的产品设备及原材料等的自由购买权。这完全不属许可方的权利范围，但是当被许可方不使用从许可方指定的渠道所购买的机器、设备等就不可能生产出符合质量要求的产品时，则可承认这种限制的合理性。
5.对被许可方改进许可专利技术的限制：这种限制一般表现为两种形式：一是直接限制被许可方对技术进行改进。二是虽允许被许可方对许可专利技术进行改进，但却规定了被许可方的“回授”义务。前者完全超越了许可方的权利范围，是完全不合理的。后者考虑到被许可方的技术改进是在许可技术的基础上进行的，同时为增进技术交流，允许在“对等”的条件下允许当事各方同时承担“回授”义务，如允许有偿的、相互的或非独占的回授。
四、结语
技术贸易的风雨历程证明，一份严密、合法、有效的专利实施许可合同是双方当事人能力、知识、水平的真实反映，而“双赢”是技术贸易的最高境界。专利技术唯有在技术市场上才能充分体现其经济价值，而签订专利实施许可合同是其实现经济价值的必由之路。无论是许可方还是被许可方，都需要深刻理解和把握专利实施许可合同背后的法律关系和深刻内涵，通过法律人士参与对专利实施许可合同作出专业的审查把关，才能确保专利技术利益最大化，法律风险最小化，从而确保知识产权不受侵害。
参考文献：
[1]刘文静.论专利实施许可中的风险控制.法制与社会.2011.
[2]周志舰，王伟程.技术合同签订实务.知识产权出版社.2009.
[3]蔡世军.企业合同审查法律实务.中国法制出版社.2012.
[4]北京市高级人民法院民三庭编.知识产权审判规范.知识产权出版社.2005.
[5]北京市高级人民法院民三庭编.知识产权经典判例（上册）.知识产权出版社.2003.
关键词 专利实施许可 合同 法律审查
作者简介：汪慧敏，上海石油化工研究院。
中图分类号：D923.6文献标识码：A文章编号：1009-0592（2013）04-022-02
一、专利实施许可合同的概述
专利实施许可又称专利许可证贸易，是指专利技术所有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用。《专利法》第12条“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。”的规定，奠定了专利实施许可合同在专利许可实施中的基础性地位。
技术贸易中，专利实施许可呈现比重增大、复杂性强的特点，技术实施许可合同也比其他合同繁琐，签订技术实施许可合同不仅需要熟悉法律法规，还要分析专业技术，签订一份相对完善的专利实施许可合同，绝非易事。据某地登记备案技术合同的统计，合格和基本合格的占78%，不合格的占14%，无法履行的占8%；在不合格和无法履行的技术合同中，主体不合格的占22%，条款不合格的占32%，无违约责任的占46%。某地高院受理的技术合同纠纷案中，90%由于技术合同条款不完备或未做约定，导致双方当事人产生合同纠纷，对簿公堂。由此可见，签订好一份专利实施许可合同，不仅是技术问题，也是法律问题。
合同是由文字组成的，且离不开对文字的准确运用，合同表达的法律语言就是技术贸易规则，不能有任何差错和歧义。技术实施许可合同，需要专业人员对合同条款严格把关，明确合同各方权利和义务。本文对专利实施许可合同签订中容易被忽略的一些法律问题进行阐述，以此规范专利实施许可合同的签订，促进技术贸易的顺利开展。
二、专利实施许可合同的法律适用
作为技术合同的一部分，专利实施许可合同的订立、履行、变更、解除以及纠纷解决，受到《合同法》的调整。《合同法》对专利实施许可合同作了原则性规定，最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》也对专利实施许可合同作了进一步规定。
專利实施许可合同的标的，是当事人订立合同时许可方已掌握的“特定”和“现有”技术成果，这些技术成果是符合特别规定，受法律确认和法律保护的技术权益，如专利申请权、专利权、专利实施权等，这些“特定”和“现有”技术成果同时受到《专利法》保护。
需要注意的是，许可方往往在实施专利技术许可的同时，许可专有技术。专有技术是尚未公开、仍处于保密状态的技术，它也是技术合同的标的，受《合同法》保护，如果把专有技术上升到技术秘密的高度，将受《反不正当竞争法》保护。
三、专利实施许可合同的法律审查
结合合同法律审查实践，本文从实施权、专利有效性、许可资格、关键性条款、限制性条款等方面，开展专利实施许可合同的法律审查。
（一）实施权审查
专利实施许可的法律审核，首先要对专利技术许可的实施权开展法律分析。
专利权的本质是对专利的独占权，专利权人通过签订合同，放弃实施的独占权获得使用费，这种“许可行为”使专利实施权发生了根本改变。合同双方，在不违反相关法律的条件下，可以自由约定限制相关方实施某种技术。
实施权分析又叫自由运作权分析，是对专利技术及专有技术实施权的分析。从技术角度，要开展专利技术侵权分析，从合同角度，要检索相关合同，分析权利人是否曾与其他权利人以及权利相关人签订过合同、直接或间接得到过实施权或者使实施权受限。
需要检索的相关合同包括：
1.专利权人与其他被许可方签订的合同。查询专利权人对外签订的技术合同或合作合同，是否对外许可专利制造权、使用权、销售权和进口权等，是否使自身实施权受限。
需要提示的是，专利实施许可应当包括生产和销售两方面，如果合同没有特别约定，由于生产制造是以赢利为目的，并需要销售环节来实现，特别是专利技术的许可使用完全在于专利技术方案本身，所以许可生产制造应当包含销售的许可在内。
2.专利权人与其他共有权人的约定。查询专利权人与其他共有权人的合同约定，是否对专利申请权、专利使用权、收益权等进行约定，是否使自身实施权受限。按照《专利法》第15条的规定，实施专利独占许可或排他许可，需要得到其他共有人的同意。
3.专利权人与转许可人签订的合同。受让人（或被许可人）将受让（或许可）的专利技术进行转许可，此时分析专利实施权，其效力的认定更具复杂性。
合同法律分析中，应当审查转许可人与专利权人签订的转让（或实施许可）合同的内容，确认专利权人是否授权转许可人转许可专利技术。实践中，绝大多数专利权人并不同意受让人（或被许可人）再转让（或转许可），且未约定视为未授权。
需要注意的是，合同法律分析还应结合独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可的法律特性分析许可人的实施权是否受限。专利实施权的方式因专利许可的范围不同而不同，在权利范围内，被许可人不仅可以排除一般人对其行使权利的干涉，还可直接对抗专利权人。
（二）专利有效性审查
专利实施许可合同，只在该项专利权存续期间有效。在专利权被终止、宣布无效、或超过保护期限后，原专利权人或者任何人，仍就该发明创造与他人订立专利实施许可合同，则属于欺诈行为。这种以欺诈手段订立的合同，属于无效合同，许可方应当承担法律责任。 实践中常见的是，专利技术因许可方未按期交纳年费导致专利权被终止，或因不具备授予专利权的条件被宣告无效，或超过保护期限而失效。如前所述，合同签订前，出现上述情况仍签订合同的，属于欺诈行为，合同无效。合同履行中，因专利权人未交纳年费等原因，造成专利权终止的，专利实施许可合同同时终止；因技术不具备授予专利权的条件，经当事人或者利害关系人请求，由专利复审委员会或者人民法院宣布专利权无效时，该专利权视为自始不存在，该专利实施许可合同应予撤销。
还有一种情况，如果专利实施许可的期限超过了专利权的有效期限，如专利权有效期限剩5年，而许可合同期限约定为10年，则合同超出专利权保护期限的5年应属无效。
（三）许可资格审查
专利实施许可合同中，许可方与专利权人的关系、许可方有无许可他人实施的资格，都直接关系到合同的效力。
合同法律分析时，要了解该专利权所处的法律状态，即对许可方的主体资格进行分析，对权利人相关证据作进一步的核实。具体方法是到国知局官网上查询相关专利，以证实是否存在专利权人变更，或者分析该专利权是否已经被专利权人自动放弃，是否存在被国知局专利复审委员会宣告无效的情形。如果经核实专利权人已经变更，专利权当然也就由新的专利权人享有；专利权被专利权人自动放弃或被宣告无效，原专利权人不再享有专利实施权。
另外，如果该专利所有权人为多人，则参照《专利法》第15条规定，独占许可或排他许可，需要得到其他共有人的同意。
（四）关键性条款审查
合同条款分析是合同法律审查的基础。合同法律审查从检索专利权人是否签订过许可合同，判断实施专利权是否受到限制，再到审查合同履行时间以及许可实施方式，这些都离不开合同条款的具体分析。除此之外，专利实施许可合同的关键条款还包括：
1.技术情报和资料中的保密条款。审查专利实施的主体与相关人员是否在其它合同中負有保密义务，是否对最终技术成果承担保密义务，要审查合同中的保密内容、期限、涉密人员范围、泄密责任等。
2.改进的技术成果归属和分享条款。改进的技术成果的归属和分享是技术合同中的重要部分，也是涉及知识产权最多的部分。重点对“改进程度”进行约定，如对“重大改进”进行定义，“重大改进”的知识产权归属等。
3.违约责任条款。合同应约定任何一方或多方违反合同约定义务，造成另一方损失，应当支付违约金，并明确损失赔偿额的计算方法。
上述关键条款直接影响专利技术实施许可合同的履行，特别是知识产权的后序收益权及归属权等约定，对企业技术发展也有深远影响。本文重点研究专利实施许可合同签订中容易被忽略的一些法律问题，由于篇幅原因，对上述关键条款不再重点阐述。
（五）限制性条款审查
限制性条款是指许可方向被许可方施加的、法律所禁止的、不合理的合同条款或做法。专利实施许可合同中，不合理的限制性条款主要包括：
1.搭售条款（搭售非专利产品或专有技术）：即许可方强迫被许可方从其指定处购买其不需要的技术、设备、产品或服务，并以此作为被许可方取得专利技术的条件。法院判例一般倾向于否认搭售的效力，除非搭售是为有效实施受让专利技术所必需，这里的“必需”有两层含义：一是与许可专利技术的实施有关。二是为实现合同目标所必不可少。
2.不竞争条款：即许可方要求被许可方不得购买或使用与许可专利技术相似的技术或技术产品。这种限制不仅不属于许可方权利范围，而且还会阻碍被许可方采用更为先进的技术，具有明显的不合理之处。
3.不得反控条款：即许可方在合同中要求被许可方不得对专利技术的有效性提出异议。
4.对购买渠道的限制：许可方为扩大自己产品的销路，常把专利实施许可合同与限制被许可方的购买渠道结合在一起，限制被许可方对许可专利技术以外的产品设备及原材料等的自由购买权。这完全不属许可方的权利范围，但是当被许可方不使用从许可方指定的渠道所购买的机器、设备等就不可能生产出符合质量要求的产品时，则可承认这种限制的合理性。
5.对被许可方改进许可专利技术的限制：这种限制一般表现为两种形式：一是直接限制被许可方对技术进行改进。二是虽允许被许可方对许可专利技术进行改进，但却规定了被许可方的“回授”义务。前者完全超越了许可方的权利范围，是完全不合理的。后者考虑到被许可方的技术改进是在许可技术的基础上进行的，同时为增进技术交流，允许在“对等”的条件下允许当事各方同时承担“回授”义务，如允许有偿的、相互的或非独占的回授。
四、结语
技术贸易的风雨历程证明，一份严密、合法、有效的专利实施许可合同是双方当事人能力、知识、水平的真实反映，而“双赢”是技术贸易的最高境界。专利技术唯有在技术市场上才能充分体现其经济价值，而签订专利实施许可合同是其实现经济价值的必由之路。无论是许可方还是被许可方，都需要深刻理解和把握专利实施许可合同背后的法律关系和深刻内涵，通过法律人士参与对专利实施许可合同作出专业的审查把关，才能确保专利技术利益最大化，法律风险最小化，从而确保知识产权不受侵害。
参考文献：
[1]刘文静.论专利实施许可中的风险控制.法制与社会.2011.
[2]周志舰，王伟程.技术合同签订实务.知识产权出版社.2009.
[3]蔡世军.企业合同审查法律实务.中国法制出版社.2012.
[4]北京市高级人民法院民三庭编.知识产权审判规范.知识产权出版社.2005.
[5]北京市高级人民法院民三庭编.知识产权经典判例（上册）.知识产权出版社.2003.