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專利代理平时在答复审查意见时，遇见最多的、觉得最难答复的，就是关于创造性审查意见。笔者在答复关于创造性的审查意见的过程中，发现了审查指南中关于创造性的判断方法的一个值得讨论的点，想在此和大家分享一下。
一．关于审查指南中创造性的判断方法
审查指南第二部分第四章中提到的关于判断创造性、即非显而易见性的方法，一般按如下步骤进行：
(1) 找到与本发明的技术方案最接近的对比文件，作为最接近的现有技术
(2) 找到本发明与现有技术的区别特征和本发明实际上要解决的技术问题
本发明实际上要解决的技术问题，是指针对最接近的现有技术而言所能取得的技术效果，所能解决的技术问题。
(3) 判断对于本领域的技术人员来说，这个方案是不是显而易见，判断的时候，要确定的是，在现有技术的整体上是不是存在一定的技术启示。
以下情况下，可以认为现有技术的整体上是存在所谓的“技术启示”：
(i) 之前提到的区别特征是公知的；
(ii) 之前提到的区别技术特征在同一份对比文件的其他部分揭示了，而且这个技术手段在该其他部分所起的作用与该它在本发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是一样的；
(iii) 之前提到的区别特征在另一篇对比文件中被揭示了，而且这个技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是一样。
理论上来说，如果大家对于上述步骤（3）中的是否存在技术启示的评判标准一致的话，对于同样的对比文件，本发明的的技术方案与对比文件相比，是不是显而易见，这个结论应该是唯一的。
二．问题的提出
笔者发现，有时候上述的步骤（1），也就是找到最接近的对比文件，确定最接近的现有技术的这个步骤也会影响本发明的技术方案与对比文件相比，是否显而易见、是否具备创造性的结论。
什么是最接近的现有技术呢？根据审查指南中的规定：最接近的现有技术，就是指，在现有的技术方案中，与本发明的技术关系最密切的、最接近的一个技术方案，它是用于判断本发明是否有创造性的一个基础、基准。哪些可能是最接近的现有技术呢？举例而言，可以是与本发明技术领域相同的、而且要解决的技术问题或者技术效果最接近的、或者应用场合、用途等最近的、和/或揭示了发明的技术特征最多的那个技术方案。它也可以是，虽然与本发明的技术领域并不相同，但它能够实现发明的功能，并且揭示了本发明的最多的技术特征。需要留意的是，在确定这个的时候，一般来说，都是首先考虑技术领域比较近的或者相同的现有技术，当然，也可以考虑不同技术领域的现有技术。笔者发现，对于最接近的现有技术的判断，就直接影响到对区别技术特征的判断，从而影响到最后的结论。
一般确定最接近的现有技术的过程如下：
如一个技术方案有四个特征A、B、C、D，对比文件1揭示了特征A、B、C，对比文件2揭示了特征D。一般会认为对比文件1为最近的现有技术。要求保护的技术方案与最近的现有技术的区别技术特征就为D，在判断创造性时就要分析特征D在要求保护的技术方案中所起的作用与对比文件2中所起的作用是否相同。如果相同，则认为具有“启示”，要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的，否则，就认为不具有“启示”，要求保护的技术方案相对于现有技术不是显而易见的。
但是笔者曾经遇到这样一份专利，要求保护的技术方案有五个特征A、B、C、D、E。对比文件1具备了特征A、B、C、D，对比文件2具备了特征A、B、C、E。对比文件1和2与要保护的技术方案所属的技术领域都相同，它们要解决的技术问题与要保护的技术方案都不一样，它们分别与要保护的技术方案之间有三个相同的技术特征。
那到底怎么确定最接近的现有技术呢？
如果把对比文件1认为是为最接近的现有技术，那么本发明的技术方案与最近的现有技术之间的区别特征就是E。在该案例中，E在对比文件2中的作用和在要保护的技术方案中的作用相同，那么根据上述创造性的判断方法，则认为现有技术中存在“启示”，要求保护的技术方案相对于对比文件1和2是显而易见的。
如果认为对比文件2为最接近的现有技术，要保护的技术方案与最接近的现有技术之间的区别特征为D。在该案例中，D在对比文件1的作用和在要保护的技术方案中的作用不同，那么根据上述判断创造性的方法，则认为从现有技术得不到“启示”，要求保护的技术方案相对于对比文件1和2就不是显而易见的。
那到底这个技术方案相对于对比文件1和2是不是显而易见的呢？
审查员在审查意见中默认对比文件1为最接近的现有技术，从而得出要求保护的权利要求不具备创造性的结论。而我们在答复时，并没有直接地谈到最接近的现有技术是哪一篇，只是陈述了特征D在对比文件1的作用和在要保护的技术方案中的作用不同，本领域的技术人员从对比文件1和2中得不到将两者结合到一起而得到本发明的技术方案的启示，因此，本发明的技术方案相对于对比文件1和2不是显而易见的，是具有创造性的。审查员接受了上述观点。虽然审查员的审查结果并不一定就完全正确，但是可以从一定程度上反映，这个技术方案具有创造性的可能性还是比较大的。
另外，笔者认为上述要求保护的技术方案是否也可以看成是一种组合发明？可以认为要求保护的技术方案是对比文件1的方案和对比文件2的方案的一种组合。根据审查指南中对组合发明有关的创造性方面的规定，如果组合在一起的各个技术特征，在功能上都是相互支持的，而且获得了新的、比较好的技术效果，或者说组合后的技术效果比之前的单独的每个技术特征效果的总和更优越，那么这种组合就可以认为是具有突出的实质性特点和显著的进步，那么这个发明就可以认为是有创造性的。那么根据这个规定，上述要求保护的技术方案也应该是具备创造性的。
下面再假设一种情况，要求保护的技术方案有五个特征A、B、C、D、E。对比文件1具备了特征A、B、C、D，对比文件2只具备了三个特征A、C、E。对比文件1和2与要保护的技术方案所属于的技术领域都相同，它们要解决的技术问题与要保护的技术方案都不同。
此时，按照审查指南中创造性的判断方法，一般会认为对比文件1为最接近的现有技术，从而得出要求保护的技术方案不具备创造性的结论，这种情况下，对比文件2按照审查指南中创造性的判断方法，就几乎没有成为最接近的现有技术的可能，似乎也就没有对要求保护的技术方案的创造性的争议，也即会得到要求保护的技术方案没有创造性的结论。
但是，即使在这种情况下，用我们在上面提到的向审查员陈述的理由，即特征D在对比文件1和要求保护的技术方案中的作用不同，从而得不到将两个对比文件结合得到要求保护的技术方案的启示，仍可以得出该技术方案具备创造性的结论。另外，套用上面所述的组合发明的创造性的判断方法，在这种情况下也还是可以得出要求保护的技术方案具备创造性的结论。
三．引发的思考
造成上述奇怪现象的原因在于，在分析显而易见时，我们只考虑区别技术特征在要求保护的技术方案和对比文件中的作用是否相同，来确定是否存在启示。因此，如果最接近的现有技术选择有误，或者最接近的现有技术本身就有两种可能，这就导致了区别技术特征的判断结果不一致，从而使得最后的结论可能不一致。但实际上，最接近的现有技术中的某个特征在要求保护的技术方案中和最接近的现有技术中的作用，特别是一些比较关键的特征的作用，是否会对创造性的判断产生影响呢？笔者根据一些与上面所述案例的类似的案件的代理实践认为，在最接近的现有技术中的特征在两个技术方案中的作用是否相同也应该判断创造性的一个因素，而且很多审查员在审查实践中也是认同这一点的。
也就是说，如果是两篇以上（包括两篇）的对比文件结合来判断一个发明的技术方案与对比文件相比，是不是具备非显而易见性的时候，每一个技术特征在对比文件中当中所起的作用和在这个发明中所起的作用都是我们要考虑的因素，不管它是在最接近的现有技术中的特征还是区别技术特征。因为任何一个特征在对比文件和在要求保护的技术方案中的作用是否相同，都会影响到这两篇以上的对比文件的结合是否存在启示，是否显而易见的结论。
因此，笔者认为审查指南中的最先找出最近的现有技术，然后再判断区别技术特征是否存在启示的这样的判断方法有值得商榷之处。先找出最接近的现有技术这一步骤似乎有些多余。在判断是否显而易见时只要判断要求保护的技术方案的各个特征是否都被各对比文件所揭示，如果是，再判断这些特征在各对比文件中和在要求保护的技术方案中的作用是否相同，从而判断这些对比文件的结合是不是容易，也就是这个发明的技术方案对本领域的技术人员而言，是否很容易想到；如果还有特征没有被对比文件所揭示，还要判断这些特征是否属于公知常识或能从对比文件的当中得到启发，然后判断这个发明的技术方案对本领域的技术人员来说是不是具备非显而易见性。
以上是笔者在答复审查意见的实践中发现的问题，主要是结合笔者对审查指南的理解和实际工作经验对该问题进行了粗浅的分析，由于笔者水平有限，可能理解的不够全面或有失偏颇，欢迎同行批评指正。
参考文献：
［1］《专利审查指南》
一．关于审查指南中创造性的判断方法
审查指南第二部分第四章中提到的关于判断创造性、即非显而易见性的方法，一般按如下步骤进行：
(1) 找到与本发明的技术方案最接近的对比文件，作为最接近的现有技术
(2) 找到本发明与现有技术的区别特征和本发明实际上要解决的技术问题
本发明实际上要解决的技术问题，是指针对最接近的现有技术而言所能取得的技术效果，所能解决的技术问题。
(3) 判断对于本领域的技术人员来说，这个方案是不是显而易见，判断的时候，要确定的是，在现有技术的整体上是不是存在一定的技术启示。
以下情况下，可以认为现有技术的整体上是存在所谓的“技术启示”：
(i) 之前提到的区别特征是公知的；
(ii) 之前提到的区别技术特征在同一份对比文件的其他部分揭示了，而且这个技术手段在该其他部分所起的作用与该它在本发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是一样的；
(iii) 之前提到的区别特征在另一篇对比文件中被揭示了，而且这个技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是一样。
理论上来说，如果大家对于上述步骤（3）中的是否存在技术启示的评判标准一致的话，对于同样的对比文件，本发明的的技术方案与对比文件相比，是不是显而易见，这个结论应该是唯一的。
二．问题的提出
笔者发现，有时候上述的步骤（1），也就是找到最接近的对比文件，确定最接近的现有技术的这个步骤也会影响本发明的技术方案与对比文件相比，是否显而易见、是否具备创造性的结论。
什么是最接近的现有技术呢？根据审查指南中的规定：最接近的现有技术，就是指，在现有的技术方案中，与本发明的技术关系最密切的、最接近的一个技术方案，它是用于判断本发明是否有创造性的一个基础、基准。哪些可能是最接近的现有技术呢？举例而言，可以是与本发明技术领域相同的、而且要解决的技术问题或者技术效果最接近的、或者应用场合、用途等最近的、和/或揭示了发明的技术特征最多的那个技术方案。它也可以是，虽然与本发明的技术领域并不相同，但它能够实现发明的功能，并且揭示了本发明的最多的技术特征。需要留意的是，在确定这个的时候，一般来说，都是首先考虑技术领域比较近的或者相同的现有技术，当然，也可以考虑不同技术领域的现有技术。笔者发现，对于最接近的现有技术的判断，就直接影响到对区别技术特征的判断，从而影响到最后的结论。
一般确定最接近的现有技术的过程如下：
如一个技术方案有四个特征A、B、C、D，对比文件1揭示了特征A、B、C，对比文件2揭示了特征D。一般会认为对比文件1为最近的现有技术。要求保护的技术方案与最近的现有技术的区别技术特征就为D，在判断创造性时就要分析特征D在要求保护的技术方案中所起的作用与对比文件2中所起的作用是否相同。如果相同，则认为具有“启示”，要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的，否则，就认为不具有“启示”，要求保护的技术方案相对于现有技术不是显而易见的。
但是笔者曾经遇到这样一份专利，要求保护的技术方案有五个特征A、B、C、D、E。对比文件1具备了特征A、B、C、D，对比文件2具备了特征A、B、C、E。对比文件1和2与要保护的技术方案所属的技术领域都相同，它们要解决的技术问题与要保护的技术方案都不一样，它们分别与要保护的技术方案之间有三个相同的技术特征。
那到底怎么确定最接近的现有技术呢？
如果把对比文件1认为是为最接近的现有技术，那么本发明的技术方案与最近的现有技术之间的区别特征就是E。在该案例中，E在对比文件2中的作用和在要保护的技术方案中的作用相同，那么根据上述创造性的判断方法，则认为现有技术中存在“启示”，要求保护的技术方案相对于对比文件1和2是显而易见的。
如果认为对比文件2为最接近的现有技术，要保护的技术方案与最接近的现有技术之间的区别特征为D。在该案例中，D在对比文件1的作用和在要保护的技术方案中的作用不同，那么根据上述判断创造性的方法，则认为从现有技术得不到“启示”，要求保护的技术方案相对于对比文件1和2就不是显而易见的。
那到底这个技术方案相对于对比文件1和2是不是显而易见的呢？
审查员在审查意见中默认对比文件1为最接近的现有技术，从而得出要求保护的权利要求不具备创造性的结论。而我们在答复时，并没有直接地谈到最接近的现有技术是哪一篇，只是陈述了特征D在对比文件1的作用和在要保护的技术方案中的作用不同，本领域的技术人员从对比文件1和2中得不到将两者结合到一起而得到本发明的技术方案的启示，因此，本发明的技术方案相对于对比文件1和2不是显而易见的，是具有创造性的。审查员接受了上述观点。虽然审查员的审查结果并不一定就完全正确，但是可以从一定程度上反映，这个技术方案具有创造性的可能性还是比较大的。
另外，笔者认为上述要求保护的技术方案是否也可以看成是一种组合发明？可以认为要求保护的技术方案是对比文件1的方案和对比文件2的方案的一种组合。根据审查指南中对组合发明有关的创造性方面的规定，如果组合在一起的各个技术特征，在功能上都是相互支持的，而且获得了新的、比较好的技术效果，或者说组合后的技术效果比之前的单独的每个技术特征效果的总和更优越，那么这种组合就可以认为是具有突出的实质性特点和显著的进步，那么这个发明就可以认为是有创造性的。那么根据这个规定，上述要求保护的技术方案也应该是具备创造性的。
下面再假设一种情况，要求保护的技术方案有五个特征A、B、C、D、E。对比文件1具备了特征A、B、C、D，对比文件2只具备了三个特征A、C、E。对比文件1和2与要保护的技术方案所属于的技术领域都相同，它们要解决的技术问题与要保护的技术方案都不同。
此时，按照审查指南中创造性的判断方法，一般会认为对比文件1为最接近的现有技术，从而得出要求保护的技术方案不具备创造性的结论，这种情况下，对比文件2按照审查指南中创造性的判断方法，就几乎没有成为最接近的现有技术的可能，似乎也就没有对要求保护的技术方案的创造性的争议，也即会得到要求保护的技术方案没有创造性的结论。
但是，即使在这种情况下，用我们在上面提到的向审查员陈述的理由，即特征D在对比文件1和要求保护的技术方案中的作用不同，从而得不到将两个对比文件结合得到要求保护的技术方案的启示，仍可以得出该技术方案具备创造性的结论。另外，套用上面所述的组合发明的创造性的判断方法，在这种情况下也还是可以得出要求保护的技术方案具备创造性的结论。
三．引发的思考
造成上述奇怪现象的原因在于，在分析显而易见时，我们只考虑区别技术特征在要求保护的技术方案和对比文件中的作用是否相同，来确定是否存在启示。因此，如果最接近的现有技术选择有误，或者最接近的现有技术本身就有两种可能，这就导致了区别技术特征的判断结果不一致，从而使得最后的结论可能不一致。但实际上，最接近的现有技术中的某个特征在要求保护的技术方案中和最接近的现有技术中的作用，特别是一些比较关键的特征的作用，是否会对创造性的判断产生影响呢？笔者根据一些与上面所述案例的类似的案件的代理实践认为，在最接近的现有技术中的特征在两个技术方案中的作用是否相同也应该判断创造性的一个因素，而且很多审查员在审查实践中也是认同这一点的。
也就是说，如果是两篇以上（包括两篇）的对比文件结合来判断一个发明的技术方案与对比文件相比，是不是具备非显而易见性的时候，每一个技术特征在对比文件中当中所起的作用和在这个发明中所起的作用都是我们要考虑的因素，不管它是在最接近的现有技术中的特征还是区别技术特征。因为任何一个特征在对比文件和在要求保护的技术方案中的作用是否相同，都会影响到这两篇以上的对比文件的结合是否存在启示，是否显而易见的结论。
因此，笔者认为审查指南中的最先找出最近的现有技术，然后再判断区别技术特征是否存在启示的这样的判断方法有值得商榷之处。先找出最接近的现有技术这一步骤似乎有些多余。在判断是否显而易见时只要判断要求保护的技术方案的各个特征是否都被各对比文件所揭示，如果是，再判断这些特征在各对比文件中和在要求保护的技术方案中的作用是否相同，从而判断这些对比文件的结合是不是容易，也就是这个发明的技术方案对本领域的技术人员而言，是否很容易想到；如果还有特征没有被对比文件所揭示，还要判断这些特征是否属于公知常识或能从对比文件的当中得到启发，然后判断这个发明的技术方案对本领域的技术人员来说是不是具备非显而易见性。
以上是笔者在答复审查意见的实践中发现的问题，主要是结合笔者对审查指南的理解和实际工作经验对该问题进行了粗浅的分析，由于笔者水平有限，可能理解的不够全面或有失偏颇，欢迎同行批评指正。
参考文献：
［1］《专利审查指南》