论文部分内容阅读
摘要 美国联邦第九巡回上诉法院于1992年创设了商标指示性合理使用原则。近来，该法院判决了一起在域名中使用他人商标的侵权案件，认定被告的指示性合理使用抗辩成立，未侵犯原告的商标权。本文试从案件事实出发，结合本案争议焦点，全面展示法院在该案中的推理分析过程。并在此基础上，讨论在域名中商标指示性合理使用的判断方法。这对于构建我国的商标合理使用制度和商标法的第三次修改大有裨益。
关键词 商标 指示性合理使用 域名
作者简介：王玮婧，华东政法大学2009级知识产权专业硕士研究生，研究方向：知识产权法。
中图分类号：D923.4文献标识码：A文章编号：1009-0592(2011)10-055-02
在美国，为了弥补1946年《兰哈姆法》仅规定了商标法定合理使用原则的缺陷，联邦第九巡回上诉法院于1992年New Kids on the Block v. New America Publishing一案 (以下简称“New Kids案”) 中创设了指示性合理使用原则。商标指示性合理使用是指他人使用商标权人的商标来描述其自己的商品或服务，以此来说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务配套，即指示自己的商品或服务的用途或服务对象。
2010年7月8日，美国联邦第九巡回上诉法院对TOYOTA MOTOR SALES INC v. TABARI一案作出了有利于被告的裁决，判定被告在域名中使用原告的商标构成对原告商标的指示性合理使用。本文拟在对该案进行简要介绍的基础上，探讨指示性合理使用的新发展，以期对构建我国的商标合理使用制度有所裨益。
一、案件概述
（一）基本案情
原告TOYOTA MOTOR SALES INC（以下簡称“TOYOTA公司”）是Lexus汽车在美国的独占经销商，拥有Lexus标志。被告Tabari是汽车经纪人，在域名为“buy-a-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”的网站上提供服务。TOYOTA公司起诉被告在域名中使用“lexus”侵犯了其商标权，地区法院判定被告侵权成立。被告不服提起上诉。
（二）双方诉请
原告指控被告在其域名中使用原告所享有的“Lexus”商标。被告向地区法院提出了指示性合理使用的抗辩。地区法院在法官审理之后判定被告侵权，责令被告停止使用其域名，并禁止他们在任何域名中使用“Lexus”标志。被告提起上诉，请求判定其在域名中对原告商标的使用构成指示性合理使用。
（三）争议焦点
本案的焦点是被告在其域名中使用原告TOYOTA公司拥有的“Lexus”商标的行为是否构成对原告商标的指示性合理使用。原告认为，被告未经授权，在其域名中使用其所拥有的“Lexus”商标的行为会导致消费者误认为被告与原告之间存在紧密联系，构成了混淆，侵犯了原告的商标权。而被告以指示性合理使用进行抗辩，认为侵权指控不能成立。
二、法院的分析及裁定
分析被告在其域名中使用原告商标来标识其服务的行为是否侵犯原告的商标权时，地区法院运用了判断混淆可能性的八因素标准，判定被告使用的两个域名“buy-a-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”侵犯了“Lexus”商标权。但是我们认为八因素标准并不适用于被告使用商标来指明有权使用商标的产品本身这一行为。被告使用“Lexus”短语来描述他们的Lexus汽车经纪业务，当他们说到Lexus时，他们指的就是Lexus本身。我们一直认为对商标的这一使用构成合理使用，称为指示性合理使用，并不构成侵权。
上诉法院明确认为，当被告在案件中提出指示性合理使用抗辩时，应对New Kid案确定的以下三个因素进行判断：（1）必须使用他人商标才能表明自己的商品或服务；（2）被告使用该标志是否超过必要限度；（3）被告是否错误地暗示他得到商标权人的赞助或认可。
首先，法院检验第一个因素，即必须使用他人商标才能表明自己的商品或服务。
原告诉称被告在域名中使用商标并非“必须”，被告可以用其他域名、通过网站内容来解释其业务。但被告辩称，其需要传递专营Lexus汽车的信息，而在域名中使用“Lexus”标志达到了这一目的，这已经能够满足“必须”的判断标准。虽然被告在域名中使用“Lexus”并不是传递其经营信息的唯一方法，但是若这样说来的话，被告选择的任何传递其信息的方法都是一样的。除了在域名中使用，他们可以做书面广告，甚至依赖于口口相传。上诉法院称其从来没有对“必须”采用如此严格的定义，在此案中也不打算这样做。无论是通过这一方法或是其他方法，被告需要让消费者知道他们是Lexus汽车的经纪人，因此不提及“Lexus”几乎是不可能的，这一使用是完全合理的。
其次，法院检验了第二个因素即在合理、必要的限度内使用，和第三个因素即不得暗示使用人与权利人之间存在赞助或许可关系。
TOYOTA公司认为使用格式化的“Lexus”和“Lexus L”标识超出了使用商标的必要限度。因为被告即使不使用“Lexus”品牌可视化的外部标志，也能传递他们的业务信息。而且这些可视化的信号可能导致一些消费者认为：他们是在与经授权的TOYOTA公司附属机构进行交易。
但是被告在庭审中提交了一个网站图像，“Lexus”标志和“L”标志已经被移除了，取而代之的是一则免责声明。免责声明上以大写字体突出写道，“我们并不是经授权的Lexus汽车经销商，与Lexus不存在任何形式的联系。我们是一个独立的汽车经纪商。”
TOYOTA公司主张被告的免责声明来的太迟了，不能阻止由其域名引发的混淆，因为这种混淆在消费者看到网站和免责声明之前就发生了。但是法院认为，被告的域名不会引起这一混淆。被告并没有在“lexus.com”这一网址上运营其业务，他们的域名并没有包含“经授权”或“官方”这样的词汇。一旦进入到被告的网站，消费者会马上看到这一免责声明，并立即从被告的网站获得TOYOTA公司赞助的认识中醒悟过来。被告对“Lexus”标识的使用不存在赞助或许可的混淆风险。
最后，上诉法院裁定，被告有关商标指示性合理使用的抗辩成立，不侵犯原告的商标权。
三、域名中商标指示性合理使用的判断
商标的本质在于特定的符号与特定商品之间的联系，因此商标权人禁止权的范围也不能超过该联系所辐射的范围。正如第九巡回上诉法院对地区法院判决的评价，即使禁令是合理的，其范围也太宽，因为地区法院的禁令阻止被告使用任何包含有LEXUS标志的域名、服务商标、商品商标、商品名称、元标签或其他指示来源的商业标识。
在这个网络大范围普及的时代，各式的域名和网站常让人眼花缭乱。而一般消费者——一个理性的人会如何处理在网络时代遭遇的种种问题和陷阱，也是考量在域名中使用商标的行为是否构成侵权的一个重要基础。因此，结合一般消费者的上网经验，根据New Kids案确定的三个判断标准，笔者试图对判例中列举的几种在域名中使用商标不构成指示性合理使用的情形做如下分析总结：
（1）当一域名仅由商标和.com或.org和.net等后缀组成时，这是一种“典型”的情况，即表示其就是商标权人，或商标许可使用人；
（2）如商标-USA.com，商标-of-california.com，或e-商标.com这样的域名，“通常”认为暗示了其是商标权人，或与商标权人之间的赞助或许可关系；
（3）如official-商标-site.com或we-are-商标.com这样的域名，“确定”性地暗示了其与商标权人之间的许可或赞助关系。
但若含有商标的域名并没有昭示其与商标权人之间存在赞助或许可关系，例如“lexusbroker.com”、“mercedesforum.com”和“starbucksgossip.com”，则需要对使用者使用域名的行为做进一步判断。由于域名本身不区分大小写，字体大小也相一致，因此，除了上述公然彰显其与商标权人之间紧密关系的域名之外，对于那些使得法官模棱两可的域名，应当结合该域名所反应的内容——网站整体——是否会导致消费者误认为域名使用者与商标权人之间存在赞助或许可关系进行判断。若域名使用者在网站首页的显著位置宣称其与商标权人之间存在许可或赞助关系，或者在显著位置突出标注商标文字或图形标志，则应当认定域名使用者的上述行为会使消费者造成混淆，构成商标侵权。
四、结语
我国目前《商标法》中并没有关于商标权的限制这一内容的规定。在2006年颁布的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条中提到“正当使用商标标识行为的构成要件”问题，即：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。并且该《解答》第27条中明确了，“满足本解答第26条规定要件的下列行为，属于正当使用商标标识的行为：……（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的……”这是目前法律规定中对指示性合理使用原则的唯一正面认可。
虽然商标合理使用方面的法律规范尚不健全，但司法实践中此类案例层出不穷。法院在审判实践中只能依据相关法理对商标的合理使用问题做出判定，这使得法院的判决明显缺乏法律的有力支持。另一方面，商标不是禁忌。商标权人不适当地垄断对商标的使用，将会有害于市场的公平競争，损害消费者的利益。因此，在我国商标法的第三次修改之际，进一步研究美国商标指示性合理使用原则，对我国商标的立法和司法意义重大。
参考文献：
[1] See Lanham Act，Section 1115(4)．
[2] See New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc., 971 F.2d 302， 308 (9th Cir. 1992)．
[3] 王迁．知识产权法教程．北京：中国人民大学出版社．2007年版．
[4] See Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 2010 WL 2680891 (9th Cir． July 8, 2010)．
[5] See AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir．1979)．
[6] 郑其斌．论商标权的本质．北京：人民法院出版社．2009年版．
[7] See Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 2010 WL 2680891 (9th Cir. July 8, 2010)．
关键词 商标 指示性合理使用 域名
作者简介：王玮婧，华东政法大学2009级知识产权专业硕士研究生，研究方向：知识产权法。
中图分类号：D923.4文献标识码：A文章编号：1009-0592(2011)10-055-02
在美国，为了弥补1946年《兰哈姆法》仅规定了商标法定合理使用原则的缺陷，联邦第九巡回上诉法院于1992年New Kids on the Block v. New America Publishing一案 (以下简称“New Kids案”) 中创设了指示性合理使用原则。商标指示性合理使用是指他人使用商标权人的商标来描述其自己的商品或服务，以此来说明自己提供的商品或服务能够与使用该商标的商品或服务配套，即指示自己的商品或服务的用途或服务对象。
2010年7月8日，美国联邦第九巡回上诉法院对TOYOTA MOTOR SALES INC v. TABARI一案作出了有利于被告的裁决，判定被告在域名中使用原告的商标构成对原告商标的指示性合理使用。本文拟在对该案进行简要介绍的基础上，探讨指示性合理使用的新发展，以期对构建我国的商标合理使用制度有所裨益。
一、案件概述
（一）基本案情
原告TOYOTA MOTOR SALES INC（以下簡称“TOYOTA公司”）是Lexus汽车在美国的独占经销商，拥有Lexus标志。被告Tabari是汽车经纪人，在域名为“buy-a-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”的网站上提供服务。TOYOTA公司起诉被告在域名中使用“lexus”侵犯了其商标权，地区法院判定被告侵权成立。被告不服提起上诉。
（二）双方诉请
原告指控被告在其域名中使用原告所享有的“Lexus”商标。被告向地区法院提出了指示性合理使用的抗辩。地区法院在法官审理之后判定被告侵权，责令被告停止使用其域名，并禁止他们在任何域名中使用“Lexus”标志。被告提起上诉，请求判定其在域名中对原告商标的使用构成指示性合理使用。
（三）争议焦点
本案的焦点是被告在其域名中使用原告TOYOTA公司拥有的“Lexus”商标的行为是否构成对原告商标的指示性合理使用。原告认为，被告未经授权，在其域名中使用其所拥有的“Lexus”商标的行为会导致消费者误认为被告与原告之间存在紧密联系，构成了混淆，侵犯了原告的商标权。而被告以指示性合理使用进行抗辩，认为侵权指控不能成立。
二、法院的分析及裁定
分析被告在其域名中使用原告商标来标识其服务的行为是否侵犯原告的商标权时，地区法院运用了判断混淆可能性的八因素标准，判定被告使用的两个域名“buy-a-lexus.com”和“buyorleaselexus.com”侵犯了“Lexus”商标权。但是我们认为八因素标准并不适用于被告使用商标来指明有权使用商标的产品本身这一行为。被告使用“Lexus”短语来描述他们的Lexus汽车经纪业务，当他们说到Lexus时，他们指的就是Lexus本身。我们一直认为对商标的这一使用构成合理使用，称为指示性合理使用，并不构成侵权。
上诉法院明确认为，当被告在案件中提出指示性合理使用抗辩时，应对New Kid案确定的以下三个因素进行判断：（1）必须使用他人商标才能表明自己的商品或服务；（2）被告使用该标志是否超过必要限度；（3）被告是否错误地暗示他得到商标权人的赞助或认可。
首先，法院检验第一个因素，即必须使用他人商标才能表明自己的商品或服务。
原告诉称被告在域名中使用商标并非“必须”，被告可以用其他域名、通过网站内容来解释其业务。但被告辩称，其需要传递专营Lexus汽车的信息，而在域名中使用“Lexus”标志达到了这一目的，这已经能够满足“必须”的判断标准。虽然被告在域名中使用“Lexus”并不是传递其经营信息的唯一方法，但是若这样说来的话，被告选择的任何传递其信息的方法都是一样的。除了在域名中使用，他们可以做书面广告，甚至依赖于口口相传。上诉法院称其从来没有对“必须”采用如此严格的定义，在此案中也不打算这样做。无论是通过这一方法或是其他方法，被告需要让消费者知道他们是Lexus汽车的经纪人，因此不提及“Lexus”几乎是不可能的，这一使用是完全合理的。
其次，法院检验了第二个因素即在合理、必要的限度内使用，和第三个因素即不得暗示使用人与权利人之间存在赞助或许可关系。
TOYOTA公司认为使用格式化的“Lexus”和“Lexus L”标识超出了使用商标的必要限度。因为被告即使不使用“Lexus”品牌可视化的外部标志，也能传递他们的业务信息。而且这些可视化的信号可能导致一些消费者认为：他们是在与经授权的TOYOTA公司附属机构进行交易。
但是被告在庭审中提交了一个网站图像，“Lexus”标志和“L”标志已经被移除了，取而代之的是一则免责声明。免责声明上以大写字体突出写道，“我们并不是经授权的Lexus汽车经销商，与Lexus不存在任何形式的联系。我们是一个独立的汽车经纪商。”
TOYOTA公司主张被告的免责声明来的太迟了，不能阻止由其域名引发的混淆，因为这种混淆在消费者看到网站和免责声明之前就发生了。但是法院认为，被告的域名不会引起这一混淆。被告并没有在“lexus.com”这一网址上运营其业务，他们的域名并没有包含“经授权”或“官方”这样的词汇。一旦进入到被告的网站，消费者会马上看到这一免责声明，并立即从被告的网站获得TOYOTA公司赞助的认识中醒悟过来。被告对“Lexus”标识的使用不存在赞助或许可的混淆风险。
最后，上诉法院裁定，被告有关商标指示性合理使用的抗辩成立，不侵犯原告的商标权。
三、域名中商标指示性合理使用的判断
商标的本质在于特定的符号与特定商品之间的联系，因此商标权人禁止权的范围也不能超过该联系所辐射的范围。正如第九巡回上诉法院对地区法院判决的评价，即使禁令是合理的，其范围也太宽，因为地区法院的禁令阻止被告使用任何包含有LEXUS标志的域名、服务商标、商品商标、商品名称、元标签或其他指示来源的商业标识。
在这个网络大范围普及的时代，各式的域名和网站常让人眼花缭乱。而一般消费者——一个理性的人会如何处理在网络时代遭遇的种种问题和陷阱，也是考量在域名中使用商标的行为是否构成侵权的一个重要基础。因此，结合一般消费者的上网经验，根据New Kids案确定的三个判断标准，笔者试图对判例中列举的几种在域名中使用商标不构成指示性合理使用的情形做如下分析总结：
（1）当一域名仅由商标和.com或.org和.net等后缀组成时，这是一种“典型”的情况，即表示其就是商标权人，或商标许可使用人；
（2）如商标-USA.com，商标-of-california.com，或e-商标.com这样的域名，“通常”认为暗示了其是商标权人，或与商标权人之间的赞助或许可关系；
（3）如official-商标-site.com或we-are-商标.com这样的域名，“确定”性地暗示了其与商标权人之间的许可或赞助关系。
但若含有商标的域名并没有昭示其与商标权人之间存在赞助或许可关系，例如“lexusbroker.com”、“mercedesforum.com”和“starbucksgossip.com”，则需要对使用者使用域名的行为做进一步判断。由于域名本身不区分大小写，字体大小也相一致，因此，除了上述公然彰显其与商标权人之间紧密关系的域名之外，对于那些使得法官模棱两可的域名，应当结合该域名所反应的内容——网站整体——是否会导致消费者误认为域名使用者与商标权人之间存在赞助或许可关系进行判断。若域名使用者在网站首页的显著位置宣称其与商标权人之间存在许可或赞助关系，或者在显著位置突出标注商标文字或图形标志，则应当认定域名使用者的上述行为会使消费者造成混淆，构成商标侵权。
四、结语
我国目前《商标法》中并没有关于商标权的限制这一内容的规定。在2006年颁布的《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》第26条中提到“正当使用商标标识行为的构成要件”问题，即：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。并且该《解答》第27条中明确了，“满足本解答第26条规定要件的下列行为，属于正当使用商标标识的行为：……（3）在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的……”这是目前法律规定中对指示性合理使用原则的唯一正面认可。
虽然商标合理使用方面的法律规范尚不健全，但司法实践中此类案例层出不穷。法院在审判实践中只能依据相关法理对商标的合理使用问题做出判定，这使得法院的判决明显缺乏法律的有力支持。另一方面，商标不是禁忌。商标权人不适当地垄断对商标的使用，将会有害于市场的公平競争，损害消费者的利益。因此，在我国商标法的第三次修改之际，进一步研究美国商标指示性合理使用原则，对我国商标的立法和司法意义重大。
参考文献：
[1] See Lanham Act，Section 1115(4)．
[2] See New Kids on the Block v. News Am. Pub., Inc., 971 F.2d 302， 308 (9th Cir. 1992)．
[3] 王迁．知识产权法教程．北京：中国人民大学出版社．2007年版．
[4] See Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 2010 WL 2680891 (9th Cir． July 8, 2010)．
[5] See AMF, Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir．1979)．
[6] 郑其斌．论商标权的本质．北京：人民法院出版社．2009年版．
[7] See Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 2010 WL 2680891 (9th Cir. July 8, 2010)．