从2011年1月25日在参议院提出草案，到2011年9月16日奥巴马总统签署，前后历时仅九个月。该法案的首倡者、参议员帕特里克?莱希和众议员拉马尔?史密斯明确表示：“在专利申请数量方面，中国有望在今年（2011年）超越美国和日本，成为世界头号申请大国。对此，美国必须做出更多努力，支持美国国民创新，增加就业机会，从而在全球市场上与其他国家齐头并进”。 总体说来，美国法律修改十分困难复杂，其难度可用“过五关、斩六将”来形容。然而，作为对美国专利法的重大修改，《莱希-史密斯美国专利法》（英文简称AIA，以下简称为《美国专利法》）的快速通过却是一个例外：从2011年1月25日在参议院提出草案，到2011年9月16日奥巴马总统签署，前后历时仅九个月。 该法案的首倡者、参议员帕特里克?莱希和众议员拉马尔?史密斯明确表示：“在专利申请数量方面，中国有望在今年（2011年）超越美国和日本，成为世界头号申请大国。对此，美国必须做出更多努力，支持美国国民创新，增加就业机会，从而在全球市场上与其他国家齐头并进”。虽然新法律旨在保护美国进行创新，但从条文上看，对于外国发明人并无歧视性规定。在了解该法案的重大改进及其对业界的重大影响之后，外国公司和发明人应当制定正确的专利战略，继续在美国获得强有力的专利保护。 《美国专利法》对美国专利制度的主要改进 从先发明原则到发明人先申请原则 该法案之所以被称为“对原美国专利法做出重大修改”，原因就在于变革了美国专利法的基础性制度——先发明原则。根据先发明原则，对于一项已经申请的专利，发明人如能证明其完成同一发明时间较已申请专利为先，则可提出专利申请并取得优先权。在世界范围内，美国实行的先发明原则可谓独家规定，在历史上饱受质疑，并最终在《美国专利法》（35 U.S.C. 102）被发明人先申请原则所取代。这一规定，不仅与中国现行专利制度类似，也与国际专利制度接轨。但《美国专利法》也与类似制度有重大区别。根据传统的先申请规则，发明需要具备绝对的新颖性，即如果有在先使用或在先发表的情形，该发明就视为丧失新颖性。《美国专利法》的发明人先申请规则规定，发明人自公开发明之日起一年内，可以申请专利；如果独立的第三方能够证实在更早时间公开过该发明，发明人则无权申请该专利。根据该规则，“有效申请日”要件取代“发明日期”要件，这表明决定专利资格的将不再是发明日期。发明人先申请规则将于2013年3月16日生效。 专利授予后重审程序 美国决策者们担忧的是，现行美国专利制度下，专利诉讼风险过大、成本过高阻碍了美国的技术创新，降低对科研的投资资金。摈弃先发明原则，采纳发明人先申请原则，将有助于减少专利工作中的不确定性，促进美国发明创造。此外，修改后的《美国专利法》规定，对已授予的专利有异议的，可以在专利授予后向美国专利商标局（USPTO）提起各种救济程序，从而取代了原来的专利中止规则（U.S.C. 32）。为此，新设了专利审理与上诉委员会，以“低成本、快速的非诉讼”程序，为异议人在专利授予后提供救济。修改后的《美国专利法》共规定了五种救济程序。本文将重点讨论双方重审程序（Inter Partes Review，IPR）和专利授予后重审程序（Post-Grant Review，PGR），对其主要特点和法律风险进行分析，并评估其对外国专利申请人的影响。 1、专利授予后重审程序：前9个月 自2012年9月16日起，第三方对已被授权的专利或扩展性权利重授有异议的，可以根据专利授予后重审程序（以下简称PGR），向USPTO提出异议申请，但以在该专利或权利重授许可之日起9个月内为限，这一点与欧洲专利局规定类似。 PGR可以迅速审理专利效力异议申请。异议范围包括《美国专利法》第101、102、103、112和251节规定，但并不要求一定具备第112节规定的最佳实施例要件。需要注意的是，《美国专利法》已经在实质上减损了最佳实施例要件的重要性，不再将其作为专利授予后各种异议程序或诉讼中无效或不可实施的基础要件。新专利法为多数专利无效和不可执行的异议申请理由大开方便之门。这样，即使专利审查员已经完成初审并准许实施专利，但PGR仍然能使USPTO有机会再次对授予的专利进行审查。唯一不同的是，PGR由具有利害关系的第三方提起，由与法官类似的仲裁员当庭就专利的有效性作出裁决，具有对抗性，而不是像USPTO的专利审查员那样在审查时保持中立。因此，从本质上讲，PGR是在USPTO内进行的专利诉讼程序，只是PGR在程序上更简易，在时间上更快捷。 PGR程序不允许匿名申请，必须披露具有利害关系的各方当事人信息，必须“以书面方式提出，特别载明其所异议的每一项权利及其理由与证据”，载明专利名称、出版日期、事实依据和专家证言。近日，联邦法院审理了备受关注的Bell Atlantic Corp. v. Twombly (2009)案。案中，原告须依法提供足够事实依据（“合理理由”），并进行理论论证。与之相比，PGR似乎对证据的要求更高。只有满足以下条件时，USPTO才会准许PGR申请：（1）“在被异议的诸项权利要求中，很可能至少有一项权利不能取得专利权”，或者（2）有证据表明，“从法律上看，申请人提出一新的或未决的法律问题，且该问题对于其他专利和专利申请至关重要”。此外，申请书还必须严格依照下列格式要求：14磅字号、双倍行距，70页以内。如果USPTO受理申请人的异议申请，启动重审程序，申请人将更有可能承担举证责任，提供多数证据。USPTO受理异议申请后，专利权人应当在3个月内作出初步答辩；无论专利权人是否进行答辩，USPTO都应当在收到申请之日起5个月内就是否受理申请作出裁决。 如果USPTO受理异议申请，双方当事人将在受理之日起12-18个月内进行PK。根据美国法律，该程序应当在受理之日起1年内完成；有正当理由的，可以再延长6个月。因此，与在地方法院进行的诉讼程序相比，PGR程序耗时更短。对于那些希望对专利有效性和可实施性进行快速审决的人来说，PGR并没能提出其它选择以解决问题。PGR要想取得成功，关键是要可以快速启动、快速行动。 与美国民事诉讼一样，PGR也花样众多，包括动议、证据开示、口头审理和委员会的最后书面意见。当事人可以和解，专利权人可以修改权利要求，但其修改不得对权利要求范围进行扩展或者新增专利主题。不过，为了快速解决争议，使程序可控，PGR也有许多限制。例如，其证据开示仅限于“与一方当事人在程序中提出的事实主张有直接关系的证据”，但并未解释何为“有直接关系”。实践中，美国专利审理和上诉委员可能会倾向于对证据开示作限制解释，各方当事人也认为不宜进行过于昂贵的证据开示。 在遵循《美国联邦证据规则》和《美国联邦民事诉讼规则》的前提下，联邦地区法院就与当事人的任何诉讼请求或抗辩相关的普通事项进行证据开示，其开示范围包括任何书证、物证、证人证言，因而更不经济。例如，证人可以包括发明人、公司雇员、专家和控方律师等等。事实上，当事人在诉讼中常常尽可能多地扩大开示范围，希望由此使法院能在更大范围内考虑对其有利的那些证据。然而，这种情形在PGR或任何其他专利授予后的异议程序中不会上演。PGR限制证据开示的范围，只允许当事人提供能够协助作出公正裁决的必要证据，不允许当事人随意提交费时耗财物证和证言。在专利授予后提起的各种异议程序中，不允许、也不可能进行证据开示。 2、双方重审程序：9个月后 专利授予之后9个月内，异议人可以提起PGR，9个月之后直到专利期满，只能提起双方重审程序（IPR）。如果针对同一专利的PGR正在进行，那么只有PGR终止后才能提起IPR。IPR必须在请求宣告专利无效的民事诉讼程序开始之前提出，或者在联邦法院就专利侵权案件作出生效裁判后一年内提出。PGR与IPR有相似之处，但也有两个重要差别：（1）IPR对申请理由限制更严，仅限于在先使用的专利技术或出版物，主要针对专利的新颖性（第102节）和显而易见性（第103节）；（2）IPR要求至少对权利要求书中的一项内容提出异议，其异议必须有可能成立（可能性为50%），比PGR中的“很可能成立”（可能性大于50%）要求要低。通常情况下，提起IPR的异议理由没有PGR充分，异议受理也相对容易。不过，与现行《美国专利法》通过之前的双方重审程序（Inter Partes Reexam）相比，标准还是有所提高。之前的双方重申程序仅要求“在实质上对于可专利性具有疑问，进而影响到该专利的任何权利要求”便可受理。自2012年9月16日起，该规则将完全被为新IPR所取代。IPR与PGR的另一细微区别之处在于证据开示的范围不同：在IPR中，当事人仅能就证人证言进行证据开示，且该证人应当提供誓言或者声明；在其他情形下，证据开示需以司法公正必须为限。 与之前实行的双方重审程序相比，IPR费用更为昂贵（见表1）；而此前的双方重审程序仅收费8000美元。此外，如果申请在IPR程序中被驳回的，不予退还任何费用；而此前的双方重审程序将退还大部分已缴纳的费用。 表1：IPR费率表 同样，新设立的PGR程序将根据权利要求的争议数量收费，其起步价为35000美元。与IPR程序相比，PGR可能审查的专利无效理由更多，因而其收费也就水涨船高了。 IPR费率表和不予退还重审费的新规将促使当事人在提请启动IPR程序时更加审慎。除申请费外，双方当事人还需要支付证据开示费用，需要预付IPR各阶段程序的相关费用。新的《美国专利法》生效后，双方当事人的异议解决成本将更加高昂：专利持有人将承担IPR快捷程序费用，申请人将承担更高的重审费用。尤其重要的是双方当事人均须精心准备、周密组织，做好尽职调查。 3、专利授予后重审程序的影响：上诉和禁止反言 PGR虽然力图简化程序，但与联邦地区法院的诉讼程序没有多少实质性差异。当事人对美国专利审理和上诉委员会依据PGR程序作出的裁决不服的，可以直接上诉至美国联邦巡回上诉法院。上诉法院的裁决可以直接取代低级别法院的裁决。但是，至今还没有人对USPTO是否启动复审的裁决提起过上诉。 此外，美国专利审理和上诉委员会采用了禁止反言规则。如果当事人在USPTO争议解决程序中未就某些事项提出主张，可能在以后的诉讼处于不利地位。USPTO的其他程序以及美国民事诉讼程序也适用禁止反言规则。申请人在提交最后书面申请之后，将“不得就其在PGR程序中提出过，或者理应提出的异议，向USPTO提出或主张异议请求，或者在民事诉讼中要求确认在USPTO中审议过的权利要求无效”。不过，法律并未规定何为“理应提出的异议”，这可能使准备不够、经验不足的诉讼当事人放松警惕，无法提出新的理由认定已审议过的权利要求无效。为司法经济和降低诉讼成本起见，对于已经或者本应在专利授予后的各种救济程序中解决的任何事项，均不得在联邦巡回上诉法院提起。 应当注意的是，在IPR程序中，由于当事人可以提出专利无效的理由更少（仅102节和103节），其受禁止反言的约束较PGR反而较小，因为它可以涵盖大部分可能在诉讼中提起的无效理由。严格限制也使IPR有着自身的优势：申请人可以将某些事项留待诉讼程序解决。如果申请人尚未就主张全部事项准备充分的话，这是一个有用的诉讼策略。 《美国专利法》的商业意义及应对之道 对于外国申请人来说，新《美国专利法》的重大革新意味着什么呢？中国企业可能采取哪些战略，以使其专利在美国新专利制度下得到更好的保护呢？ 答案有三：规划、起诉和预备。规划从大处讲要求企业制定整体专利战略，保护企业整体利益，从小处讲要求针对特定专利产品制定战略。起诉要求企业制定专利预案，保证专利预案顺利通过专利审查，并为专利诉讼未雨绸缪。预备要求企业事前作好尽职调查，以抗辩可能在专利授予后的各种异议程序中提出的任何异议。这三个步骤是有机联系的，任何一个做好了，其他两个都会受益。 步骤1“规划”包括： 1、全面了解修改后的《美国专利法》，制定专利战略； 2、根据企业在美业务需要和在美市场拓展计划，制定专利总体战略，并考虑到专利授予后的各种异议程序和新修订的《美国专利法》的其它特性； 3、树立专利战略的长远眼光，确定企业在专利诉讼和其他异议程序中的目标，进行专利分析，了解企业专利的长短优劣； 4、了解公司专利规划及专利产品之间的匹配情况，全面分析潜在异议申请人可能启动专利异议程序的各种情形，并作好上策、中策、下策的应对措施。 第2步“起诉”包括： 与高水平的法律顾问一起，撰写权利要求书和权利说明书，使其符合USPTO的各种规范要求。其目的在于，利用专利审查制度，解决专利本身的不足之处，但又不过分缩小专利保护范围或者迟延专利公告日期。一般情况下，应当在诉讼程序开始前由专利审查员妥善解决这些问题，而不是将其拖延到在专利授予后的异议程序中。 第3步“预备”的基本内容是： 在专利未获授权之前，就应当作好诉讼抗辩准备。这有点类似于民事诉讼中的诉前调查。如前所述，与以前的《美国专利法》相比，要有时间观念，异议人可能在特定时间段提出异议，专利权人需要为此早作准备。根据新的《美国专利法》，全部异议程序须在专利授予后一至一年半内提出，证据开示阶段也只有短短数月。在专利授予之后，异议人可能立即提出异议。同时，由于新法规定的诉讼程序节奏更快，因此专利权人需要制定专利授予后的应对战略，制定可能用到的辩论策略和证据开示计划，应当正视自身专利的长短优劣，充分了解潜在异议人的有关情况，分析其可能提出的异议理由之后，进行模拟异议与模拟答辩。 异议申请人也需要进行这些准备工作。由于申请异议成本很高且存在败诉风险，异议人也需要提前谋划。他可以在PGR、IPR和民事诉讼中，选择确定最优异议程序。为此，需要考虑异议的范围、异议成本、异议时机和禁止反言规则。 无论是发明人，还是潜在的异议者，尽职调查都应当全面细致。细节决定成败。例如，异议人可能需要权衡异议书页数限制所带来的异议成本。有时，分批提出权利异议请求可能更为合适，因为这样能够对异议专利进行更详尽的陈述。尤其在异议费用与权利异议数量挂钩的情形下，此举更为合适。此外，他必须考虑异议被驳回对之后诉讼的潜在影响。被驳回的异议可能会间接提供给他人一份长达70页的“诉讼战略详解”（异议申请不得超过70页），从而使其在后续诉讼处于不利地位。
　　如果针对同一专利的PGR正在进行，那么只有PGR终止后才能提起IPR。IPR必须在请求宣告专利无效的民事诉讼程序开始之前提出，或者在联邦法院就专利侵权案件作出生效裁判后一年内提出。 应当注意的是，在IPR程序中，由于当事人可以提出专利无效的理由更少（仅102节和103节），其受禁止反言的约束较PGR反而较小，因为它可以涵盖大部分可能在诉讼中提起的无效理由。