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摘 要：著作权和商标权是知识产权的两项基本内容，对二者的准确认定是学习知识产权法基本要求。本文以美国教育考试中心（ETS）诉新东方学校侵犯著作权、商标权纠纷案为主线，通过法院的终审结果为参考标准，对案件引发的著作权保护、商标权保护及知识产权滥用等法律问题进行分析，探讨了关于试题的著作权保护问题和对侵犯商标权的认定问题，并分析了著作权侵权损害赔偿额的计算标准。最后得出本案研究的法律意义。
关键词：作权 商标权 试题 TOEFL
一、案情介绍
1、简要概述
原告美国教育考试服务中心（简称ETS）是世界最大的非营利性教育研究和考试机构，主持开发了作为美国大学和研究生院入学考试包括英语作为外语考试（简称TOEFL）的试题。被告北京市海淀区私立新东方学校（简称新东方学校）成立于1993年10月5日是主要从事外语类教学服务的民办企业。
2001年1月4日，ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵害其著作权和商标权。原告诉称，对于所有TOEFL考试题，ETS均在美国版权局进行过著作权属登记，此外，EST还将TOEFL文字作为商标在相关类别进行注册。因此，ETS的著作权和商标权均受中国法律的保护。被告未经ETS同意，大量复制、出版和发行ETS享有著作权和商标权的"TOEFL"考试试题，获取巨大非法利益，给ETS造成巨大损害。因此原告请求法院判令被告"1、停止所有侵犯ETS著作权和商标权的行为；2、销毁其现有的印有侵权资料的软片和其他侵权资料；3、在全国各种媒体上向ETS公开进行赔礼道歉；4、消除因侵权给ETS造成的影响；5、赔偿ETS因侵权导致的经济损共计失人民币12 936 906.25元；6、承担ETS为制止其侵权行为支付的合理费用1 418 197.09和诉讼费。"①
对此新东方学校进行了辩驳。首先关于侵犯著作权问题，新东方辩称TOEFL考试培训是新东方学校开办的教育培训项目之一，学校要培养学生应对TOEFL考试的学习技巧，这必然会涉及到对TOEFL以往考试试题的研究与讲解，学校为满足学生的学习需要，在无法获得"ETS"授权的情形之下，只有将由各种渠道获得的TOEFL以往考试的部分试题进行复制，以用于课堂教学。根据中国著作权法第二十二条的规定，这种课堂教学使用属于合理使用，无须获得"ETS"的授权。其次关于EST起诉的侵犯商标权问题，新东方学校认为TOEFL已经成为ETS某一考试的专有名称，学校在其资料中使用是为说明和叙述其辅导资料，与作为商标的使用在目的和實际效果上完全不同，不应被视为侵犯商标专用权的行为。据此新东方学校认为EST的两项起诉事由均缺乏法律依据，不能成立。
2、审理结果
本案经北京市第一中级人民法院审理之后上诉至北京市高级人民法院。对于侵犯著作权的问题，二审法院认为"新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为已侵犯了ETS的著作权，理应承担相应的法律责任。但同时应当指出，鉴于TOEFL试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的，新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解TOEFL试题应属于《著作权法》第22条规定的合理使用相关作品的行为，并不构成对他人著作权的侵犯。 "②对于侵犯商标权的问题二审法院撤销了一审法院对被告的行为属于侵犯原告商标权这一认定，认为出版物属于特殊商品，本案中虽然新东方学校在"TOEFL系列教材"、"TOEFL听力磁带"上突出使用了ETS合法注册的商标中的"TOEFL" 字样，但是新东方学校是在对"TOEFL"作叙述性或描述性的使用，以便让公众知晓其出版物与TOEFL考试相关，并不是为了指明出版物的出处，不会使读者对其原来出处产生错误认识。
故此，北京市高级法院做出终审判决，维持新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为侵犯著作权的认定，撤销新东方学校侵犯ETS注册商标专用权的认定，判决新东方学校赔偿EST经济损失374万元。
二、争议焦点
本案主要涉及著作权和商标权两项问题，其争议的焦点主要有：第一，试题是否受著作权保护。原告主张其作为TOEFL等考试的研究开发者，原创性地设计研发了TOEFL考试试题，应该受到《著作权法》的保护。被告新东方学校认为试题考试完毕后已为众多考生所获知，法律就不应该禁止考试试题信息的流传。第二，新东方学校的行为是否构成著作权的合理使用。新东方学校辩称其使用TOEFL试题是用于课堂教学和对试题进行研究，属于著作权的合理使用，不构成对著作权的侵犯。第三，原告是否存在知识产权滥用。新东方主张ETS的行为属于对著作权的滥用。被告认为，ETS是研发TOEFL试题的机构，若ETS不授权使用则其他开发培训经营者就无法使用，就使得一部分被拒绝出版的地区的考生比如说中国考生在ETS考试中处于弱势地位， ETS无正当理由拒绝在中国正式授权出版考试资料，损害了广大中国考生的利益，属于对著作权的滥用。第四，在教辅资料上使用有商标权的考试名称"TOEFL"字样是否构成对商标权的侵犯。原告认为其已经将"TOEFL"字样作为商标注册，新东方学校未经允许在其书本资料和录音磁带上使用"TOEFL"字样，侵犯了其已注册的商标专用权。被告则认为其对"TOEFL"字样的使用是为说明和叙述有关资料，并无假冒他人商标的意图。第五，著作权侵权损害赔偿数额的计算。原告提出了高达千万的损害赔偿请求，对此法院应怎么判定？这涉及到我国对侵权损害赔偿数额的计算问题。
三、法律问题分析
1、试题的著作权保护
虽然我国不断地在健全著作权法律制度，但是对试题的著作权保护并没用作出专门或明确的规定，这也是当时导致这一问题争议不断的一个原因。要明确试题是否属于著作权保护范围之内，就要先明确著作权的概念及其所保护的作品的特性。 著作权即作品，它是指在文学艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。著作权法所保护的作品应当具有以下特征：（1）应当是一定形式的思想或情感的表现。（2）应当具有独创性或原创性。（3）作品的表现形式应当符合法律的规定。
对于试题是否应受保护，从单一的试题来看，新的试题的编写是作者将所考察的知识内容以自己的语言和逻辑结构表达出来，只要不是抄袭他人的试题，就因具有独创性的设计而受到《著作权法》的保护。从试题所组建的整套试卷来说，尽管命题过程中不可避免地要利用普遍存在的知识和部分现有材料，但在材料的选择、知识点的考察以及题型的设置等方面都需要命题者注入自己的创造性劳动，高水平的命题人还综合考虑考试的性质、目的以及学生的水平等各种因素，以设计题目的难易度以及各知识点如何分布，这无疑是出题者创作能力一种体现。因此无论是从单一的试题还是试卷整体的编排设计来看，试题具备《著作权法》所保护的作品的相关特征，故试题属于著作权法的保护范畴。
2、著作权的合理使用
著作权的合理使用是指《著作权法》明文规定的，他人可以不经著作权人的许可，不向其支付报酬而对其享有著作权的作品进行使用。合理使用具有以下特征：第一，合理使用的作品是现有的已公开发表的作品。第二，合理使用的设定是为了对著作权人财产权进行必要的限制，而与作者的其他权利无关。第三，合理使用不能是滥用，必须在法定的范围和条件下进行。第四，在合理使用时，对于他人作品进行引用，必须指明来源和作者的姓名。著作权的合理使用是对著作权人权利的适当限制，防止著作权人滥用其权利，是对作者个人与社会利益的平衡考虑。《中华人民共和国著作权法》第22条对合理使用做了规定。这些规定总的说来有利于保护著作权人的合法权益，同时又能促进作品的广泛传播和使用。其中第六款规定的合理使用是指"为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行"。可以看出，对于学校课堂教学的合理使用，仅限于"翻译或少量复制"，一般以满足学校课堂教学和科学研究的实际需要为准。并且使用者限于教学或者科学研究，不得出版发行，也不得印发给学生使用，否则就不属于合理使用的范畴，应当承担相应的法律责任。
3、知识产权滥用
新东方学校指出，ETS拥有大量在已在北美市场上公开销售多年的资料，却拒绝在中国公开出版销售，使得中国学生在ETS考试资料方面求学无门，因此新东方学校认为ETS的行为属于对知识产权的滥用。
知识产权的滥用是指知识产权的不当行使超越了法律规定的范围或者违背权利设定的目的，损害他人利益和改革利益的行为。判断是否构成知识产权滥用，应当具备以下条件：（1）行为人享有合法的知识产权；（2）知识产权人有积极或消极行使权利的行为；（3）知识产权的行使具有违法性损害了他人或社会的公共利益。知识产权本质上讲是一种垄断，对防止知识产权的滥用就是防止权利人利用其垄断地位，"从事有损于他人利益和社会公共利益的行为。"③本案中，要判断ETS是否构成知识产权的滥用，要看其对试题的著作权垄断和限制竞争行为是否超越了法律规定的范围或者违背权利设定的目的，损害了他人或社会的公共利益。从ETS的拒绝在中国市场公开出版TOEFL试题可以看出其行为确实是损害了广大中国考生的利益，使其在考试中由于资料欠缺而处于不利的竞争地位，因此ETS的行为不排除滥用知识产权的嫌疑。
4、侵犯商标权的认定
"商标是一个企业将其提供的商品或服务与其他企业提供的商品或服务的相区别的显著性标志"④。对商标专用权的侵犯一般需满足两个要件：第一，商标意义上的使用。指被告对于原告商业标识的使用应能够起到区分商品或服务来源的作用。第二，混淆的可能性。被告使用原告的商标能否足以起到误导他人，使他人认为被告所提供的商品或服务就是原告所提供的作用。
本案中，新东方学校是将"TOEFL"字样用于其教辅资料上，表明其资料产品所针对的对象是TOEFL考试，这种使用是对其产品的叙述性描述，使考生知道其材料包含的主要内容，并不能使大众误以为TOEFL考试是被告所提供，起不到混淆大众的作用。因此应被告对"TOEF"字样的使用不属于商标权的保护范围。
5、著作权侵权损害赔偿数额的计算
赔偿损失是侵犯他人权利时的常见救济方式，通常表现为财务的补偿。我国《著作权法》对侵犯著作权的损害赔偿的计算标准作了相应的规定，即"侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿；实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五十万元以下的赔偿。"⑤
本案中，原告因被告的侵权行为所造成的实际损失难以估算，因此采用了第二项标准，即按侵权人的侵权所得利润来确定损害赔偿额，最终判决被告赔偿原告经济损失374万元。
四、本案的法律意义
本案由于其原、被告双方主体的特殊性，曾一度引起国内外的广泛关注。本案在对著作权和商标权，特别是对著作权的分析认定之下，最终根据法律作出了准确的判断，认定了考试试题属于著作权的保护范围，而考试名称作為一种特殊标记，教辅资料对这一名称的描述性或叙述性引用没有侵犯商标权。本案曾一度引发了理论界对试题的著作权保护的研究，在我国没有对试题的著作权特别规定以及没有出现教辅资料对考试名称引用引起的商标权纠纷的情况下，本案出现及其审理结果对今后的类似问题起到了很好的借鉴作用。
注释：
①北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第35号
②北京市高级人民法院（2003）高民终字第1393号
③乔生：《知识产权保护与限制横平研究》，中国检察出版社2007年版第116页
④刘春田：《知识产权法》，法律出版社2009年版第234页
⑤《中华人民共和国著作权法》第48条
参考文献：
[1]刘春田．知识产权法．北京：法律出版社，2009．234
[2]乔生．知识产权保护与限制衡平研究．北京：中国检察出版社，2007．116
[3]费安玲．知识产权法案例教程．北京：知识产权出版社，2003．
[4]辛炳辰．由"新东方侵权"案谈试题的著作权保护，2004．
作者简介：郑弗军（1986.10- ），女，江西省上饶市人，上海大学2010级法律硕士。
关键词：作权 商标权 试题 TOEFL
一、案情介绍
1、简要概述
原告美国教育考试服务中心（简称ETS）是世界最大的非营利性教育研究和考试机构，主持开发了作为美国大学和研究生院入学考试包括英语作为外语考试（简称TOEFL）的试题。被告北京市海淀区私立新东方学校（简称新东方学校）成立于1993年10月5日是主要从事外语类教学服务的民办企业。
2001年1月4日，ETS向北京市第一中级人民法院提起诉讼，状告新东方学校侵害其著作权和商标权。原告诉称，对于所有TOEFL考试题，ETS均在美国版权局进行过著作权属登记，此外，EST还将TOEFL文字作为商标在相关类别进行注册。因此，ETS的著作权和商标权均受中国法律的保护。被告未经ETS同意，大量复制、出版和发行ETS享有著作权和商标权的"TOEFL"考试试题，获取巨大非法利益，给ETS造成巨大损害。因此原告请求法院判令被告"1、停止所有侵犯ETS著作权和商标权的行为；2、销毁其现有的印有侵权资料的软片和其他侵权资料；3、在全国各种媒体上向ETS公开进行赔礼道歉；4、消除因侵权给ETS造成的影响；5、赔偿ETS因侵权导致的经济损共计失人民币12 936 906.25元；6、承担ETS为制止其侵权行为支付的合理费用1 418 197.09和诉讼费。"①
对此新东方学校进行了辩驳。首先关于侵犯著作权问题，新东方辩称TOEFL考试培训是新东方学校开办的教育培训项目之一，学校要培养学生应对TOEFL考试的学习技巧，这必然会涉及到对TOEFL以往考试试题的研究与讲解，学校为满足学生的学习需要，在无法获得"ETS"授权的情形之下，只有将由各种渠道获得的TOEFL以往考试的部分试题进行复制，以用于课堂教学。根据中国著作权法第二十二条的规定，这种课堂教学使用属于合理使用，无须获得"ETS"的授权。其次关于EST起诉的侵犯商标权问题，新东方学校认为TOEFL已经成为ETS某一考试的专有名称，学校在其资料中使用是为说明和叙述其辅导资料，与作为商标的使用在目的和實际效果上完全不同，不应被视为侵犯商标专用权的行为。据此新东方学校认为EST的两项起诉事由均缺乏法律依据，不能成立。
2、审理结果
本案经北京市第一中级人民法院审理之后上诉至北京市高级人民法院。对于侵犯著作权的问题，二审法院认为"新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为已侵犯了ETS的著作权，理应承担相应的法律责任。但同时应当指出，鉴于TOEFL试题的特殊性质以及新东方学校利用这一作品的特别形式及目的，新东方学校在不使用侵权资料的情况下在课堂教学中讲解TOEFL试题应属于《著作权法》第22条规定的合理使用相关作品的行为，并不构成对他人著作权的侵犯。 "②对于侵犯商标权的问题二审法院撤销了一审法院对被告的行为属于侵犯原告商标权这一认定，认为出版物属于特殊商品，本案中虽然新东方学校在"TOEFL系列教材"、"TOEFL听力磁带"上突出使用了ETS合法注册的商标中的"TOEFL" 字样，但是新东方学校是在对"TOEFL"作叙述性或描述性的使用，以便让公众知晓其出版物与TOEFL考试相关，并不是为了指明出版物的出处，不会使读者对其原来出处产生错误认识。
故此，北京市高级法院做出终审判决，维持新东方学校复制并且对外公开销售TOEFL试题的行为侵犯著作权的认定，撤销新东方学校侵犯ETS注册商标专用权的认定，判决新东方学校赔偿EST经济损失374万元。
二、争议焦点
本案主要涉及著作权和商标权两项问题，其争议的焦点主要有：第一，试题是否受著作权保护。原告主张其作为TOEFL等考试的研究开发者，原创性地设计研发了TOEFL考试试题，应该受到《著作权法》的保护。被告新东方学校认为试题考试完毕后已为众多考生所获知，法律就不应该禁止考试试题信息的流传。第二，新东方学校的行为是否构成著作权的合理使用。新东方学校辩称其使用TOEFL试题是用于课堂教学和对试题进行研究，属于著作权的合理使用，不构成对著作权的侵犯。第三，原告是否存在知识产权滥用。新东方主张ETS的行为属于对著作权的滥用。被告认为，ETS是研发TOEFL试题的机构，若ETS不授权使用则其他开发培训经营者就无法使用，就使得一部分被拒绝出版的地区的考生比如说中国考生在ETS考试中处于弱势地位， ETS无正当理由拒绝在中国正式授权出版考试资料，损害了广大中国考生的利益，属于对著作权的滥用。第四，在教辅资料上使用有商标权的考试名称"TOEFL"字样是否构成对商标权的侵犯。原告认为其已经将"TOEFL"字样作为商标注册，新东方学校未经允许在其书本资料和录音磁带上使用"TOEFL"字样，侵犯了其已注册的商标专用权。被告则认为其对"TOEFL"字样的使用是为说明和叙述有关资料，并无假冒他人商标的意图。第五，著作权侵权损害赔偿数额的计算。原告提出了高达千万的损害赔偿请求，对此法院应怎么判定？这涉及到我国对侵权损害赔偿数额的计算问题。
三、法律问题分析
1、试题的著作权保护
虽然我国不断地在健全著作权法律制度，但是对试题的著作权保护并没用作出专门或明确的规定，这也是当时导致这一问题争议不断的一个原因。要明确试题是否属于著作权保护范围之内，就要先明确著作权的概念及其所保护的作品的特性。 著作权即作品，它是指在文学艺术和科学领域内，具有独创性并能以某种有形形式复制的智力创作成果。著作权法所保护的作品应当具有以下特征：（1）应当是一定形式的思想或情感的表现。（2）应当具有独创性或原创性。（3）作品的表现形式应当符合法律的规定。
对于试题是否应受保护，从单一的试题来看，新的试题的编写是作者将所考察的知识内容以自己的语言和逻辑结构表达出来，只要不是抄袭他人的试题，就因具有独创性的设计而受到《著作权法》的保护。从试题所组建的整套试卷来说，尽管命题过程中不可避免地要利用普遍存在的知识和部分现有材料，但在材料的选择、知识点的考察以及题型的设置等方面都需要命题者注入自己的创造性劳动，高水平的命题人还综合考虑考试的性质、目的以及学生的水平等各种因素，以设计题目的难易度以及各知识点如何分布，这无疑是出题者创作能力一种体现。因此无论是从单一的试题还是试卷整体的编排设计来看，试题具备《著作权法》所保护的作品的相关特征，故试题属于著作权法的保护范畴。
2、著作权的合理使用
著作权的合理使用是指《著作权法》明文规定的，他人可以不经著作权人的许可，不向其支付报酬而对其享有著作权的作品进行使用。合理使用具有以下特征：第一，合理使用的作品是现有的已公开发表的作品。第二，合理使用的设定是为了对著作权人财产权进行必要的限制，而与作者的其他权利无关。第三，合理使用不能是滥用，必须在法定的范围和条件下进行。第四，在合理使用时，对于他人作品进行引用，必须指明来源和作者的姓名。著作权的合理使用是对著作权人权利的适当限制，防止著作权人滥用其权利，是对作者个人与社会利益的平衡考虑。《中华人民共和国著作权法》第22条对合理使用做了规定。这些规定总的说来有利于保护著作权人的合法权益，同时又能促进作品的广泛传播和使用。其中第六款规定的合理使用是指"为学校课堂教学或者科学研究，翻译或者少量复制已经发表的作品，供教学或者科研人员使用，但不得出版发行"。可以看出，对于学校课堂教学的合理使用，仅限于"翻译或少量复制"，一般以满足学校课堂教学和科学研究的实际需要为准。并且使用者限于教学或者科学研究，不得出版发行，也不得印发给学生使用，否则就不属于合理使用的范畴，应当承担相应的法律责任。
3、知识产权滥用
新东方学校指出，ETS拥有大量在已在北美市场上公开销售多年的资料，却拒绝在中国公开出版销售，使得中国学生在ETS考试资料方面求学无门，因此新东方学校认为ETS的行为属于对知识产权的滥用。
知识产权的滥用是指知识产权的不当行使超越了法律规定的范围或者违背权利设定的目的，损害他人利益和改革利益的行为。判断是否构成知识产权滥用，应当具备以下条件：（1）行为人享有合法的知识产权；（2）知识产权人有积极或消极行使权利的行为；（3）知识产权的行使具有违法性损害了他人或社会的公共利益。知识产权本质上讲是一种垄断，对防止知识产权的滥用就是防止权利人利用其垄断地位，"从事有损于他人利益和社会公共利益的行为。"③本案中，要判断ETS是否构成知识产权的滥用，要看其对试题的著作权垄断和限制竞争行为是否超越了法律规定的范围或者违背权利设定的目的，损害了他人或社会的公共利益。从ETS的拒绝在中国市场公开出版TOEFL试题可以看出其行为确实是损害了广大中国考生的利益，使其在考试中由于资料欠缺而处于不利的竞争地位，因此ETS的行为不排除滥用知识产权的嫌疑。
4、侵犯商标权的认定
"商标是一个企业将其提供的商品或服务与其他企业提供的商品或服务的相区别的显著性标志"④。对商标专用权的侵犯一般需满足两个要件：第一，商标意义上的使用。指被告对于原告商业标识的使用应能够起到区分商品或服务来源的作用。第二，混淆的可能性。被告使用原告的商标能否足以起到误导他人，使他人认为被告所提供的商品或服务就是原告所提供的作用。
本案中，新东方学校是将"TOEFL"字样用于其教辅资料上，表明其资料产品所针对的对象是TOEFL考试，这种使用是对其产品的叙述性描述，使考生知道其材料包含的主要内容，并不能使大众误以为TOEFL考试是被告所提供，起不到混淆大众的作用。因此应被告对"TOEF"字样的使用不属于商标权的保护范围。
5、著作权侵权损害赔偿数额的计算
赔偿损失是侵犯他人权利时的常见救济方式，通常表现为财务的补偿。我国《著作权法》对侵犯著作权的损害赔偿的计算标准作了相应的规定，即"侵犯著作权或者与著作权有关的权利的，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿；实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五十万元以下的赔偿。"⑤
本案中，原告因被告的侵权行为所造成的实际损失难以估算，因此采用了第二项标准，即按侵权人的侵权所得利润来确定损害赔偿额，最终判决被告赔偿原告经济损失374万元。
四、本案的法律意义
本案由于其原、被告双方主体的特殊性，曾一度引起国内外的广泛关注。本案在对著作权和商标权，特别是对著作权的分析认定之下，最终根据法律作出了准确的判断，认定了考试试题属于著作权的保护范围，而考试名称作為一种特殊标记，教辅资料对这一名称的描述性或叙述性引用没有侵犯商标权。本案曾一度引发了理论界对试题的著作权保护的研究，在我国没有对试题的著作权特别规定以及没有出现教辅资料对考试名称引用引起的商标权纠纷的情况下，本案出现及其审理结果对今后的类似问题起到了很好的借鉴作用。
注释：
①北京市第一中级人民法院（2001）一中知初字第35号
②北京市高级人民法院（2003）高民终字第1393号
③乔生：《知识产权保护与限制横平研究》，中国检察出版社2007年版第116页
④刘春田：《知识产权法》，法律出版社2009年版第234页
⑤《中华人民共和国著作权法》第48条
参考文献：
[1]刘春田．知识产权法．北京：法律出版社，2009．234
[2]乔生．知识产权保护与限制衡平研究．北京：中国检察出版社，2007．116
[3]费安玲．知识产权法案例教程．北京：知识产权出版社，2003．
[4]辛炳辰．由"新东方侵权"案谈试题的著作权保护，2004．
作者简介：郑弗军（1986.10- ），女，江西省上饶市人，上海大学2010级法律硕士。