涉及时差的优先权法律适用与理解

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  在我国,优先权日与申请日应该适用相同的判断原则,即以日作为评判标准,且《审查指南》特别指出“申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内”,又进一步明确了申请日、优先权日,均不以某日中的某个时间点为标准,而是以日作为时间单位进行判断。
  
  2011年3月7日,诺基亚“手机背盖”外观设计专利无效行政案件获得了终审判决,北京市高级人民法院维持了北京市第一中级人民法院的判决,撤销专利复审委对诺基亚外观设计专利的无效审查决定,要求其重新作出审查决定。至此,有关涉案专利有效性问题中所涉及的优先权的理解与适用问题获得了法院明确解释。
  笔者赞同本案一、二审两级人民法院在优先权的适用问题中,指出专利复审委因考虑时差因素从而转换对比时间的做法没有法律依据,在专利无效决定中的认定是错误的。两级法院在判决中对优先权的理解与认定具有事实及法律的支持,符合优先权制度对专利权人保护的本意。
  一、基本案情
  涉案专利的名称为“手机背盖”的外观设计专利,其申请日是2005年2月15日,优先权日是2004年8月17日,首次申请地是美国。涉案专利于2005年12月14日由中华人民共和国国家知识产权局公告授权。2006年7月深圳天时达移动通讯工业发展有限公司(简称“天时达公司”)针对涉案专利,向专利复审委提出无效宣告请求。理由是涉案专利存在在先设计,不符合《专利法》第二十三条的规定。
  本案的核心证据是天时达公司提交的网页公证书,证明标题为“诺基亚7610兄弟机器7260真机现身”的文章及图片,于北京时间2004年8月17日9时45分27秒在互联网上公开。天时达公司主张根据时差的转换,北京时间2004年8月17日9时45分对应美国东部时间(也是美国最早的时间)2004年8月16日20时45分,法定时间21时45分,因此,在先设计公开的时间是美国官方时间2004年8月16日,早于涉案专利的优先权日,破坏了专利的新颖性。
  专利复审委的决定
  专利复审委认可天时达公司的主张,认为基于时差的判断,在先设计公开时间是美国官方时间2004年8月16日,在涉案专利优先权日之前,属于申请日之前的公开发表,该证据适用于本案,可适用《专利法》第二十三条的规定评价涉案专利的专利性。基于此,专利复审委作出第10616号无效决定,全部无效了涉案专利。
  法院的判决
  北京一中院认为,专利复审委的无效决定将北京时间2004年8月17日9时45分27秒转换为美国官方时间2004年8月16日再与涉案专利的优先权日进行比较,进而认定所公开设计日期早于涉案专利优先权日没有法律依据,其认定是错误的。第10616号决定应当依法撤销,复审委应重新作出审查决定。
  北京高院同样也认为,天时达公司向复审委提交的证据中,作为在先设计的诺基亚7260手机图片公开日期与涉案专利优先权日为同一日,因此不能作为涉案专利的在先设计。专利复审委的决定错误,从而认定驳回上诉,维持原判。
  二、专利优先权制度与专利新颖性的判断
  中国《专利法》中规定的专利优先权包括国内优先权和国际优先权,但鉴于本案所涉及的具体问题,笔者下文仅针对国际优先权进行分析。
  专利优先权制度起源于《保护工业产权巴黎公约》中的规定,系指针对同一主题,申请人在某一个缔约国第一次提出专利申请后,在一定期间内又向其他缔约国提出申请时,申请人有权要求以其第一次提出申请的日期作为在后申请的申请日。上述的“一定期限”称为优先权期限,上述的“第一次提出申请的日期”称为优先权日。
  依据《中华人民共和国专利法》(以下简称《专利法》)的规定,申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。
  专利优先权的主要意义是,申请人有权要求在对其申请进行实质审查时,以其第一次提出申请的日期作为判断其专利主题新颖性和创造性的时间标准。也就是说,对要求优先权的专利进行审查时,对于该主题的新颖性判断应当从该主题在缔约国第一次提出专利申请的日期起算,如果在此日期前该主题未被国内外公众所知,那么即满足专利新颖性审查的要求。
  三、对于“优先权日”的确定是否应考虑时差的因素
  本案双方的焦点问题是对优先权日的适用与理解,对于优先权日的判定是否应该引入时差。双方对本案的逻辑如下:
  诺基亚公司:
  根据《专利法》第二十三条对外观设计的审查要求,授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计,而《审查指南》指出“现有设计”是指申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外为公众所知的设计,且“申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内”。涉案专利申请日(优先权日)是2004年8月17日,天时达公司提交的“在先设计”公布时间是2004年8月17日9时45分27秒,即与申请日同一天,不属于现有设计。涉案专利满足新颖性的审查要求。
  专利复审委赞同本案第三人天时达公司的主张:
  涉案专利主张的优先权日,即首次申请日期是2004年8月17日,且其首次申请地是美国,因此其优先权日实际是指美国时间2004年8月17日,而天时达公司所提交的“在先设计”公布时间是北京时间2004年8月17日9时45分27秒,根据时差的换算,此时刻对应美国东部时间是2004年8月16日20时45分,这是美国最早的时间,也就是说涉案专利在美国首次申请之日前已经在网络上公布,为公众所知,专利的新颖性已经遭到了破坏,涉案专利应全部无效。
  上述两种观点其本质区别在于,后者认为在考虑优先权日问题、以及判断在先设计是否构成在先公开的问题上,应该引入时差的概念,并且应将相关的时间计算精确到一日中的某时刻点。而该等认知是缺乏法律依据,且在实践中易引发混乱,难以操作的。
  对于上述本案的关键问题,笔者现从以下几个方面进行分析:
  1、我国“优先权日”以日计算的法律渊源及依据
  优先权制度的创设初衷,是在专利地域性的背景下,用来弥补专利新颖性的损失,也就是说优先权日实际上等同于某一专利的申请日,需要以这一日为基准,判断专利的新颖性。
  那么专利申请日是如何确定的就与优先权日的确定有紧密的关系。对于这一问题,目前世界上有两种解决方式:一种方式是以发明创造完成的时间先后为准,称为先发明原则;另一种方法是以提出申请时间的先后为准,称为先申请原则。
  先发明原则保护最先完成发明创造的人,从鼓励发明创造的角度看,这一原则优于先申请原则。但不可否认的是,先申请原则与先发明原则相比较,前者更有利于鼓励发明人尽早公开发明创造,促进技术的传播交流及改良,且能够避免先发明原则造成的科研证据整理收集及审查判断谁先发明的困难,大大提高了专利申请审查效率,符合专利法的立法原则。因此,包括我国在内的绝大多数国家都实行先申请原则,只有美国实行先发明原则。
  我国《专利法》第九条规定,“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人”,这就明确了我国专利申请适用先申请原则。由此产生的第二个问题是如何判断申请的先后顺序?
  理论上,判断时间的先后顺序可以精确到分秒,甚至更小的时间单位,但是实际操作中,由于交通、通讯等客观因素的限制,过于精确很难操作。目前国际上通行的判断申请时间先后的标准有两个:一个以时刻为单位,另一个是以日为单位。在德国、法国等地,判断申请的先后是以时刻为单位。这种方式无疑是更为准确,但实践操作性也相对较低,增加了审查工作的工作量,尤其是以邮寄方式递交的申请文件时,证明申请的具体时刻十分困难,而且两个以上的申请人在同一时刻分别就同样的发明创造申请专利的情况毕竟很少,因此包括我国在内的多数国家是以日为单位来判断申请先后顺序的。
  我国《专利法实施细则》第四十一条规定,“两个以上的申请人同日(指申请日;有优先权的,指优先权日)分别就同样的发明创造申请专利的,应当在收到国务院专利行政部门的通知后自行协商确定申请人”,这就明确了我国专利申请以日作为判断申请先后的标准,这是与我国现阶段通信技术、专利局审查与管理水平相适应的做法。
  既然明确了中国专利申请的先申请原则及以日判断申请先后的标准,那么在中国优先权日的适用问题就有了比较清晰的法律渊源:优先权日的判断应与申请日的判断原则相适应,即以日为单位计算。
  《专利法实施细则》第十一条规定,“除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外,专利法所称申请日,有优先权的,指优先权日。”同时,《审查指南》第二部分第三章第2.1.1还规定:“现有技术的时间界限是申请日,享有优先权的,则指优先权日。广义上说,申请日以前公开的技术内容都属于现有技术,但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。”
  理解前述法条的逻辑,在我国,优先权日与申请日应该适用相同的判断原则,即以日作为评判标准,且《审查指南》特别指出“申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内”,又进一步明确了申请日、优先权日,均不以某日中的某个时间点为标准,而是以日作为时间单位进行判断。
  2、专利新颖性审查不应考虑时差因素
  既然确定了优先权日以日作为单位标准,就不可能考虑时差因素。在审查确认外国优先权时,知识产权局并不需要考虑在外国优先权日申请时所处的时区及在中国申请时所处的时区,亦不需考虑在外国优先权日及在中国申请日所涉及的时差因素。也就是说,当国家知识产权局审查确认外国优先权时,不应考虑该优先权日是外国当地时间的该日,还是中国北京时间的该日,也不审查在外国当地提出第一次申请时具体的当地小时或分钟时间。
  既然在外国优先权日的确认问题上不能考虑时差因素,那么在确定在先设计或现有技术是否属于在优先权日同一日公开时,也不应考虑时差因素,否则就会造成在新颖性认定问题上的矛盾和混乱。
  例如,为了追求所谓的“绝对真实”,在优先权问题上考虑时差的表现方式有以下几种,以在中国申请为例,一种是把首次申请的时间点按时差折算成北京时间,以这一日作为优先权日,进行新颖性的审查;另一种就如同本案专利复审委及天时达公司所主张的,把优先权日看作首次申请地的该日,然后把所有现有设计的出现时间按时差全部折算成首次申请地时间,再来判断专利的新颖性。
  上述两种情况首先都违背了我国优先权日以日为单位计算的原则,考虑时差实际上既为一种以时刻为单位计算的表现,另外上述情况也都不具有可操作性,对证据的出现时间要求精确,会大大增加审查负担。再者,针对第二种情况还有一个现实难以解决的问题,即首次申请日的当地时间如何确定?比如美国有多个时间,冬夏季时令时间不相同,另外还有北美大陆外的岛屿领土时间,最早时间(关岛时区)与最晚时间(夏威夷时区)已经相差20小时,可能跨越两日。因此,实践中专利新颖性的审查考虑时差因素是没法操作的。
  本案双方争议的核心焦点并不是事实问题,而是法律的解释与适用问题。专利复审委在本案中主张涉及国际优先权日的专利申请,为准确起见,其新颖性的审查应该引入时差的概念,但是没有找到有效的法律依据,也并没有仔细考虑过引入时差的现实不可操作性及可能带来的认定混乱问题。北京中高两级法院通过行政诉讼审判,实际上以既判例的形式确认了对上述法律问题的理解与适用,即根据我国现有法律对专利优先权制度及专利新颖性审查的规定,优先权日以日为单位标准,同日公开的技术内容不包括在现有技术范围内,没有法律依据及理由引入时差或者时刻的概念,专利复审委的认定是错误的。
  四、由本案引发的进一步思考
  时差的适用是否在专利新颖性审查过程中需要完全排除呢?举一个例子,外观设计专利申请人在2004年8月17日首次在国外申请,之后到中国主张优先权,那么专利新颖性的审查应该以2004年8月17日为准。但有证据证明,一份相同的设计于日本时间2004年8月17日凌晨00:30自日本的服务器上传至互联网,那么这份证据是否应被视为“在先设计”?
  北京时间作为中国的标准时间是东八区时间,也就是说使用东九至东十二区时间的国家在时间上比中国更早进入2004年8月17日,日本时间2004年8月17日凌晨00:30实际上对于中国来说仍然是2004年8月16日。这时这份证据从事实上来讲是不是应该作为“在先设计”了呢?笔者认为即使在这种极端的情况下,还是不宜引入时差来判断新颖性,否则会造成认定上的混乱。试想,如果为追求准确,认为这份证据公开时间是北京时间2004年8月16日,那么作为“在先设计”,此专利丧失新颖性,应被判断无效,然而,如果此份专利首次申请正是在日本呢?在日本2004年8月17日首次申请专利,此份证据作为日本当日公开设计,并不视为“在先设计”,日本专利申请是有效的,反而到中国主张优先权日之后,专利申请就无效了?这显然是没有道理的。由此可见,时差概念的引入极可能产生复杂的问题。
  当然上诉情况毕竟是极端案例,法律并没有明确细化的规定,笔者仅基于现有法律规定及可操作性进行考量,认为在专利新颖性的审查过程中均应避免引入时差问题,避免造成审查过程的混乱。
  
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